지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략 2006년 12월 27일 장 한 특 허 법 인 김영대 변리사

목 차 I Ⅰ. 지식재산권이란 무엇인가? 1. 어떤종류가 있고 서로 무엇이 다를까? 2. 특허와 실용신안은 어떻게 다를까? 3. 특허제도를 잘 활용하는 법은? 4. 특허, 실용신안등록의 요건은? 5. 의장등록의 요건은? 6. 상표등록의 요건은? Ⅱ. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 (특허청 발표 자료) 장한특허법인 - 1 -

목 차 II III. 특허기술 사업화 성공 사례 1. ㈜ 청풍 2. 와토스코리아㈜ 3. 하나코비㈜ 4. 다다실업 5. ㈜황기모아 6. 듀오백코리아㈜ 장한특허법인 - 1 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 1. 어떤 종류가 있고 서로 무엇이 다를까? 장한특허법인 - 2 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 2. 특허와 실용신안은 어떻게 다를까? • 보호대상 특 허 : 물건과 방법 모두를 대상으로 함 • 실용신안 : 물건만 대상으로 함 • 보호기간 특 허 : 출원일부터 20년 • 실용신안 : 출원일부터 10년 • 심사기간 특 허 : 특허권 확보는 종래 2~3년(현재 약 16개월) • 실용신안 : 무심사 등록 3개월 소요. • 단, 권리 행사시 기술평가청구 필요 • 구분실익 특 허: 권리보호가 강하고 홍보 및 영업상 유리 실용신안 : 라이프 싸이클이 짧고 유행성에 민감한 • 경우에 유리 • 이중출원제도 vs 변경출원제도 동일기술에 대해 특허와 실용신안을 동시에 출원할 수 있는 제도 * 실용신안제도 : 무심사선등록 -> 심사등록 (2006. 10. 1. 부터) 장한특허법인 - 3 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 3. 특허제도를 잘 활용하는 법은? • 우선심사 대 상 : 벤처기업의 발명, 자기실시 등 • 효 과 : 심사기간 3~6개월로 단축 • 국내우선권주장출원 • 요 건 : 국내출원일로부터 1년이내의 개량발명 • 효 과 : 판단시점의 소급효, 선출원의 취하간주 • 해외출원 필요성 : 속지주의, 특허독립의 원칙 방 법 : PCT출원, 직접출원 • 요 건 : 국내출원일로부터 1년이내 • 효 과 : 판단시점의 소급효 • PCT출원 VS 직접출원 국제사무국을 통해 하나의 절차로 전세계출원효과, 기간의 이익 VS 시일 촉박, 양도시 불리, 1-2개국 출원시 유리 장한특허법인 - 4 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 4. 특허, 실용신안등록의 요건은? • 발명, 고안 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작, 고도성? • 산업상 이용가능성 • 신규성특허출원전,국내(외), 공지/공연실시되지 않을 것 국내외, 반포된 간행물에 기재되지 않을 것 • 국내외, 전기통신회선을 통해 이용가능하지 않을 것 • 진보성 당업자가 공지기술로부터 (극히)용이하게 창작가능X • 정당권리자 발명자 또는 그 승계인 * 권리는 출원인에게 귀속! • 선출원주의 출원일 기준 • 명세서의 기재정도 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세하게 장한특허법인 - 5 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 5. 디자인등록의 요건은? • 디자인 물품의 / 물품성 : 독립성이 있는 구체적인 물품으로서 유체동산 형상, 모양, 색채 또는 이들이 결합한 것으로서 / 형태성 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것 / 시각성, 심미성 • 디자인의 동일 유사 판단 : 물품의 동일 유사 & 형태의 동일 유사 • 공업상 이용가능성 동일물품의 양산가능 • 신규성디자인출원전,국내외, 공지/공연실시되지 않을 것 국내외, 반포된 간행물에 기재되지 않을 것 • 상기와 유사한 의장이 아닐 것 • 용이창작성 당업자가 국내주지 형상 모양에 의하여 용이창작X • 정당권리자,선출원주의 • 무심사등록출원 의복, 침구, 사무용지제품, 포장지, 직물지 장한특허법인 - 6 -

Ⅰ. 지적재산권이란 무엇인가? 6. 상표등록의 요건은? • 상표 상품의 자타상품 식별을위하여 사용한 표장 기호 문자 도형 입체적 형상 또는 이들의 결합 + 색채 • 유사 판단 : 표장의 동일 유사 & 상품(서비스류)의 동일유사 • 특별현저성 1) 상품의 보통명칭 2) 관용표장 3) 기술적 표장, 성질표시표장 4) 현저한 지리적 명칭 5) 흔한 성 또는 명칭 6) 간단하고 흔한 표장 7) 식별력 없는 표장 • 부등록사유 타인의 저명한 성명, 선등록상표와 동일, 유사한 상표 / 선출원주의 타인의 주지 or 저명한 상표 품질 오인 or 수요자 기만 • 상호 VS 상표 사용주의 VS 등록주의 등기시 동일시,군내 동종영업 배제 VS 국내, 동일유사 장한특허법인 - 7 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 • 자사제품 관련 국내외 특허동향을 항상 파악하라 • 특허분쟁이 설비투자 완료 & 제품출시 후 발생시 효과적 대응이 어려우며, 외국회사의 경우, 일시에 다량의 특허침해소송을 제기하여 상대방의 효과적 대응을 봉쇄하는 전략을 구사. • S회사 –수 개월간 연구 개발한 결과 은 나노 부항컵을 개발 : 2004년 9월 7일에 출원 완료, 하지만, 2-3의 유사출원으로 인해 특허 등록이 불가 • 상대방의 무분별한 침해소송에는 단호히 대응하라. • 면밀한 검토로, 특허무효화 or 침해가 아님을 증명. • 동아제약 VS. BM(Bristol Myers)사 : Amikancin(항생제) 침해경고장 받은 후, “침해인정한다”는 회신문보냄->침해소송에서 곤란겪음->크로스라이센스 • 삼성전자 VS. 일본 SEL : LCD의 박막트랜지스터(TFT)기술, 출원단계의 선행기술 공개의무위반을 적극적으로 찾아 법원에 제시->SEL의 미국특허 무효화 장한특허법인 - 12 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 • 제품출시보다는 특허출원이 우선. • 특허제도는 발명의 공개대가로 특허권 부여하는 제도. 제품출시 또는 광고 후에는 특허 받을 수 없으므로 공개 이전에 특허출원해야 • 일본, 마루나 사 VS 나성준 : “연사기” 침해소송-> 특허출원전 마루나사가 제품의 카탈로그 및 팜플렛을 한국에 다량 배포, 공지된 상태가 됨이 인정, 패소. • ㈜은성디벨럽먼트사 : “아이컬” 해외출원한 후 수출, 중국 현지기업이 모조품 제조, 유통, 제3국에 수출, 침해소송-> 수출전 국내외 출원완료로 법적대응가능 • 세계특허는 없다. • 속지주의, 수출하고자 하는 나라에도 특허권 획득해야 한다. • 국내중소기업 S 사 : “압축포장용기”생산, 일본수출목표로 설비투자, 관련국내지적재산권 양도받음, 일본측협력파트너 J사 명의로 일본출원하는데 동의 -> 제품판매이권문제로 의장권 가진 J사와 관계악화-> S사 일본수출무산, 도산위기. 장한특허 장한특허법인 - 13 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 • 해외출원에도 마감이 있다. • 국내출원일~12개월 : 우선권주장에 따른 출원일 소급효 인정. 국내출원일~18개월 : 국내출원공개 이후에는 특허등록불가. • 미, 에드워드 멘델 사의 거절결정건(특허 2000-749호) : “알부테롤”에 관한 특허 1995.11.3 미국출원 후, 우선권주장하면서 2000.1.7한국출원->우선권주장기간 도과, 미국공개시점 도과한 후 출원, 신규성 상실로 특허등록 거절. • 특허권 매입도 방법이다. • 제품수출국에 특허권 확보 못한 경우, 수출전 특허권 매입으로 특허권 확보하여 특허침해소송을 방지하는 것도 고려해 볼 만. • LG전자 VS 대만 오수스택사 : 미국에 “PCI Bus”특허 1건 취득, 주변기술 Wang사로부터 5건 매입, 대만의 오수스택사가 동제품을 생산판매하자 특허권 침해소송제기, 주변기술 특허권까지 확보하여 유리한 입장에서 소송, 협상 병행. 장한특허 장한특허법인 - 14 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 • 핵심기술인력은 어떤 경우에도 우선적으로 보호하라. • 고액연봉과 스톡옵션 제시로 핵심 기술인력과 첨단기술이 동시에 입수하려는 시도 빈발함. 합당한 보상체계마련, 처우개선, 보호 • S사(2003.12) : 고객품질그룹장 정OO, 승진누락에 불만, “PDP다면취제조공법” 디스켓복사 유출, 3조원 상당의 손해를 입힐 뻔한 사례. • 협상단계에서 기술의 전모를 밝히지 마라. • 제품공급계약 or 기술이전계약 체결시, 정부 인허가취득시,설계도 등 핵심기술자료 요구, 제공받은 후 계약 불이행 or 파기 • 국내단말기 제조업, 무선데이터 모뎀 기술 해외 유출건(2002.5) • 칫솔살균 업체 E사의 중국강제인증(CCC) 피해사례(2003. 4) : 중국 CH일렉트로닉사에 기술, 제품정보 제공후, CH는 동일한 제품생산, 절반가에 일본 홈쇼핑업체와 계약, E사의 일본수출계약 파기 당함 장한특허법인 - 15 -

II. 분쟁사례에서 배우는 10대 특허관리전략 • OEM생산시 특허분쟁의 책임소재를 명확히 하라. • 침해소송은 제품 생산, 수입, 사용, OEM가공 수출, 부품수입 후 완제품 수출하는 모든 이에게 제기가능. 책임소재 계약으로 명시 • H사 VS. 인텔사 : H사 GI의 OEM 주문으로 “반도체기업소자”를 생산, 미국수출 중, 특허권침해로 미국의 ITC에 제소 당함-> 미국내 수출판매 중지 판결. • 영업비밀보다는 특허출원을 우선적으로 고려하라. • 영업비밀보호법의 한계 : 해외유출전 적발시 처벌이 어렵고, 이미 유출시 회수가 불가능한 경우 많음, 영업비밀(비공지성, 경제성, 비밀유지성)의 요건 입증곤란, 역설계(reverse engineering)에 의한 영업비밀획득은 적법행위로 인정->모방 쉬운 기술은 특허로 • K사의 반도체 트랜지스터 기술 유출건(2002) : 중국, 출원비용은 선진국 수준 but 보호수준은 낮다고 판단, 영업비밀로 보호 ->2000만개 복제품 유통, 매출감소, 브랜드 이미지손실 장한특허법인 - 16 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 1. ㈜청풍 – 음이온 공기청정기 전시회를 활용하여 브랜드 구축 • 필요는 발명의 어머니 • 자신의 지병을 고치기 위해 음이온 공기청정기 개발 • 스스로를 임상실험 대상으로 활용 • 발명 전시회 적극 활용하여 홍보 • 국내외 발명 전시회에 출품하여 수상 • 작년 매출 200억원, 올해 500억원 목표 장한특허법인 - 17 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 2. 와토스코리아㈜ – 위생 도기용 부속 및 욕실용 액세서리 정부 시책을 적극 활용 • 수자원 부족이라는 이슈 적극 활용 • 물 절약 및 사용의 효율성 위한 제품 개발 • 산업재산권의 지속적 확보 • 특허/실용 55건 • 상표 19건 • 의장 30건 • 해외 특허권/상표건 7건 등 총 111건의 지적재산권 확보 • 무소음 필밸브 2002년 200만개 판매 장한특허법인 - 18 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 3. 하나코비㈜ – 기능성 밀폐용기 특허맵을 적극적으로 활용 • 제품의 단일화 • 기존에는 주방용품, 욕실, 피크닉, 도시락, 어린이 용품 등 다양한 용품의 생산 • 음식물 수분을 100% 차단할 수 있는 제품의 필요성 절감 • PM의 적극 활용 • 소비자의 경험 중시 • 2002년 500억원의 매출 올해 1천억원 매출 목표 장한특허법인 - 19 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 4. ㈜다다실업 – 스포츠 모자 제품의 생산과정 매뉴얼화 • 기술표준화로 어디서나 동일한 품질 • 해외에 공장 설립 • 전세계의 모든 공장에서 동일한 품질 유지 • 등록 및 출원진행 건수 총 230여건 • NBA, NHL, MLB, NFL에 모자공급 • 전세계 10명 중 1명꼴로 다다마크의 모자를 착용 • 세계 스포츠 모자 시장의 45% 점유 장한특허법인 - 20 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 5. ㈜ 황기모아 – 황토활용 제품 새로운 시장의 창출 • 차별화된 아이템의 선정 • 국내 유일의 황토염색가 류숙 사장 • 황토의 건강 향상 효능을 체계화 • 특허의 중요성 인식 • 출원시에는 중요성을 몰랐으나 유사제품이 나오면서 권리확보의 중요성 절감 • 현재 20여개의 특허 보유 • 매출액 연간 30억원 장한특허법인 - 21 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 6. 듀오백코리아㈜ – 기능성 의자 자국시장에 맞게 특허기술 재가공 • 기존 제품의 약점을 극복한 틈새제품 개발 • 교육열이 높은 대한국의 학생들이 의자에 앉아 있는 시간이 많은 것에 착안 • 의자를 통해 올바른 자세를 잡는 것이 건강에 중요함을 간파 • 독일의 특허기술을 재가공 • 듀오백의 원천특허권을 가진 독일 그랄사로부터 전용실시권 확보 • 원천 특허를 재가공하여 약 71건의 특허 및 실용신안이 등록 또는 출원 중 • 다양한 마케팅 채널의 확보 • 초기의 판매상으로부터의 외면을 극복하기 위해 통신판매, 홈쇼핑, 지하철 광고 이용 장한특허법인 - 22 -

III. 특허기술 사업화 성공사례 7. ㈜HJC –오토바이 헬멧 제조업체 한 분야에서 세계 1위 고수 • 헬멧의 품질이 사용자의 생명을 좌우 • 디자인도 중요하지만 착용감, 무게, 안전성도 중요 • 지속적인 실험과 기술개발 • 꾸준한 지적재산권의 확보 • 오토바이 헬멧에서만 40여개의 특허권 확보 • HJC라는 독자 브랜드의 구축 • 미국시장의 40%장악 • 세계 1위 기업이라는 입지 확고 장한특허법인 - 23 -

Thank you for your attention. 장한특허법인(chpat.com) 변리사 김 영 대 ydkim@chpat.co.kr T) 02-890-5454, 02-521-0101 F) 02-890-5457, 02-521-0139 H) 011-9195-0958 장한특허법인

지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

지식재산권의 이해 및 지식재산권 출원 및 관리전략

Presentation Transcript