표준특허 Licensing 전략

1. 특허지원센터자료 2006-S 02호 표준특허 Licensing 전략 2006 주 최 : 한국전자산업진흥회 특허지원센터

2. 표준특허 Licensing 전략 (Separated Licensing Program을 중심으로) 2006. 10. 18 심대술 부장

3. 목 차 1. License 규제 일반 2. Separate license 규제 장치 3. 규격 단체의 Policy 4. Separate License 사례 분석 5. Separate license 전략

4. 1. License 규제 일반 미국 특허법상 특허권의 양도와 실시권 허여시 특허권자의 권리를 최대한 보장하고 있음. 또한 보유중인 특허의 일부를 Separate License하는 것을 규제할 수 있는 법률적 근거는 없으나 극히 엄격한 요건하에 Antitrust, Patent Misuse 법리를 적용할 수는 있음. General Principle 미국 특허법은일부 특허권을 타인에게 자유롭게 권리 양도 또는 전용 실시권을(Exclusive Right) 제공 할 수 있고 특허권자의 Licensing program과 별도로 특허권을 양수 받은 자도 그 권리를 자유롭게 행사할 수 있도록 함. Legality of Separate License 그러나 특허권자는 자신의 특허를 자유의사에 따라 제3자에 License 또는 양도할 수 있는 권한을 갖고 있으므로 Separate Licensing Program 자체가 Unlawful한 것은 아님. Patent Misuse & Antitrust 특허권자가 특허 License 제공 자체를 거부하는 경우, 이중 Royalty를 청구하는 경우, 또는 불합리한 계약조건을 동반한 계약을 요구하는 경우에 Patent Misuse에 해당 되고 Market power를 이용해 부당한 계약을 요구하는 경우는 Antitrust law를 위반함. 즉, 특허권자가 제3자에 License시 상기의 불합리성을 수반 할 때 비로소 Patent Misuse 내지는 Antitrust law 위반를 주장 할 수 있음. ○ 미 특허법 271(d)(5)은 conditional license를 타인에게 제공하는 것을 허락하고 있음. 따라서 다수의 Patents를 보유하고 있는 특허권자 는 일부 특허를 제3자에 License할 수 있음. 다만 특허권자가 Market Power를 악용하여Condition을 요구한 경우는 Antitrust에 위배됨 ○ 일반적으로 특허권자는 가장 높은 Royalty를 받을 권리가 있음(Brulotte v. Thys Co.,379 US 29(1964)) 또한 특허권자는 Licensee 마다 차별화된 Royalty rate로 License를 제공 할 수 있음. 그러나 타인에 비해 Higher Rate로 계약한 Licensee가 이로 인해 경쟁력이 약화되었다면 Patent misuse에 해당됨. 1/8

5. ※ RAND (Reasonable and Non-Discriminatory : License Royalty는 합리적이며 비차별적이어야 함) 표준 특허로 채택하는 것을 조건으로 표준화 기구에서 요구하는 Standard policy로서 오랜 기간에 걸쳐 사용되어온 Terms이며 RAND을 판단하는 요건이 어떤 것인지에 대해 명확한 법률적 guidance가 없음. 다만, Reasonable Royalty를 결정하는 판단기준으로 사용되어 온 Factor에 대해서는 Fundamental Case Law가 있음. (Georgia-Pacific Corp. v. US Plywood(1970)) 2. Separate License 규제 장치 예외적으로, 특허권의 License 조건을 제한할 수 있는 경우로서 표준화 제정 기관 (SSO:Standard Setting Organization)에서 관련 특허를 표준특허로 채택하는 것을 조건부로 Disclosure 의무를 부과함과 아울러 표준 특허 License시 RAND Terms을 의무로 부과하는 경우가 있음. RAND Requirement 통상적으로 표준화 기구에서는 표준화 활동에 참여한 member에게 특허 License시 RAND Terms준수를 요구하며 이러한 License 조건의 제한은 Antitrust에 위배되지않음. (c.f.:Townshend v. Rockwell) Disclosure Obligation 통상적으로 표준화 기구에서는 표준화 활동에 참여한 member에게 보유특허의 공개의무(Disclosure Requirement) 요구하며 이를 위반시 Inequitable Conduct(or Fraud)로 인해 특허 권리행사가 제한될 수 있음. 그러나, 공개의무에 대한 requirement가 분명하지 않은 경우 그 의무는 binding되지 않음 (RAMBUS case) 2/8

6. 3-1. 표준화 제정 기관(SSO) Policy RAND Terms을 준수해야 하는 의무는 SSO가입 전후에 따라 달라질 수 있는 바, SSO 가입 전에는 자유로운 조건으로 표준 특허 일부를 제3자에 Transfer 또는 Separately License 를 허여할 수 있으나 SSO 가입 이후에는 양수인(or, Licensee)이 RAND Terms 의무를 준수하는 조건 하에 제3자에 Transfer 또는 Separate License할 수 있음. ○ SSO에 Statement 제출 전 제3자에게 일부 특허권을 Transfer 또는 Separate License 하는 경우 :SSO에 가입하기 전에 Standard 특허 일부를 제3자에게 양도 또는 License 하더라도 문제가 없음. 또한 양수인인 제3자는 양수한 특허로 Independently Licensing Program을 추진할 수 있으며 License조건은 자유롭게 결정할 수 있음. ○ SSO에 Statement 제출 후 제3자에 일부 특허권을 Transfer 또는 Separate License 하는 경우 :SSO에 Statement 제출이후 제3자에 일부 특허권을 Transfer 또는 Separate License 하는 경우, 양수인 또는 Licensee가 자체적으로 Independently Licensing할 수는 있으나 그 License 조건은 RAND Terms 의무를 준수 해야 함. 한편, Separate License는 Non-Exclusive이어야 하며 제3자에 Exclusive Licensing하는 것은 RAND Terms에 정면으로 위배*되므로 유의를 요함. (*주: 특정인에 Exclusive License를 허여하게 되면 다른 Potential Licensee에게 재차 Exclusive License를 할 수 없을 것 이므로 Exclusive Licensing행위 자체로 인해 Potential Licensee를 Discriminative Treatment하는 결과를 초래하게 되기 때문에 RAND에 위배됨.) 3/8

7. 3-2. Patent Pool의 Policy Patent Pool 가입 이전에는 제3자에게 일부 Standard 특허를 양도하는 것은 문제 없지만 Separate License를 허여할 수는 없으며 또한 제3자가 Independent License를 할 수 없음. 한편, Patent Pool가입이후에는 제3자에 양도하거나 Separate License행위, 제3자가 독자적으로 Independent License할 수 없음. ○ Patent Pool 가입전 제3자에게 특허권 양도 (Transfer/Assignment) Licensing Pool에 가입하기 전에 Standard 특허를 제3자에게 양도하더라도 문제가 없음. 즉, Transferable하다는 점에서는 SSO 활동단계와 차이가 없으나 SSO활동 단계와 달리 Separate License를 할 수 없고 양수인인 제3자가 Independent License를 할 수 없다는 점에서 SSO 참여 단계와 차이가 있음. ○Patent Pool 가입전 related 회사에 특허권 양도 (Separate Licensing) 만약 자사 control이 가능한 곳으로(i.e., Subsidiary 또는 특허 Managing 회사) Licensing Pool 가입 전에 일부 특허권을 이전 하더라도 자사의 control하에 있으므로 별도의 Licensing program 불가능함. 즉 자사의 related company가 보유한 Standard 특허로 Independent Licensing program을 진행할 수는 없음. (Patent Pool 가입 후에는 제3자 또는 자사와 관련된 회사에 Separate License 또는 Independent license는 더욱 제한됨.) ○ Patent Pool 가입 후 일부 특허권으로 별도 License (Independent Licensing) Patent Pool가입이후에는 Standard 특허를 제3자에게 양도할 수 없으며 따라서 Separate License및 제3자의 Independent License행위도 할 수 없음. Patent Pool을 구축하는 기본 목적이 Patent Pool (e.g.:MPEG LA, VIA LA, DVD 6C, DVD 4C etc.)에 의해서만 독점적으로 Licensing Program을 운영하는 것이기 때문임. 4/8

8. 3-3. Summary From SSO to Patent Pool 진행단계 SSO 참여이전 Patent Pool 가입후 SSO 참여이후*2 SSO 표준화 활동에 참여하면서 Statement제출한 경우에는 .제3자에 양도가능하며 .양수인인 제3자가 독자적으로 Independent License도 가능하나, .제3자에 일부 표준 특허를 분리 하여 Exclusive License하는 것 자체가 타인을 차별적으로 대우 하는 결과가 초래되어 RAND 의무에 위배됨. (註:SSO에 표준화 활동에 참여하면서 Statement*1제출하지 않은 경우도 포함) .제3자에 양도 가능 .제3자에 일부 표준특허를 Separate License가능 (Either Exclusive or Non-Exclusive) .제3자가 독자적으로 Independent License가능 Patent Pool가입이후에는 .제3자에 양도가 불가능하며 .Patent Pool이외 Independently Licensing은 불가하므로 .제3자에 일부 표준 특허를 분리하여 License하는 것은 Patent Pool Policy에 위배됨. Neither Transferable, Nor Separate, Independent License Transferable, Non-Exclusive ,or Independent License Transferable, Separate, or Independent License *주)1.통상적으로 SSO에서 요구하는 Statement :보유특허 Disclose와 특허 License시 RAND로 허여할 것임을 약속함. 2.SSO 참여이후 Patent Pool 가입이후 제3자의 Evaluation을 받는 경우가 있으나 이후 Patent Pool 가입이 강제되는 것은 아님. (e.g.: MPEG LA, DVD 6C/4C, VIA LA etc.) 5/8

9. 4-1.사례분석- T사 Licensing Program Issue Digital TV 규격을 관장하는 ATSC는 Royalty 결정시 RAND Terms를 Policy로 제시하고 있는 바, Digital TV PSIP분야의 Standard 특허를 보유하고 있는 특허권자(T사)가 일부 특허권을 제3자(A사)에 Exclusive License를 준 행위자체가 RAND 조항에 위배됨. T사 Digital TV 기본 특허 확보 Licensing Program start A사에 일부 특허권 transfer ATSC에 Statement 제출 Digital TVessential 특허의 License를 RAND에 위배되기 않도록 제공하겠다는 statement를 제출함. *ATSC (Advanced Television Systems Committee) : Digital TV 규격관할위원회로 Standard 특허를 보유한 특허권자 가 License를 제공 할 때 RAND 를 준수해야 한다는 Policy를 가지고 있음 Digital TV 제품의 PSIP(Program and System Information Protocol) 분야에 Standard 특허 다수 확보 Digital TV 제조업체에게 특허 Claim제기 T사가 특허 2건을 A사에 Exclusive License를 주어 결과적으로 TV제조업체는 T사, A사 양쪽으로 License를 해야 하는 상황이 발생함. • Digital TV 제조업체 • 대상 Issue 사항 ○ T사가 일부 essential 특허를 A사에 transfer한 것이 RAND조건에 위배되는가? Yes! ○ T사가 일부 특허를 A사에 양도한 것은 Patent misuse에 해당하는가?Not Likely! 주) Patent misuse가 되기 위해서는 차별화된 Royalty Rate로 계약을 요구한다는 입증과 더불어 그 차별화된 계약의 불합리성 내지는 그 계약으로 인해 Licensee의 경쟁력에 심각한 영향을 준다는 것을 추가로 입증해야 하므로 RAND위반 argument에 비해 부담이 큼. 6/8

10. 4-2.사례분석 -P사 Licensing Program Issue P사는 Audio 신호 처리에 관련된 특허로 일정 분야는(MPEG Audio, AC-3) 직접 licensing program을 운용하였고, MP3 분야에 대해서는 S사에 Exclusive License 권리를 줌. Philips License 주도 MPEG Audi 2 AC-3, DTS 분야 MPEG Audio Standard 특허 확보 특허권자: P사 IRT France Telecom 제1 Field 동일 제품(DVD)에 대해 이중으로 Royalty 지불 Sisvel License 주도 MP3 분야 (MPEG Audi Layer3) 제2 Field Exclusive License to Sisvel 주1) S사는 유럽지역의 License를 총괄하면서 미주지역의 Licensing program을 위해 특허관리 회사를(MPEG Audio) 설립함. 2) 한편, 상기 업체들과 MPEG Audio 규격 활동에 참가한 T사는 자사의 Standard 특허로 별도의 Licensing Program을 운용 하고 있음. 7/8

11. 5-1. 표준화활동단계에서의 check list 및 전략 단계 Check List Separate license을 고려한 Strategy 표준 제정 단계 1. Standard 특허에 대한 SSO의 Policy는? 1) Standard patent의 disclosure 의무 여부 2) Standard 특허 License시 제약 사항 (i.e., RAND Terms, Pool 가입을 전제 등) 2. Disclosure 의무가 있다면 대상 범위는? 1) 표준 활동을 통해 직접 획득한 특허 만인지 2) 표준 활동과 무관하게 얻어진 특허까지도 해당되는지 (즉, 관련 특허의 검색의무 여부 확인 요) 3. RAND Terms이 적용된다면 적용 대상은 어디 까지인가? 1) Membership을 획득한 업체에만 해당되는지 2) Observer까지도 RAND terms이 적용되는지 ☜ Patent Policy상의 규제는 가급적 최소화 시킴. ☜ 표준활동과 무관하게 획득한 특허 는 RAND Terms규정을 받지 않도록 하는 것이 Separated Licensing Program에 운용에 유리함. ☜ Patent policy가 member에게만 적용되는 경우 필요에 따라 Member 보다는 Observer로 표준 활동에 참가 하는 것을 고려함. 특허 활용 방안 1.활용 방법은 ? 전체 특허로 Pool 진입하여 지분을 최대로 확보할 것인지 or 일부 특허로 Pool 진입하고 나머지는 별도 활용할 것인지 2.Separate시 활용 주체는? 자사 or Outside Licensing Company

12. 활용 전략 분 석 Licensing company 운용(자회사 또는 Control하에 있는 별도 회사) 장점 직접 Licensing Program을 운용 하는 것에 비해 Licensee 확보가 용이함. 단점 Cross License 부담이 있음. 자사와 Consensus를 맞춰야 함. 장점 자사와 무관하게 Licensing Program 운용되어 Cross License 부담이 없이 활용 가능함. (단, 특허권양도 후 Contingency Sharing) 제3의 Licensing Company에 의한 License 단점 초기 투자 비용 발생. Partner를 찾기가 쉽지 않음. Royalty 수익을 Share해야 함. 제3자에 특허양도 장점 일시에 고액의 Income이 생김. 단, Exclusive License와 Assignment/Transfer시점을 적절히 선택할 필요 있음. 단점 보유건수가 미미할 경우에는 불가능함. SSO 및 Patent Pool Policy 위배되어 unenforceable될 수도 있음. 5-2. 표준 특허 가치 극대화 활용 전략 SSO 및 Patent Pool에 未提示한 표준특허* 중 일부를 활용, Royalty수익을 극대화하는 차원에서 Separate Licensing 전략을 활용할 필요가 있음. *주) Patent Pool에 未提示한 일부 Standard 특허 (e.g.:PSIP,TV Anytime 등) 8/8

13. 기업방문 무료 특허교육 신청하기 • 교육내용 : www.ipac.or.kr>자료실>기업방문교육 • 참조 (희망주제 선정) • 시 간 : 5시간 내외(교육인원에 따라 차등) • 10명 ～ 49명 : 1개 주제(2시간) • 50명 ～ 99명 : 2개 주제(4시간) • 100명 이상 : 3개 주제(5시간 내외) • 특허지원센터 지원내역 • 전문가파견비용 및 연사료 • 교육자료 • ※ 교육비용 : 없음 • 신청기한 : 수시접수 • 신청접수 및 문의 • - 문 의 : 02-553-0941(교환 411, 415) • - 신청접수 • ․ 센터 홈페이지 (www.ipac.or.kr>세미나/교육신청) 접수 • 특허분쟁대응 컨설팅 신청하기 • 신청방법 : www.ipac.or.kr>분쟁대응컨설팅 • 으로 신청 • 특허지원센터 지원내역 • 전문가파견비용 • 문 의 : 02-553-0941(교환 411)