專利概念與專利佈局

1. 專利概念與專利佈局 林宗葆 ICL/ITRI 2009/03/04 (部分內容擷取自 ITRI, 經濟部之講義)

2. 大 綱 • 專利概念介紹 • 專利要件 • 專利程序及相關組織 • 專利權利範圍概念 • 專利說明書基本概念 • 專利檢索 • 專利分析與地圖

3. 專利概念介紹

4. 專利之目的 • 發明與創作之保護 ：給予權利人一定期間之獨占排他權 • 發明與創作之利用 ：公開技術避免資源浪費重複研究 • 促進產業發展、促成技術之進步(如再改良)

5. 專利權 • 於專利有效期間內，有禁止他人製造、使用、販賣、要約販賣及進口其發明之權利，為一獨占排他權 • 不保證專利權人一定可製造產品 例：基礎專利 VS. 改良專利 • 專利權可能被撤銷或無法執行 例：有前案或瑕疵 • 為公司之重要智慧財產 • 屬地主義

6. 網際網路專利之屬地迷思 Device 1 Server Device 2

7. 專利種類 • 發明專利：「利用自然法則之技術思想之創作。」 包括：方法、物品及裝置等 • 新型專利：「對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」。 (--登記制，形式審查無實質審查) • 新式樣專利：「對物品形狀、花紋、色彩，或其結合之創作」等外觀設計之保護。

8. 專利期限 • 發明專利：申請日起20年 (美於1995/6/8前發證日起17年) • 新型專利：申請日起10年(美國沒有) • 新式樣專利：申請日起12年 (大陸10年、美發證日起14年) • 植物專利：申請日起10年(美國專有)

9. 專利權人與發明人 • 專利權人 • 權利擁有者(owner) • 財產權 • 發明人 • 對該專利的權利範圍有實質貢獻者(inventor) • 人格權

10. 適格發明人 • 對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻的人 • 必須為自然人 • 如有多人時，應於申請書上全部記載 • 專利局對於載明之發明人，究否真正之發明人，不作實質認定 • 從事輔助工作的人，不是發明人

11. 專利要件

12. 專利要件 • 適當揭露 • 法定適格標的(Statuary Subject Matter) • 產業可利用性(Industrial Applicability) • 新穎性(Novelty) • 申請前未見於刊物或未公開使用者 • 申請前未為公眾所知悉(不特定第三者無法取得) • 進步性(Non-Obviousness) • 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利

13. 適當的揭露 • 使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施 • 揭露性(Written Description) -- 專利權項範圍需能夠被說明書所支持(Support) • 據以實施性(Enablement) -- 熟悉相關技術者，需可以根據目標專利說明書內容來實施、得到宣稱之效果 • 最佳實施例(Best Mode) -- 不能故意隱藏不揭露，或者揭露不實、誤導(申請日之前所知)

14. 適當的揭露(續) • 專利請求項不能僅為“純機能性”的 • 不能只敘述發明的機能(它能做什麼)，而未敘明足夠的結構或步驟以產生該機能(它的要件是什麼)，以及結構或步驟間的關係

15. 法定適格標的 • New & Useful  Machine 機器（Apparatus 裝置） Process 製程（Method 方法） Manufacture 製造品 Composition of Matter 物質的組成 或是前述各項之新且有用的改良。 • 電腦相關發明 Computer related Invention 軟體與電腦、機器、裝置或方法相組合 • 商業方法 Method of Doing Business  如 網路下單

16. 專利不保護 計算時間 Arrhenius equation • 單純之發現(如 地心引力) • 單純 數學公式、數學演譯法 • 自然法則、原理、現象 (本身或違反者) •  抽象概念 (abstract idea) • 個人技能、單純資訊提示 • 非利用自然法則 • 電腦程式、單純美的創作物 (著作權 instead) 控制橡膠壓模機

18. 法定不適格標的 動、植物新品種 (植物新品種育成法) • (微生物新品種及育成法)  診斷、治療、手術方法 遊戲及運動規則  推理力、記憶力 (若是以人為反應要件) 妨害公序良俗者

19. 產業可利用性 • 能在產業上製造或使用， 能產生積極有益之效果 • 產業，包含廣義的產業例，如工業、農業、林業、漁業、牧業、礦業、水產業、運輸業、通訊業、商業等 • 運用自然法則具有技術特徵 • 實用性：具有應用的實例或可能性、 據以重覆實施都可達到相同的效果

20. 缺乏產業可利用性 • 發明未完成： • 目的之達成可疑 • 未表明完整技術思想、欠缺全部或部分技術手段 • 無法在產業上製造或使用 • 例如違反自然法則之永動機發明 • 無法據以重覆實施，達到相同的效果 • 理論上可行之發明，實際上顯然不能被製造或使用者

21. 新穎性判斷 • 申請專利範圍中所載未構成先前技術的一部分 • 先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊 • 世界上任何地方、任何語言或任何形式 • 如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等

22. 新穎性判斷(續) • 實質同一：技術領域和目的相同、 技術解決手段實質相同、 預期效果相同 • 單獨比對：不得將其與幾份對比文件 之內容組合進行對比

23. 新穎性喪失 • 申請前已經公開: 所謂公開，即不特定之第三者 可以得知 • 已見於刊物或已公開使用 • 已有相同之專利申請在先 • 下位概念之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性 • 「用銅製成的產物A」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A」喪失新穎性 • 上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性 • 先前技術揭露之「鹵素」，無法使申請專利之發明中之「氯」喪失新穎性

24. 不喪失新穎性之寬限期 • 因研究實驗而發表或使用，或陳列於政府主辦或認可之展覽會，於六個月內提出專利申請 • 依據各國專利法規定審查，且法定緩衝期(Grace Period)各國不同，但需向主管單位誠實呈報(例：IDS) • 大部分國家公開後就不可申請

25. 期 間 於發表日起6個月內 提出申請 於公開日起1年內 於發表日起6個月內 提出申請 (需官方證明文件) 於發表日起6個月內 提出申請 限　制　狀　況 1.因研究實驗而發表使用 2.陳列於政府主辦或認可之展覽會 －－ 1.在中國政府主辦或者承認之國際 展覽會上首次展出。 2.在規定之學術會議或者技術會議 上首次發表 3.他人未經申請人同意而洩露其內容 特許廳指定之學術團體舉辦之研究集會所發表之文書等 國別 台灣 美國 大陸 日本 新穎性寬限期(Grace Period)

26. 大陸之新穎性寬限期 • 證明文件 • 主張新穎性喪失之例外情形時需於申請日起二個月內提出證明 • 證明在國際展覽會展出者應提出由主辦單位出具之證明並簽章 • 證明為學術會議或技術會議發表者需由國務院主管部門的業務司出具證明 • 證明未經申請人同意而洩露其內容者需註明洩露日期，洩露方式，洩露的內容，並由證明人簽章

27. 進步性(Non-Obviousness) • 非顯而易知 • 所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得專利

28. 進步性判斷 • 在確定已有新穎性時，方予考量 • 判斷時一般係將前案組合對比，考慮: • 組合/修改的難易度 • 組合之對比文件的數量 • 轉用發明 • 如威爾剛，輪胎花紋 • 選擇發明 • 由較大範圍之先前技術中選擇較小範圍之技術特徵，而且產生較先前技術更為顯著或先前技術無法預期的功效 • 如化學領域之溫度範圍

29. 進步性考量 • 考量二次要因(Secondary Consideration)： • 解決了長久以來之技術難題或需求 • 克服技術偏見(克服先前之不可行性) • 有改良且造成意想不到之功效結果 • 商業上之成功(Commercial Success)： 需為技術特徵所直接造成者

30. 專利程序及相關組織

31. 一般專利申請案程序 專利有效期 申請 答辯/修正 ... 獲證/公告 18個月早期公開 他人舉發 發明專利期限:自申請日起 20 年

32. 發明專利案審查及行政救濟流程圖 申請 最高行政法院 高等行政法院 經濟部 初審/實體審查 再審/實體審查 訴願 行政訴訟 第一審 行政訴訟 上訴審 程序審查 核駁 核駁 公開前審查 核准 繳納證書費及年費 y 公告/發證 舉發 公開 (申請日後 18 個月) 自始不存在 未繳費

33. 公開前審查 • 有下列應不予公開之一情事者，不予公開 • 自申請之次日起十五個月內撤回者。 • 涉及國防機密或其他國家安全之機密者 • 妨害公共秩序或善良風俗者。 • 九十一年十月二十六日起 發明採早期公開制； 三年內需請求實體審查否則視為撤回

34. 國內外專利法的重要制度 • US Provisional Application • 發明專利早期公開制度 • 請求審查制與即時審查制 • 國際優先權 • 國內優先權制度 (US之CIP延續案)

35. 國際優先權 • 申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權 • 主張優先權者， 專利要件審查以優先權日為基準 向美國申請 台灣申請日 A申請人 12 個月內 優先權日 台灣申請日 B申請人 (本頁部分內容擷取自智財局講義)

36. 國內優先權 • 以一件或多件本國申請案為基礎,補充實施例彙整成一件專利申請案 • 先申請案申請日不得超過 12 個月 • 先申請案自申請日起 15 個月後撤回 • 先申請案已經審定則不可主張國內優先權 • US之CIP延續案，原案可續存

37. 先申請主義Vs. 先發明主義 • 先申請主義 • 當兩人有相同發明時，由先申請者取得專利 • 先發明主義 • 當兩人有相同發明時，由先發明者取得專利 甲申請 乙申請 同一發明 美國先發明主義: 乙需證明在甲發明前即有此發明, 並持續研究 (本頁部分內容擷取自智財局講義)

38. 專利組織 歐盟專利公約 EPC • EPC(European Patent Convention) 約 26 國 • 提供單一窗口之歐洲專利之申請、檢索、公開、審查程序 (EPO) • 限於發明專利 • 先申請主義 • 分別取得各指定國 專利 6~8月檢索報告 (若無主張他國優先權) 申請 各國翻譯及維護 修正/答辯 公開6個月內 請求實審 & 指定國確認 領證/公告 18個月早期公開 ,檢索報告(若有主張 他國優先權) 取得指定國專利

39. 專利組織 PCT • PCT(Patent Cooperation Treaty) 約 126 國 (TW非會員國) • 透過國際合作, 提供單一之申請、檢索、公開、(初步審查) 程序 • 提供檢索報告及初步審查告供指定國參考 • 進入各國實體審查階段以分別取得各指定國專利

40. 0 12 (月) PCT與傳統專利申請程序的比較 傳統專利流程 提出各國申請， 主張優先權日 提出某國申請 (如 US、DE 、JP , etc or US provisional application) PCT 流程 18 30 0 19 9 20 28 (月) 國際初步審查 國際初步審查報告 PCT申請 (沒有優先權) 國際檢索報告 國際公開 提要求書 進入國家階段

41. PCT 體系(主張國際優先權日) 0 12 16 18 19 20 28 30 (月) 國際初步審查 國際初步審查報告 提交國際申請 國際檢索報告 國際公開 提要求書 進入國家階段 提出某國申請 (如 US、DE 、JP , etc or US provisional application)

42. 申請 PCT 的疑慮 • 申請人需為締約國之國民或居民 • 中華民國不是PCT會員國:不能直接申請PCT • 中國專利局於1993年頒布受理台胞專利申請的規定 • 臺胞向中國專利局提交的專利申請文件應使用“中國臺灣”

43. 專利權利範圍概念

44. 專利權利範圍概念 • 上位概念 (擴大保護範圍) 匯集同類事項或某種共同事項而總括之概念 • 下位概念 (實施方式) 非匯集同類事項或某種共同事項而總括之事項，相對於 “上位概念” 呈現為 “下位” 例： 彈性元件 與 彈簧，橡膠 連結元件 與 螺絲，錨釘 記憶體 與 動態記憶體，靜態記憶體 金屬 與 銅，鐵 (本頁部分內容擷取自智財局講義)

45. A B C 上/下位概念之例 • A：一座墊避震器， … ，有緩衝彈性體 • B：一座墊避震器， … ，有錐形壓縮彈簧 • C：一座墊避震器， …，有彈性氣囊 A 為 B 與 C 的上位概念權利範圍 :

46. A B D C E 權利權範圍之例 • A專利：椅座 + 椅腳 • B專利：椅座 + 椅腳 + 椅背 • C專利：椅座 + 椅腳 + 輪子 • D專利：椅座 + 椅腳 + 椅背 + 輪子 • E專利：椅座 + 椅腳 + 椅背 + 搖板

47. 侵權判斷 專利範圍 a + b + c(元件及連結關係) • 待鑑定物 a + b + c 侵權 • 待鑑定物 a + b + c + d 侵權 • 待鑑定物 a + b + c‘ 視 c‘是否均等於 c • 待鑑定物 a + c 視 b 是否為必要元件而定 • 待鑑定物 a + c + b 需進一步分析連結關係

48. 可能侵犯他人專利時 • 解讀專利 • 專利無效性分析 • 追蹤該專利案的進展 • 提出證據, 試圖撤銷該專利 • 是否有程序瑕疵, 沒有揭露最佳實施例, .. • 迴避設計 • 避免字面侵害 • 省略必要元件 • 置換元件 • 注意均等論 • 查詢是否有禁反言 • 不侵權意見書 • 尋求其他替代設計 • 專利授權

49. 專利說明書基本概念

50. 專利說明書 • 權利文書 • 界定發明之技術與權利範圍 • 技術文獻 • 發明技術內容公開之文獻 • 專利是技術領域發展的最好記錄 • 說明書 • 使熟悉該項技術者，能了解其內容並據以實施 • 申請專利範圍 • 具體指明申請專利之標的，技術內容及特點 (本頁部分內容擷取自智財局講義)