讀書會 簡報 USPTO 三邊局計畫 (WM1): 有效存取和使用作業成果 第二工作小組 報告 95 年 12 月 1 日

1. 讀書會 簡報 USPTO三邊局計畫(WM1):有效存取和使用作業成果 第二工作小組 報告95年12月1日

2. 有效存取和使用的作業成果 壹、資料交換、加速審查請求 貳、輸入準則 參、前導計畫結果評估 肆、USPTO 使用者對專利審查高速公路(PPH)建議 伍、USPTO對三方專利審查之提案

3. 壹、資料交換、加速審查請求 一、背景 二、USPTO 最新進展

4. 壹、資料交換、加速審查請求：一、背景 2005年9月15~16日，三邊局策略工作小組會議經由合作方案-專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH)，並依據巴黎公約優先權申請，以加速二局專利申請案審查程序。

5. 壹、資料交換、加速審查請 二、USPTO 最新進展 UPR(優必爾) 請求文件歸檔資料：2003-2005會計年度

6. 貳、輸入準則 一、背景 二、USPTO 最新進展 三、未來行動 四、提案

7. 貳、輸入準則：一、背景 • 1.JPO發起並請求USPTO關於輸入準則的評論— • 協議關於來自三邊局被TO所接收的人事檔案，這些類的文件可能被輸入在TDA(Trilateral Document Access ) 之下。 • 而反覆通信使用文件的各種版本。 • 2.USPTO草擬了一份簡單的輸入準則版本，要求些許記 • 錄在文件對文件的層級上。這些信息是三邊局討論議題。 • 3.在2005年9月在三邊局策略會議上解決了剩餘的問題。

8. 貳、輸入準則：二、USPTO 最新進展 在2005年9月三邊局策略會議上，三邊局表達了對於準則的支持，並對11月三邊局的提案背書。 三、未來活動 輸入準則的採用以能達到三邊文件存取系統的工作是很重要的一環。

9. 貳、輸入準則：四、提案 利用檔案存取系統閱覽、列印和輸入其他專利局檔卷文件和資料準則(由JPO and USPTO 草擬，適用於公開後之檔案) (一)前言 (二)詞彙定義 (三)關於「閱覽」 和「列印」應注意事項 (四)輸入規則

10. (一)前言 這些準則規範三邊局為了執行包括檢索與審查工作、利用檔案存取系統（Dossier Access System）閱覽（viewing）、列印（print）或輸入（import）其他局的檔卷文件或資料時，應該遵行的規則。這些準則是訂定已經公開的申請案文件的輸入規定，至於尚未公開的申請案，未來將另訂規則。申請案雖然因公開、或其他理由已經公諸大眾，但有些檔卷文件仍不能開放大眾閱覽，各專利局保留文件不公開的權利。專利局可以選擇不相互利用這些保密文件，或者可依下述方式有條件的相互利用。這些準則是規範一般性政策，當兩個專利局間有特定的協議時，協議效力先於該準則，值得注意的是這些政策說明可以輸入文件的最大範圍，關於那些文件可以輸入、在何種條件下輸入文件，要取得資料的三邊局可以另外對其員工加以規範。

11. (二)詞彙的定義 1. 閱覽（Viewing）：「閱覽」代表在取得局（Recipient office）透過檔卷存取系統（Dossier Access System）於電腦上閱覽提供局（Donor Office）申請案相關檔卷文件或其他資料。 2. 列印（Printing）：「列印」代表在取得局（Recipient office）透過檔卷存取系統於印表機上列印提供局（Donor Office）申請案相關的檔卷文件或其他資料。 3. 輸入（Importing）：「輸入」代表透過檔卷存取系統（Dossier Access System）將自提供局（Donor Office）所取得申請案相關的文件或其他資料轉成取得局的電子或紙本檔卷。 4. 提供局（Donor Office）：「提供局」係指持有被取得局進行閱覽、列印、和／或輸入檔卷或其他資料的專利局。 5. 取得局（Recipient office）：「取得局」係對其他專利局之檔卷或其他資料進行閱覽、列印、和／或輸入的專利局。

12. (三)關於「閱覽」和「列印」應注意事項 同意這些準則的三邊局員工，可以閱覽提供局透過檔卷存取系統提供的所有文件和資料，這些可閱覽的文件和資料可以在取得局裡列印，但是，應注意這些可閱覽的文件和資料，可能包含不公開的資料，僅限於專利局內部使用。由於任何被閱覽的文件事實上都可以輸入取得局的檔卷，取得局應嚴格執行這個政策，以防止限制內部使用的文件與資料被不當的公諸大眾。

13. (四)輸入規則 (一)關於可輸入和不可輸入的已公開申請案的文件與資料 對於可被輸入的文件與資料是否要輸入乃由各取得局自行決定。輸入的文件和資料，除了限內部使用者外，在取得局的申請案公開時，得開放大眾閱覽

14. (四)輸入規則(續) • 1. 已公開申請案可輸入的文件與資料(1) 可以輸入的文件與資料取得局可以將下列原始語文（未經翻譯）的文件與資料輸入取得局的檔卷，除非提供局另有不同規定。 • 原始申請案(請求、專利請求項、發明說明、圖式等） • 引證資料明細 • 審查官所引證的資料 • 檢索報告

15. (四)輸入規則(續) (2) 可輸入的翻譯文件若符合下列規定，第(1)項所述的文件翻譯本可以輸入：(a) 翻譯本必須與原始文件同時輸入(b) 翻譯的方式應指明（機器翻譯或人工翻譯）(c) 若屬機器翻譯，應提供詳細資料，例如機器翻譯日期、翻譯軟體的版本、以及翻譯軟體的配備。(d) 若屬人工翻譯，應提供翻譯者的相關資料（翻譯公司名稱或譯者姓名）

16. (四)輸入規則(續) • 2. 不得輸入的文件與資料第1.(1)和(2)項所規定以外的文件不得輸入。

17. (四)輸入規則(續) • (二) 關於輸入的其他規定一件文件或資料被輸入時，取得局須在其檔案中記載資料來源。取得局國家專利局有要求揭露可專利性資訊時，申請人可以要求輸入前述第1(1)和(2)項所列種類的特定文件。在此情況下，相關的專利局可以輸入此類文件，這些文件將被視為由申請人所提供，專利局將同意不輸入第1(1)和(2)項規定以外的文件。在取得局審查申請案期間，若申請人被要求提供第1(1)和(2)項規定以外的文件時，申請人可以直接提供這些文件複本給取得局。

18. 参、前導計畫結果評估 一、背景 二、USPTO 最新進展 三、未來行動

19. 一、背景 2005年5月三邊局同意在2005年7月的三邊技術會議上開始一試驗計畫-限制性的申請案量交換檢索歷史資訊和檢索結果。2005年6月做了申請案的選擇。（最先申請局：the office of first filing ,簡稱OFF） 選擇50個 US1EP2 和 50個 US1JP2 - USPTO is the OFF 選擇50個 EP1JP2 和 50個 EP1US2 - EPO is the OFF 選擇50個 JP1EP2 和 50個 JP1US2 - JPO is the OFF

20. 一、背景(續) • 由JPO草擬前導計畫評估表，評論被接受和合併於修正過的評價表。 • 在2005年7月11日，USPTO針對EPO和JPO發送一份草稿為前導計畫，行動項目包括： • OSF審查行為從OFF中搜尋後所獲得資訊的情況。 • 資訊內容由各局(OFF)提供給OSF。 • OFF提供資訊時程表給OSF參考。 • 評價表。 • 在2005年8月接受評論。 • 最先申請局（the office of first filing , 簡稱OFF） • 第二個申請局（the office of second filing, 簡稱OSF）

21. 二、USPTO最新進展 2005年10月底，USPTO為OFF，針對為47個對EPO的美國申請案件和53個對JPO的美國申請案件查詢其歷史和各局做法。USPTO不能傳送剩餘的3種搜尋歷史和搜尋結果的申請案給EPO，因為美國審查官對這3種申請案做了書面制約，並且未對其優點作最先行動。 USPTO接受來自EPO 50件 EP1US2申請案的(製成CD)檢索報告，其中有29件非英語撰寫(用德語)。USPTO接受來自JPO 50件JP1US2該局做法(日語)和歷史檢索的申請案。機器翻譯成英語的“IPCC檢索報告”。“拒絕原因的通知”、“決定授予專利”及從AIPN網頁獲得“申請專利範圍”等等。

22. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 2005年10月底美國審查官考慮EPO的44 個申請案(USPTO為 OSF《EP1US2》並且已完成評價表之檢索報告)。剩餘的6件申請案，美國審查官以書面制約要求，而申請人尚未反應書面制約要求，因此由EPO 提供的檢索報告尚未被再審閱。 • 下表是依據評價表編號的資料總整理：

23. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 評論： • 由OFF審查人員確認的IPC 次分類是非常廣泛的，無法得知OFF審查人員使用何種檢索用語，檢索結果亦不是很明確。 • OFF審查人員提供之檢索結果會排除檢索國外資料庫需求。

24. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 由OFF所提供的歷史檢索紀錄發現無優點原因 • 未提供檢索詢問功能---(15) • 未提供翻譯-------------(15) • 對OFF執行之檢索僅稍具信任----(15) • 缺乏資料庫常識---------(12) • 缺乏OFF分類系統常識----(11) • 申請專利範圍相異--------------(3)

25. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 D.由OFF提供的資訊

26. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 評論 ：為何資訊不充分： • 資料庫服務的範圍和資料庫，美國審查官指出這僅僅證明 EPODOC(EPO資料庫)、 PAJ(日本專利英文摘要)、WPI(世界專利索引) 和 TXT，並沒有提供任何使用的關鍵詞，或審查人員查詢條件是否妥當。 • 一些美國審查官的指出，他們已檢查box stating，檢索詢問表不是很有用處，因為OFF審查官未提供檢索條件。 其他評論： • 需要詳盡的紀錄、方法學和資料庫 • 需要記錄查詢的標準格式 • 需要原文檢索細節(keywords/queries使用) • 需要圖例說明所有首字母縮略詞 • 需要譯成英文 • 檢索申請專利範圍

27. 二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(1)EPO檢索報告和歷史資訊的分析 E.當利用檢索結果時歷史檢索紀錄之需要性： • 需要檢索歷史和檢索結果--------- 80% • 僅需要檢索結果----------------- 18% • 難判斷何者較需要---------------- 2%

28. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 2005年10月底美國審查官考慮JPO的40 個申請案(USPTO為OSF《JP1US2》並且已完成評價表之檢索報告)。剩餘的10件申請案，美國審查官以書面制約要求，而申請人尚未反應書面制約要求，因此由EPO 提供檢索報告尚未被再審閱。 下表是依據評價表編號的資料總整理：

29. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 評論： • JPO審查人員實施適合JP的檢索 • JPO審查人員技巧建立顯示有效用，但卻不明確(在 JPO審查人員檢索檢索範圍呈現) • 未了解JPO檢索系統，很難理解其檢索歷史結果 • 非常差的翻譯

30. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 由OFF所提供歷史檢索紀錄發現無優點原因 缺乏資料庫知識------------ (21) 缺乏OFF的分類系統知識------(20) 無/差的翻譯-----------(19) 對OFF執行之檢索僅稍具信任-------(8) 申請專利範圍相異-----------------(4)

31. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 由OFF所提供的資訊位置

32. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 評論：為何資訊不充分： • 非常差的翻譯，需要較佳的翻譯 • 需要記錄查詢的標準格式，以建立信任 • 需要圖例說明所有首字母縮略詞

33. 二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析二、USPTO最新進展(續)(2)JPO檢索報告和歷史資訊的分析 • 當利用檢索結果時檢索紀錄之需要性： • 需要檢索歷史和檢索結果----- 62.5% • 僅需要檢索結果----------- 25% • 難判斷何者較需要----------------12.5%

34. 三、未來行動 • 美國審查官一再評論關於為什麼未能發現好處？沒有檢索詢問、OSF的審查官不知道由OFF審查官執行的檢索範圍？並且怎麼去審查、解釋來定義檢索範圍的目的。如果keywords/search 詢問被EPO審查官使用辨認了，EPO審查官對IPC的辨認是非常寬廣、有用的。另外，美國審查官表明對EPO檢索系統多加理解(EPO審查官如何執行他們的檢索)及定義「首字母縮略詞」使用的關鍵會是有助益的。 • 美國審查官也評論關於為什麼未發現好處？由JPO提供檢索的歷史紀錄英文譯文非常難以瞭解。另外，美國審查官表明，對JPO檢索系統多加理解(JPO審查官如何執行他們的檢索)會是有用的。

35. 三、未來行動(續) • 由OFF審查官對OSF審查官提供所有檢索歷史的詳盡紀錄之審查辨認方式。 • 討論並同意一種紀錄檢索的標準格式，提供檢索歷史和檢索結果給OSF審查官，透過三邊檔案存取系統(Trilateral Dossier Access system)，而非藉由CDs或電子郵件附件。

36. 肆、USPTO使用者對專利審查高速公路(PPH)建議 一、背景 二、使用者評論 三、下一步驟

37. 一、背景 2005年9月的策略工作小組會議上，三邊局同意遞交專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)提案給他們的使用者作評論。

38. 二、使用者評論 2005年10月3日，JPO 針對USPTO 和EPO 2個文件解釋專利審查高速公路提案。 在10月13 日為了這評論，USPTO 寄發了這 2個文件到它的使用者。 以下評論是來自USPTO 的使用者。

39. 二、使用者評論(續) • 一般評論 申請人會支持系統，原因如下： (1)在PCT之下減少多國文件或國際文件的高成本費用 (2)最大資金花費是翻譯和審查。

40. 二、使用者評論(續) • 具體評論 • 如果OSF信任 OFF作業，則 PPH 將可提供部分國際巴黎申請文件的作業改善。 • 相似於目前加拿大、澳洲、以色列及其他OSF做法，會一直等待到一個國家專利局授予專利後，申請人會依照 請求給予的專利申請範圍和寄發檢索及審查的報告複本，並且OSF會授予一個專利給他所在的專利局。 • OFF申請人可能會等待很長時間來請求加速審查，明顯需要縮短時間來換取價值。 • 如果發行的第一時間足夠快速，這將是一個有用的工具。如果OSF受理OFF的結果，它也是一個有用的工具。在沒有這兩項時，它將會延遲作業。在此如果時間是可接受時，這系統會被廣泛的接受且是一個極端有用的系統。

41. 二、使用者評論(續) C. 需考慮問題： • 單一性的發明和技術限制 • 可允許專利申請範圍格式的不同 • 國家安全和外國申請案許可證 • 降低各費用 • 多重申請案的等待排隊時間、國家和PCT等待排隊時間的影響

42. 三、下一個步驟 考慮評論建議和相應地修正專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)

43. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿 • 書目資料 Examiner (Evaluator)’s name: Examination Division/Directorate: OSF Application No.： . Search history received from: □ EPO □JPO □USPTO Application No. of which OFF provided search history: Time taken to review and understand OFF search history (minute):

44. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿(續) • 除了檢索結果之外，有發現由OFF所提供檢索歷史紀錄的好處嗎？以下有5個問題：1.Yes 2. No, Explain: 3.Somewhat , Explain: Q1：檢索歷史紀錄有助於在OSF系統中決定要檢索什麼？ Q2：檢索歷史記錄有助於在OSF的系統中減少重複檢索結果。例如：部份地減少檢索，與從OFF系統所接收唯一的檢索結果(即引用文獻和各專利局的作業方式分析表)作比較。 Q3：由OFF系統所提供的檢索歷史紀錄，有助於建立來自OFF審查官所執行的檢索信心。 Q4：由OFF系統所提供的檢索歷史紀錄，有助於建立來自OSF所選擇的檢索的信心(如：知道OFF審查官檢索領域，使得OSF審查官深具信心-選擇適當切題的檢索領域)。 Q5：您發現了不同於上述的任何好處嗎？如果是，請解釋說明。

45. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿(續) • 由OFF所提供，從檢索歷史紀錄中未發現好處之個案 • Q1：如果檢索歷史紀錄無益處的原因是什麼？ □ a)不能了解檢索歷史的內容，因缺乏第1申請局分類系統的知識。 □ b)不能了解檢索歷史的內容，因缺乏執行檢索資料庫之知識的可利用性。 □ c)不能了解檢索歷史的內容，因語言翻譯能力不足。 □ d)不能閱讀檢索歷史的內容，因為印刷/文稿不清晰。 □ e)不能了解檢索歷史的內容，以上皆非。如果是，請解釋說明_______。 □ f)檢索歷史的紀錄無助益，因為每一申請案的專利申請範圍不同。 □ g)檢索歷史的紀錄無助益，因為當決定檢索條件時，未考慮到檢索歷史紀錄的存在。 □ h)檢索歷史的紀錄沒有用，雖然我了解檢索歷史內容，但我不信任OFF審查官的檢索執行。 □ i)其他，請解釋說明_______。

46. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿(續) D. 檢索歷史紀錄必要改進的訊息/重點 Q1：由OFF系統所提供的檢索歷史紀錄包括什麼資訊？(7小題) i)您找到的資訊有用嗎？□是 □否 ii)如果答覆為「是」，此資訊是由OFF適當且清晰辨識考量下提供的嗎？ □資訊足夠 □資訊不足，提供缺乏資訊的解釋說明 □ a)檢索分類資訊的範圍 □ b)資料庫服務的名稱 □ c)資料庫的名稱 □ d)檢索條件列表 □ e)資訊顯示OFF審查官也經看過文件確認查詢條件 □ f)執行檢索的日期 □ g)其他：具體說明其他意見

47. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿(續) D. 檢索歷史紀錄必要改進的訊息/重點 Q2：除了現有由OFF系統所提供的檢索歷史紀錄外，是否有其其他資訊？如果答覆為“是”請說明。□是, ____________________ □不是 Q3：除了現有由OFF系統所提供的檢索歷史紀錄外，是否有其他要改進的嗎？ 如果答覆是“有”請說明。□是, ____________________□不是

48. 檢索歷史紀錄的好處評估USPTO 第4版草稿(續) E.運用檢索結果時，檢索歷史紀錄的需求 問題一：檢索歷史紀錄和檢索結果一樣有助益嗎？或者檢索結果比較有效用？ □1.兩者一樣需要□2.檢索結果比較有效用□3.無法判斷何者有效用□4.其他，請說明_______________________ F.請自由發表您的意見 _____________________________________________________

49. 伍、USPTO對於專利審查Triway 的提案 一、背景 二、USPTO的提案 三、未來活動

50. 伍、USPTO對於專利審查Triway 的提案 一、背景 三邊專利審查 (Triway)是以JPO PPH提案為部分基礎，但排除了(1) 任何發布時間(2) OSF申請案的專利審查範圍確認需求(充分地對應於OFF 授予之專利審查範圍)。 (注意：在原始的JPO 提案，要求必須為“幾乎相同”的專利申請範圍， 很難在詞義上作定義，令三邊局都接受的) 。 談到時間發布問題，現行JPO於PPH 的提案，要求申請人在OFF系統 20 個月內提出加速的審查要求。(USPTO 建議在 15 個月內提出審查需求和加速審查)。 JPO 補充說明：JPO 的觀點是時間表不需被建立。如果未提供時間表在PPH 上，可能讓申請人等待超過3 年才提出審查要求。在技術層面，USPTO懸而未決的第一個行動是很低的。在我們從JPO取得所有檢索結果之前，美國審查官較可能已著手進行美國申請案件的檢索和審查。