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1. Fallstudien zu Patent, Marke und Geschmacksmuster Dr. Urs N. StraubeApley & Straube Partnerschaft Patentanwälte Intermines/VDI18. Juni 2010 Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 1

2. Inhalt • Fallbeispiel Patent: Neuheit und erfinderische Tätigkeit • Fallbeispiel Marke I: absolute Schutzhindernisse • Fallbeispiel Marke II: relative Schutzhindernisse • Fallbeispiel Geschmacksmuster: Neuheit und Eigenart Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 2

3. I. Fallbeispiel Patent: Neuheit und erfinderische Tätigkeit • Gegenstand Laufband 10 mit zwei Schwing-armen 34, 36, die an einem aufrechten Rahmen 12ange-bracht sind, wobei die Schwing-arme 34, 36 jeweils zwei Ab-schnitte 30, 32 aufweisen, die gelenkig miteinander verbunden sind. Beurteilung nach Aufgabe-Lösungsansatz Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 3

4. 2. Stand der Technik Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 4

5. Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 5

6. 3. Erteilte Ansprüche Oberbegriff Kennzeichnender Teil Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 6

7. II. Fallbeispiel Marke I: absolute Schutzhindernisse • Instanz: BGH • Aktenzeichen: I ZB 054/98 • Entscheidung: 01.03.01 • Vorschriften: MarkenG §8 Abs2 Nr1 Nr2 • Rechtsbeschwerde: nicht zugelassen • Fundstellen: BlPMZ 2001,318 = MarkenR 2001,363 = WRP 2001,1205 - REICH UND SCHOEN • Anmeldemarke: REICH UND SCHOEN • Anmeldeweg: DE • Wesentlicher Bestandteil: Wort • Leitklasse: 41 • Waren/Dienste: Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; • Veröffentlichung und Vermietung von Büchern • Ergebnis: + (eintragbar) • Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 20.05.98 (siehe die Auswertung unter dem Aktenzeichen 29W(pat)199/96) hat in Bezug auf die oben bezeichneten Waren Erfolg. Sie führt insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, es seien Schutzhindernisse nach §8 Abs2 Nr1 und Nr2 gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zunächst ist die Vorinstanz zutreffend davon ausgegangen, dass die angemeldete Wortfolge die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt. Werktitel können nämlich nicht generell vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses dürfen keine erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden. Die Wortfolge genügt den Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Sie ist kurz und prägnant und weist keine beschreibende Aussage in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auf. Nach der Lebenserfahrung wird der Verkehr darin keinen im Vordergrund stehenden und auf die Dienstleistungen bezogenen beschreibenden Begriffsinhalt sehen. Denn er wird nicht annehmen, dass sich derartig gekennzeichnete Dienstleistungen ausschließlich auf Werke beziehen, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten. Für eine solche thematische Beschränkung der in Frage stehenden Dienstleistungen hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen und ist auch sonst nichts ersichtlich. Es besteht ferner kein Schutzhindernis nach §8 Abs2 Nr2. Wie bereits ausgeführt, wird der Verkehr in der angemeldeten Wortfolge keine im Vordergrund stehende Sachaussage über den Inhalt der Werke sehen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, sondern von einer vom Werkinhalt losgelösten Kennzeichnung ausgehen, die sich nicht in einer werblichen Anpreisung erschöpft. Feststellungen, die ein zukünftiges Freihaltebedürfnis begründen könnten, wurden nicht getroffen und sind auch sonst nicht ersichtlich. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge verneint worden (vgl die weitere Auswertung unter dem gleichen Aktenzeichen). Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 7

8. Instanz: BGH • Aktenzeichen: I ZB 054/98 • Entscheidung: 01.03.01 • Vorschriften: MarkenG §8 Abs2 Nr1 Abs3 • Rechtsbeschwerde: nicht zugelassen • Fundstellen: BlPMZ 2001,318 = GRUR 2001,1042 = MarkenR 2001,363 = WRP 2001,1205 - REICH UND SCHOEN • Anmeldemarke: REICH UND SCHOEN • Anmeldeweg: DE • Wesentlicher Bestandteil: Wort • Leitklasse: 41 • Waren/Dienste: Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von • Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und • Fernsehproduktion; Videofilmproduktion • Ergebnis: -- (nicht eintragbar) • Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 20.05.98 (siehe die Auswertung unter dem Aktenzeichen 29W(pat)199/96) hat in Bezug auf die oben bezeichneten Dienstleistungen keinen Erfolg. Die Vorinstanz hat insoweit zu Recht angenommen, dass der angemeldeten Wortfolge jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes wurde zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Wortfolge auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt, die Gegenstand der Dienstleistungen sind. Den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der Nähe der beanspruchten Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die Dienstleistungen selbst beziehen. Diese Ausführungen des Bundespatentgerichts zur Verkehrsdurchsetzung lassen Rechtsfehler nicht erkennen. Sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden (vgl ua BGH GRUR 1990, 360 - Apropos Film II). Dass dieser Durchsetzungsgrad in den hier maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreisen erreicht wird, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Auch die Anzahl von 2.000 Serienbeiträgen lässt einen solchen Schluss nicht zu. Hinzu kommt, dass die Verkehrsdurchsetzung gerade für jene Dienstleistungen nachgewiesen werden muss, auf die sich die Eintragung bezieht. Hinsichtlich der Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" ist die Unterscheidungskraft bzw die Schutzfähigkeit der angemeldeten Wortfolge bejaht worden (vgl die weitere Auswertung unter dem gleichen Aktenzeichen). Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 8

9. III. Fallbeispiel Marke II: relative Schutzhindernisse • Instanz: BGH • Aktenzeichen: I ZR 223/01 • Entscheidung: 06.05.04 • Vorschriften: MarkenG §14 Abs2 Nr2, §21 Abs4, BGB §242 • Rechtsbeschwerde: nicht zugelassen • Anmeldemarke: NEURO-FIBRAFLEX • Wesentlicher Bestandteil: Wort • Leitklasse: 5 • Waren/Dienste: Vitamin-B-Präparat • Widerspruchsmarke: NEURO-VIBOLEX • Wesentlicher Bestandteil: Wort • Waren/Dienste: Pharmazeutische Erzeugnisse • Ergebnis: = (verwechselbar) • Das im Anschluss an das Widerspruchs-Beschwerdeverfahren vor dem BPatG - der Widerspruch wurde wegen durchgreifender Nichtbenutzungseinrede zurückgewiesen, siehe dazu die Auswertung unter dem Aktenzeichen 25 W (pat) 008/99 - eingeleitete Verletzungsverfahren hat schließlich Erfolg unter Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, denn die Verneinung einer Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" und von Warenidentität sowie auch davon ausgegangen, dass es für den Grad der Ähnlichkeit der Marken auf den jeweiligen Gesamteindruck ankommt, zu dem auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, beitragen kann. Rechtsfehlerfrei hat es den Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteres erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mitberücksichtigt und es schon deshalb als unerheblich angesehen, dass die Beklagte Inhaberin einer älteren Marke "FIBRAFLEX" ist. Ebenso ist es zutreffend, grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen. Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung, die Zeichen wiesen im Gesamteindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Den Ausführungen des Berufungsgericht lässt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bestimmt. Die Annahme, "NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen, führt nicht zu einer so geringen Ähnlichkeit, dass bei Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre. Soweit im Beschluss des DPMA zur Bestimmung des Gesamteindrucks die Lautfolgen, Silbengliederung und Betonung näher erörtert sind, handelt es sich nicht um eine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise, sondern um eine zutreffende Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks zu beachtenden Erfahrungssätze. Hier führt zwar der Erfahrungssatz, dass der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu einer besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Jedoch besteht trotz der Abweichungen in der Wortmitte angesichts des hohen Maßes an Übereinstimmungen eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit und unter Berücksichtigung von Warenidentität und Kennzeichnungskraft auch eine Verwechslungsgefahr. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstands bereits vor dem Einschreiten des Berechtigten gegen die angegriffene Kennzeichnung voraus, was hier nicht dargetan ist. Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstands ab, insoweit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Beklagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 9

10. IV. Geschmacksmuster: Neuheit und Eigenart Neuheit: es darf kein identisches Muster vor der ersten Anmeldung veröffentlicht worden sein, es gibt aber eine Neuheitsschonfrist von 12 Monaten. Eigenart: der Gesamteindruck, den das Muster auf den infor-mierten Benutzer macht, muss sich von dem Ge-samteindruck unterschei-den, den ein anderes Muster auf den informier-ten Benutzer macht. Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 10

11. Deutschlands und Frankreichs im Vergleich - statistische Daten zu Patenten Dr. Urs N. StraubeApley & Straube Partnerschaft Patentanwälte Intermines/VDI18. Juni 2010 Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 11

12. Inhalt • Innovationsfähigkeit der führenden Industrieländer • Entwicklung der Anzahl der Patentanmeldungen beim EPA • Patentanmeldungen nach technischem Gebiet beim EPA • Patentanmeldungen pro Bundesland (2008) • Entwicklung der Anzahl der Patentanwälte und Patentanmeldungen Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 12

13. I. Innovationsfähigkeit der führenden Industrieländer Quelle: Innovationsindikator Deutschland 2009. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 13

14. II. Entwicklung der Anzahl der Patentanmeldungen beim EPA Quelle: www.epa.org, EPA Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 14

15. Quelle: www.epa.org, EPA 64 % Zuwachs in den letzten 10 Jahren Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 15

16. III. Patentanmeldungen nach technischem Gebiet beim EPA Quelle: www.epa.org, EPA Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 16

17. berechnet nach Angaben des EPA Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 17

18. IV. Patentanmeldungen pro Bundesland (2008) Quelle: www.dpma.de, DPMA Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 18

19. IV. Entwicklung der Anzahl der Patentanwälte und Patentanmeldungen Zum Vergleich: 16707 französische Patent-anmeldungen im Jahr 2008, 14742 von Franzosen, 650 Conseils en Propriété Industrielle berechnet nach Angeben des DPMA Apley & Straube · Schatzenberg 2 · 2 D-77871 Renchen 19