M44. 특허분쟁대응 ( 특허심판 , 소송 , 대응전략 )

1. 4. 특허의 보호 M44. 특허분쟁대응 (특허심판, 소송, 대응전략)

2. 1-1. 특허보호에 대한 입장차이 잘사는 정도 PRO-PATENT 선진국 ANTI-PATENT 후진국 특허보호의 정도 • 후진국은 생계유지도 어려우므로 특허보호가 어려운 반면에, 선진국은 타국에 비해 먼저 개발된 신기술 보호를 위해 특허보호에 적극적임 • PRO-PATENT 정책의 악영향 • PATENT TROLL 등장 (INVENTION CAPITAL) • 강제실시권 발동 어려움 예외) 타미플루

3. 1-2. 국가별 특허보호수준 특허권 보호의 정도 좋음 보통 나쁨 ?

4. 결정계 당사자계 2-1. 특허소송계통도 특허침해금지청구 손해배상청구 부당이득반환청구 신용회복청구 가처분신청 지방법원 고등법원 대법원 2주 2주 민사 무효심판기일추정 심결취소소송 특허심판원 특허법원 대법원 30일 30일 무효심판기일추정 검사공소제기 대법원 관할경찰서 지방법원 고등법원 형사 7일 7일 KTC 무역구제신청

5. 특허권자의 공격수단 특허침해자의 방어수단 • 특허포트폴리오 (기본) • 경고장 • 가처분신청 • 특허침해금지청구 • 손해배상청구 • 부당이득반환청구 • 신용회복청구 • 적극적 권리범위확인심판 • 증거보전신청 • 형사고소 • 무효심판 → 기일추정효과 • 소극적 권리범위확인심판 • 자유실시기술의 항변 • 답변서 • 라이센싱 • 회피설계 • DJ action (美) 특허심판원 “준비는 치밀하게 대응은 여유있게” 2-2. 특허소송시의 공격수단 및 방어수단

6. 2-3. 경고장의 내용 • 등록특허의 실체화 • 등록특허의 침해를 주장하는 제품의 특정 • 특허침해에 대한 내용 (증거제시는 불필요 특허권자에게 입증책임 有) • “경고장” 명의로 오지 않기도 함 미국에서 침해업체가 확인소송을 구함 • 경고장 접수 후 침해행위 계속시 침해행위에 대한 고의 인정 효과 if 특허권자 승소시 경고장에서의 단계별 요구액 if 응소후 if 소제기 직후 if 바로 협상시 특허분쟁기간

7. 2-4. 경고장 내용 검토 및 대응 등록특허의 권리범위 파악 등록특허의 유효 여부 검토 특허적 검토 제품의 등록특허 침해여부검토 법률적 검토 특허침해주장의 하자 여부 검토 답변서 작성 사업적 영향 검토 경제적 관점에서 고려 소송 경제 검토 특허분쟁의 적극적 대응을 위한 Power Patenting 전략 (KEA, i-PAC)

8. 2-5. 가처분신청 • 청구권에 대한 집행을 보전하거나 권리관계의 다툼에 대하여 임시적인 지위를 정하기 위하여 법원이 행하는 일시적인 명령 • 채권자(원고) 및 채무자(피고)로 용어를 사용 • 통상적으로 3~6개월 소요 • 가처분신청의 이점 협상력 최대화 특허침해자의 제품 유통망 교란 특허권자 특허침해자 특허침해품의 제조, 생산 및 판매금지 可 특허침해자의 시장에서의 명성저해 (도덕성에 치명적) • 가처분에 따른 보전 요건 • 본안소송에서의 승소 가능성 (신청법원에서도 특허성 판단 可) • 공공의 이익 (결제서비스ㆍ교통카드 사용중단, 제품해외수출 등) • 채무자의 태도 (더이상의 특허침해행위 ×) • 본안소송보다 가처분이 더 필요한 경우 • 특허침해증거가 명확하고, 무효사유가 없으며, 빠른 시일내에 결론 필요시 지식과 권리 2008년 가을호 변호사 최승재

9. 2-6. 가처분신청 및 특허심판의 예 1 1-1. 특허침해금지청구 가처분 1-2. 가처분 결정 2-1. 가처분에 대한 이의신청 2-2. 특허무효심판 청구 2-3. 특허무효심판 기각 2-4. 심결취소소송 2-5. 심결취소소송 기각 2-6. 이의신청 기각 3. 특허라이센스 계약 2 3 서울반도체 이츠웰 LED 납품 가처분신청 부당시 특허권자에게 손해배상책임을 전가 (2007나105732, 2007나105749) → 특허권자의 고의과실 추정 (가처분 법적행사 위험) • 해당 가처분의 피보전권리 부존재가 밝혀진 경우 • 특허무효판결시 • 피보전권리와 동일한 내용의 권리범위확인심판청구에 대해 소극적 권리범위확인 취지의 판결 확정시

10. 등록특허 2-7. 본안소송 및 특허심판 무효심판 소극적 권리범위확인심판 특허권의 대항을 받는 자 특허침해금지청구 적극적 권리범위확인심판 특허침해성립요건 • 특허발명을 실시할 정당한 권한이 없을 것 • 특허권의 보호범위에 속할 것 • 특허발명을 업으로서 실시할 것

11. 2-8. 특허분쟁시 주요대응방안 무효심판 (특허법 제133조) 소극적 권리범위확인심판 (특허법 제135조) 등록특허 등록특허 각 청구항마다 / ⊃ 주장 확인대상발명 (실시내용) 선행문헌 특허청구범위 특허청구범위 • 최초 출원일 전에 공개된 선행문헌에 의한 신규성∙진보성 결여에 의한 무효주장이 일반적 • 기재불비에 의한 무효주장은 부수적으로 주장 • 이해관계인에 한해 무효심판청구가 가능하지만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에는 누구든지 可 • 구성요소 상이, 특허발명이 공지기술, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당함을 주장 • 확인대상발명의 특정 필요 • 권리 대 권리에 대한 권리범위확인심판은 일반적으로 불인정하나 이용발명에 대해서는 인정됨

12. 납품 부품업체 완성품업체 양측 모두 특허침해소송 可 타이어 특허권 특허권자 2-9. 부품업체의 완성품 업체에 대한 특허소송 완성품업체가 선의를 주장하여도 소용없음 → 특허침해행위는 과실을 추정 (특허법 제130조) • 완성품업체에서 특허보증을 요구하는 이유 • 특허보증을 하더라도 미래까지 보장한 것은 아니므로 한계 • 완성품업체가 특허권을 가진 부품업체를 오히려 좋아하지 않는 경향이 있음 (∵ 부품 공급 차질 우려) • 설비납품업체는 수리 등을 위해 공장출입시 타사납품설비를 쉽게 볼 수 있으므로 타사는 특허침해소송에 무방비로 노출될 수 있음

13. 1 PCB 납품 부품업체 3 완성품업체 PCB에 대한 경고장 발송 2 • 검토사항 • 부품업체의 특허보증(patent indemnity) 조항의 유무 : 부품업체에 통보 필요 • PCB 특허에 대한 라이센스 현황 • 대응특허의 발굴 및 매입 (보유하고 있는 특허들 중 대응특허를 검토중) • 비침해/무효 논리의 개발 • 특허료의 조정논리 개발 2-10. 완성품 업체에 대한 특허분쟁사례 • 특허분쟁 해결을 위해 거래처를 바로 다국적 기업으로 변경시 • 영업 목적이 아닌 특허료 획득이 목적, 오히려 공세 심화 • 반드시 침해증거요구 필요 특허회피어려움 다국적 기업 (PCB 제조)

14. 2-11. 부품업체 및 완성품업체의 특허소송사례 ITC 수출 ITC에 특허침해제소 납품 • 삼성전자(완성품업체) 및 퀄컴(납품업체) • 퀄컴이 브로드컴에 의해 ITC에 특허침해로 제소되어 퀄컴칩의 수입금지결정이 내려짐 • 퀄컴칩을 사용하는 삼성전자의 휴대폰의 미국수입이 금지됨

15. A 납품업체 피납품업체 납품 특허권 확보에 의한 market share 조절 B 납품업체 2-12. 부품업체의 특허전략 • 납품하는 부품에 대한 지적재산권 확보 • 경쟁사의 경쟁 제품에 대한 특허권 존재 여부 확인 • 출원인명(사장 or 회사)으로 확인 可 • 특허검색 DB를 이용해 조사 • 특허권 존재시 이에 대응하기 위한 선행기술조사를 실시 • 경쟁사의 특허권 존재시 변리사를 통한 특허회피설계추진 • 납품하는 부품에 대한 감정서 등을 통해 특허보증 (고의적 침해 사전차단) • 설계도 등의 자료를 피납품업체에 제공시 NDA(non disclosure agreement) 작성 • 피납품업체와의 우호관계 유지

16. 특허침해품 수출 특허침해품 수입 회복불가능한 피해 우려시(1개월이내) 잠정조치 서면·현지조사, 전문가 감정 서면신청 or 직권조사 신청 후 30일 이내 조사신청 접수 조사개시 여부 결정 지재권 침해행위 조사 제재조치 시행 심의·의결 시정조치 및 과징금 부과 출석위원 50% 이상 찬성시 2-13. KTC 무역구제제도 • 지식경제부 산하 무역위원회(www.ktc.or.kr) • 지적재산권 침해에 의한 불공정무역행위 관세제도 • WTO/TRIPs 51조에 근거 • 상표권·저작권 침해물품은 반드시 통관보류를 적용하고 다른 지재권에 대해서는 통관보류를 임의로 적용 可 • 단기간(5.5개월), 저비용이나 손해배상 ⅹ

17. 1 동경세관 3 2 KTC 2-14. 무역구제제도 특허분쟁사례 1-1. 마쓰시타전기가 특허권침해를 이유로 동경세관에 LG전자의 PDP를 통관보류신청 (04.11.01) 2-1. LG전자는 특허권침해를 이유로 KTC에 파나소닉코리아의 PDP에 대한 불공정무역행위 조사신청 (2004.11.02) 2-2. KTC의 조사개시 (2004.11.04) 1-2. 동경세관이 LG전자의 PDP 통관보류결정 (04.11.11) 2-3. LG전자가 파나소닉코리아의 PDP에 대한 잠정조치를 KTC에 신청 (04.11.12) 2-4. KTC는 파나소닉코리아PDP에 대한 수입 및 국내판매를 금지하는 잠정조치결정 (04.11.29) 3. 이후 LG전자와 마쓰시타전기가 cross-license 계약을 체결하고 양사관련 소송 및 KTC/동경세관 제소를 취하하기로 합의 (05.04)

18. 2-15. 미국특허소송구조 수입제품에 대한 특허소송 지재권 관련소송 행정기관 국제무역위원회(ITC) 연방지방법원(94개소) 특허관련분쟁 저작권ㆍ상표권ㆍ불공정무역 연방순회항소법원(CAFC) 항소법원(12개소) 대법원

19. 3-1. 손해배상개요 특허권자 특허등록 침해입증 손해배상 • 손해배상요건 • 침해자의 고의·과실 (특허법 제130조에 의해 특허침해는 과실을 자동 추정) • 특허권 침해행위의 존재 • 특허권자에게 손해가 발생했을 것 • 특허침해행위와 손해발생에 인과관계가 있을 것

20. 3-2. 손해배상 청구액의 계산방법 • 특허법 제128조 (손해액의 추정 등) • 1항: 침해자의 판매수량 ⅹ 특허권자의 단위수량당 이익액 • 2항: 침해자의 이익액 (추정) • 3항: 실시료 상당액 • 4항: 초과손해 청구 가능 (고의 또는 중대한 과실이 없으면 이를 참작) • 5항: 법원의 재량적 손해액

21. 3-3. 특허소송 TIP • 특허침해자가 복수인 경우 전부에게 특허침해금지청구의 소를 제기하는 것이 좋은가 ? • NO (∵ 공동대응우려 및 대리인의 업무량이 늘어남) • 예외적으로, 제조자, 판매자, 유통자로 이루어진 침해자는 전부에게 소를 제기하는 것이 좋을 수도 있음 (∴ 항변사유가 공통되고, 자중지란을 유도 可) • 승소 가능성만 높다면 자금력이 열악한 부품업체보다는 자금력이 풍부한 완성품 업체에 특허침해금지청구의 소를 제기하는 것이 바람직 • 전국에 있는 모든 법원의 특허소송처리 실무역량이 동일한가 ? • NO (∵ 원활한 재판절차진행을 위해서 서울중앙지방법원이 바람직) • 서울중앙지방법원 11-13부, 서울고등법원 4ㆍ5부 : 지재권 전담 재판부 • 서울중앙지방법원 11-13부: 지재권 가처분 전담 재판부 • 특허침해소송의 관할 • 가처분 : 피고 소재지 법원 관할 • 특허금지침해청구, 손해배상청구 : 피고 소재지 및 불법행위지 법원 관할

22. 3-4. 소송기간 및 소송비용 그래프 손해배상 소송비용 협상 가처분 if 승소시 소송기간 승소확률 낮음 → ∵ 보전 필요성 입증

23. 3-5. 특허협상절차 1 클레임을 제시한 측에서 해당특허에 대해 설명하고 침해증거를 제시 TECHNICAL DISCUSSION 양사의 특허포지션 확인 2 상호간의 침해여부 및 무효여부에 대해 논쟁 (미국특허법 기준) 3 라이센스 협상 (특허료를 포함한 계약조건조정) BUSINESS DISCUSSION 계약 협상 4 협상 결렬시 소송단계로 발전

24. 사전 준비 : 롤플레잉을 통해 준비한 논리를 검증 (상대방 역할 담당자가 더 중요) 등록특허 등록특허 크로스 라이센스 특허권자 甲 특허권자 乙 3-6. 특허협상전략 • 상대방 입장에서 논리를 개발 : 약한 부분에 대한 대응 준비 • 질문을 통해 주장 : 좋은 질문을 통해 자기 주장을 피력하는 우회 방안을 모색 • 윈-윈 솔루션 : 소송에 따른 리스크를 상호 share할 수 있는 타협 방안을 모색 특허분쟁의 적극적 대응을 위한 Power Patenting 전략 (KEA, i-PAC)

25. 3-7. 라이센스 계약서의 구성 표제 • 당사자 표시, 계약목적, 계약범위, 계약체결의사 • 당사자 명칭 및 소재지 = 등기부 및 특허등록원부상의 기재와 일치 • 정의조항 • 실시허락조항 –수출, 하청실시, 재실시허락, 실시권설정등록 • 실시료 조항 –최저실시료, 실시료의 계산·보고·지불, 회계감사 • 특약사항 –실시권 허락자의 담보책임, 실시조항, 개량발명, 원재료∙부품의 구입, 경쟁품 등의 취급제한, 부쟁의무, 비밀유지, 특허표시·실시표시, 침해조항, 최혜대우조항 • 실시기간과 해지 –계약기간 및 갱신, 해지조항, 종료조항 • 일반조항 –불가항력 조항, 양도조항, 통지조항, 계약변경, 완전합의조항, 분쟁해결 전문 • 말미문언, 당사자 표시, 서명, 계약체결일 후문

26. 3-8. 실시료 산정의 고려 요소 및 실시료 산정 방법 • 발명의 중요성 –기본발명, 개량발명, 대체기술유무 • 발명의 개발 정도 –완성기술, 연구를 더 요하는 기술 • 발명완성부터 라이센싱까지의 소요경비 • 수요전망 • 실시로 얻어지는 이익 또는 절약액 • 실시권의 종류와 범위 (독점·비독점, 지역적 범위의 광협, 계약기간의 장단 여부) • 개량발명의 취급법 • 노하우의 수반 여부 • 보증 조항의 유무 각 산업분야에서의 오랜 경험축적으로 자연고정된 일정폭의 실시율을 데이터베이스로 활용 관행적 실시료율 특허발명의 실시로 기업이 받을 수 있는 이익액을 3분/4분하여 계산 이익액법

27. 특허권의 대항을 받는 경우의 대응전략 특허침해자에 대한 대응전략 4-1. 특허분쟁 대응전략 사전조사 사전조사 특허침해주장이 부당한 경우 특허침해주장이 정당한 경우 특허출원중인 경우 특허등록후인 경우

28. 등록시 소멸시 정당한 권원이 존재 ? 출원 中 특허권자 or 전용실시권자 ? 출원시점 99.07.01 07.06.30 4-2. 특허권의 대항을 받는 경우의 사전조사 등록여부 확인 등록원부를 조사하여 소멸여부를 확인 소멸되지 않는 기간 중 동일실시여부 확인 동일실시여부 확인 실용신안인 경우 정보제공 출원시점 확인 무심사등록 적용기간이므로 기술평가를 신청한 후 유지결정을 받아야 등록실용신안에 대한 권리행사 가능

29. 특허가 아직 등록되지 않은 경우 특허가 등록된 경우 정보제공 • 특허결정전 누구든지 가능하며 회수의 제한도 없음 • 심사관 면담도 필요하면 추진 4-3. 특허침해주장 부당시의 대응방안 • 업으로서의 실시 ⅹ • 정당한 권리자로부터 구입 (특허권 소모이론) • 법정실시권 有 주장–선사용권 등 특허권 실시에 정당한 권원 有 주장 • 선행기술조사 • 출원전 공지공용여부 무효심판 • 권리범위에 속하지 않는다는 주장의 확인을 통해 인용심결 확보 • 확인대상발명의 특정 필요 권리범위확인심판 • 무효시 업무방해죄 성립 (형법 제314조 제1항) • 손해배상책임 특허권 남용

30. 대응특허검토 • 특허권자의 실시제품을 타겟으로 함 • 특허권자의 실시제품에 대한 특허를 제3자가 보유시 매입 검토 • 실시권 계약 또는 특허 매입 • 특허권자와 라이센스 계약 체결 • 특허권자의 특허를 매입 • 대응특허를 이용한 cross-license 체결 • 특허 협상 • 감정적 대응보다는 협상을 통한 타협이 바람직 • 소송비용 및 소송기간 고려 4-4. 특허침해주장 정당시의 대응방안 • 실시 중지 • 회피설계를 통한 특허권 침해 방지

31. 특허출원중인 경우 특허등록후인 경우 • 특허침해품의 특허침해여부판단 • 특허권자의 침해입증필요 보상금청구권 침해여부판단 손해배상기간 증대 • 침해금지·손해배상·실시료 요구 • 내용증명우편 • 침해자의도파악·고의입증 경고장 발송 출원공개 경고장 발송 특허등록 손해배상 우선심사청구 • 적극적 권리범위확인심판 • 침해금지 가처분 • 특허침해금지청구 • 손해배상청구 • 침해죄 → 친고죄 심판·소송·가처분 • 우선심사청구요건 → 특허법시행령 제9조 • 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시/실시준비중 (w/간략검색필요) • 전문기관의 선행기술조사 요청에 따른 심사 4-5. 특허침해자에 대한 대응전략

32. 4-6. 특허분쟁관련 소송지원제도의예 • 특허무효조사 (지역지식재산센터, www.ripc.org, 선행기술조사) • 특허법률구조지원사업 (한국지식재산보호협회((www.kipra.or.kr)), 심판비용/심결취소소송 비용 지원) • 국제특허분쟁 (한국지식재산보호협회, 소송비용지원) • 국제특허분쟁 (한국전자산업진흥회 특허지원센터(www.ipac.kr), 소송지원) • 소송보험가입 (한국지식재산보호협회, 정부지원금 보조) • IP desk • 특허청 (외국에특허관 파견)