NULIDADE

1. NULIDADE Não cabe recurso contra a decisão que concede a patente, nos termos do art. 212, §2º da LPI. No entanto, é possível requerer administrativamente a nulidade da patente, conforme previsão do art. 46 da LPI: “é nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei” art. 47 – a nulidade pode ser total ou parcial. art. 48 – efeitos ex tunc. art. 49 – “no caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente”.

2. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE Deve-se requerer a nulidade ao INPI: “Art. 50 – A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.”

3. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE Pode ser feito de ofício pelo INPI? Sim. Fundamento: art. 51. Prazo? 6 meses contados da concessão. Extinta a patente o processo prosseguirá? Sim. Motivo: efeito ex tunc. Procedimento: art. 52 et seq.

4. AÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE Legitimidade ativa: INPI ou qualquer interessado. (art. 56) Prazo: a qualquer tempo durante a vigência. Suspende-se os efeitos da patente durante o Prazo? Apenas se presente o periculum in mora e do fumus boni iuris “Art. 57 – a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito”

5. CESSÃO DA PATENTE Art. 58 – “o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente”. Art. 59 – “o INPI fará as seguinte anotações:I – da cessão, fazendo constar a qualificações completa do cessionário; II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular” Art. 60 – “as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”

6. LICENCIAMENTO DA PATENTE Há a possibilidade do titular da patente licenciar a sua exploração, mediante contrato de licença que deverá ser averbado junto ao INPI. Licença Voluntária: art. 61 – 67. No caso de licenciamento do pedido de patente, embora a lei não vede expressamente a cobrança de royalties, o INPI não tem admitido tal prática, negando os pedidos de averbação que contenham tal previsão. Assim, os royalties só são admitidos nos casos de licenciamento de patente, mas não nos casos de licenciamento do pedido de patente.

7. LICENÇA COMPULSÓRIA A licença compulsória encontra-se disciplinada nos arts. 68 a 74 da LPI. Analisando esses dispositivos legais, percebe-se que a licença compulsória será determinada, em alguns casos, como forma de sancionar o titular da patente (art. 68 da LPI), e, em outros casos, como forma de atender a imperativos de ordem pública. A licença compulsória só será concedida pelo INPI após processo administrativo em que sejam assegurados ao titular da patente o contraditório e a ampla defesa. Art. 70 – Licença por dependência. Art. 71- Licença por interesse público. Ex: medicamento Efavirens, utilizado no combate do H1N1 -Dec. 6.108/07

8. PATENTE Patentes de interesse da defesa nacional: art. 75. Retribuição anual: art. 84. Pedido Internacional: art. 85. Patente colocada em oferta pública: reduz-se pela metade – art. 66 Falta de pagamento: arquivamento do pedido ou extinção da patente.

9. EXTINÇÃO DA PATENTE Hipóteses de extinção – art. 78: I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III – pela caducidade; IV – pela falta de pagamento da retribuição anula, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87; V – pela inobservância do disposto no art. 217” (manter procurador ou domicilio no Brasil) Caducidade: art. 80.

10. CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENSÃO Art. 76 – “o depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo” Princípio de que o acessório segue o principal – art. 77

11. PATENTES PIPELINE A previsão das patentes pipeline (ou patentes de revalidadação) decorreu do fato de que a nossa legislação anterior (Lei 5.772/1971) não permitia a patente de produtos farmacêuticos e alimentícios. Corre uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra os arts. 230 e 231 da LPI proposta pelo Procurador-Geral da República (ADIn 4.234)

12. POSICIONAMENTO DO STJ Comercial. Patentes pipeline. Prazo. Lei nº 9.279/96, artigo 230, §4º. Nos termos dos artigos 40, caput e 230, §4º, da Lei nº 9.279/96, a proteção oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro às patentes estrangeiras vigora “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, limitado ao período máximo de proteção concedido pela nossa legislação, que é de 20 anos, a contar da data do depósito do pedido no Brasil. Recurso especial não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia (REsp 445.712/RJ, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 11.05.2004, DJ 28.06.2004, p. 301).

13. DESENHO INDUSTRIAL Conceito: art. 95. Se uma determinada criação for técnica, estamos diante de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Se, por outro lado, essa criação for estética, estamos diante de uma obra de arte (quando não aplicada a um produto industrial) ou de um desenho industrial (quando aplicada a um produto industrial). Requisitos: novidade (art. 96), originalidade (art. 97); aplicação industrial (art. 98) e licitude (ou desimpedimento). Não são registráveis – art. 100.

14. PROCEDIMENTO DE REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL Segue basicamente a mesma sistemática do procedimento para concessão das patentes, com algumas variações. Legitimidade: art. 94. Exame formal preliminar (art. 102) – prazo de 5 dias. Art. 104 – pluralidade de variações. Art. 106 – “depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado”. Sigilo: até 180 dias a requerimento. Exame de mérito: eventual e diferido (art. 111)

15. DESENHO INDUSTRIAL O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de 10 anos, contados da data do depósito, mas a LPI permite a prorrogação desse prazo por três períodos sucessivos de 5 anos cada, conforme previsão do art. 108. Proteção conferida: art. 109. Terceiro de boa-fé: art. 110. Nulidade do registro: art. 112. Procedimento: art. 114 a 116. Retribuição quinquenal: art. 120. Extinção do registro: art. 119

16. MARCA Percebe-se, de início, que o Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, não previu a possibilidade de se registrar como marca um sinal sonoro, haja vista a exigência legal de que o sinal distintivo seja visualmente perceptível. Hipótese que não se pode registrar: art. 124.

17. COLIDÊNCIA DE MARCA COM NOME COMERCIAL Direito Comercial. Marca e nome comercial. Colidência de marca “ETEP” (registrada no INPI) com nome comercial (arquivamento dos atos constitutivos da sociedade na junta comercial). Classe de atividade. Princípio da especificidade. Interpretação lógico-sistemática. Recurso provido parcialmente. I – Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio. II – Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. III – No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de Paris, ratificada pelo Brasil, por meio do Decreto 75.572/75, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo direito de sua utilização. IV – Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a proteção jurídica de uma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro (REsp 119.998/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 09.03.1999, DJ 10.05.1999, p. 177)

18. PROCEDIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA Assim como ocorre com os pedidos de patente e com o pedido de registro de desenho industrial, o pedido de registro de marca também tem seu procedimento detalhado na LPI. Legitimidade: art. 128. Direito de precedência: art. 129. [...] 3. O direito de precedência, previsto no art. 129, §3º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de Preclusão. [...] (TRF 2ª Região, Apelação Cível 2003.51.01.490061-0, Rel. Des. Liliane Roriz decisão em 24.07.2007)

19. PROCEDIMENTO Art. 155 – “deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I – requerimento; II – etiquetas, quando for o caso; e III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito” Art. 147 – pedido de marca coletiva. Art. 148 – pedido de marca de certificação. Art. 161 – concede-se o certificado. Art. 162 – retribuições. O prazo de vigência do registro de marca é de 10 anos, contados da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 133 da LPI – 10 anos.

21. PROTEÇÃO AO REGISTRO DE MARCA • Assegura o seu uso exclusivo em todo o território nacional. • Art. 130: I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação. • Art. 131 – “abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular”. • Exceção: art. 132 • Princípio da especialidade ou especificidade • Marca de alto renome • Marca notoriamente conhecida

22. O USO INDEVIDO DA MARCA • Gera perdas e danos, que “prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial” (Súm. 143 do STJ). • Direito Comercial e Processo Civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade Industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano Moral – Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificar em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão vulgarizado do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por danos morais. (REsp 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.04.2003)

23. CESSÃO DO REGISTRO • Art. 130 – pode ceder o registro ou pedido do registro. • Art. 134 – “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro” • Art. 128 – Requisitos. • Art. 135 – “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhante, relativas a produto ou serviço idênticos, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos” • Art. 136 – O INPI deve fazer as anotações.

24. LICENCIAMENTO DO REGISTRO • Art. 139 – “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. • Art. 140 – Deve ser averbado. §1º Produz efeitos da data de publicação. • Não pode ser feito um acordo privado para que outro empresário de mesmo ramo registre marca idêntica ou semelhante, pois o INPI deverá denegar o registro

25. NULIDADE Art. 165 et seq. Processo Administrativo semelhante aos outros. Processo Judicial – Prazo: 5 anos (art. 174). Extinção do registro de marca: art. 142. Art. 151 – “extingue-se também quando: I – a entidade deixar de existir; ou II – a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização” Cauducidade: art. 143, se em 5 anos: . O uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; . O uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos, ou alterada significativamente.

26. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS • Fundamento: reprimir ações que levam o consumidor a erro. • art. 117 – “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. • Art. 118 – “considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”

27. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS • Art. 179 – “a proteção estender-se-á à representação geográfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”. • Art. 180 – “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. Só poder usar: • I – sejam estabelecidos no local; • II – atendam requisitos de qualidade para tanto. • Art. 182 – “o uso de indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no loca, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”