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韓国における特許ライセンスの現状と実務. www.hanyanglaw.com. www.jetro.go.jp. Contents. 1. ライセンシングに関する最新動向. 2. ライセンシング関連法規. 3. 韓国への技術移転. 4. 韓国からの技術移転. 5. ライセンス契約実務. 1. ライセンシングに関する最新動向. クアルコムの課徴金取消し訴訟、高等法院敗訴 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 技術資料の不当な要求の禁止 技術貿易収支 (2011 年技術貿易統計調査報告書 )
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韓国における特許ライセンスの現状と実務 www.hanyanglaw.com www.jetro.go.jp
Contents 1. ライセンシングに関する最新動向 2. ライセンシング関連法規 3. 韓国への技術移転 4. 韓国からの技術移転 5. ライセンス契約実務
1. ライセンシングに関する最新動向 クアルコムの課徴金取消し訴訟、高等法院敗訴 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 技術資料の不当な要求の禁止 技術貿易収支(2011年技術貿易統計調査報告書) 韓国における知的財産権に対する認識 整理
1. ライセンシングに関する最新動向 (1)クアルコムの課徴金取り消し訴訟、高等法院訴訟敗訴(2013.6.19.) • [提訴の原因となった事案] • 2009.12.30.公正取引委員会議決第2009-281号 • 韓国企業に対するクアルコムの差別的ロイヤリティー賦課などに対して2,700億ウォン余りの課徴金を賦課 ☞韓国公正取引委員会
1. ライセンシングに関する最新動向 (2) 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 • 2009.12.30. クアルコムに対する課徴金などの賦課 • 2010.3.31. 知識財産権の不当な行使に対する審査指針制定 • 従来の「国際契約上の不公正取引行為などの類型および基準」を • 全面改正 • 国内外の契約すべてに適用 • 2010.6.~:技術分野別ライセンシング実態調査の着手 • 2011.11.30.A通信社の取引業者の地位乱用行為の件 • 2011.12.23.GSK/東亜製薬の不当な共同行為に対する件
1. ライセンシングに関する最新動向 (2) 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 • 2011.11.30.公正委議決:A通信社(被審人)の取引業者地位乱用行為の件 • [特許効力喪失時の契約効力] • 1. 被審人(甲) - 15の中小企業(乙)の場合、 • 本契約書の移転技術に関して甲が登録を受けるか、出願した知的財産権が無効、取り消しになるか、登録されていない事実は、本契約の効力にいかなる影響も及ぼさない。 • 2. 中小企業(甲)-被審人(乙)の場合 • 本契約の契約期間は、第2条の契約対象特許の権利が全て消滅(無効化される場合を含む)する日までとする。 • [その他:最恵待遇、改良技術、特許紛争などでの不当な契約条項]
1. ライセンシングに関する最新動向 (2) 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 • 2011.12.23.公正委議決:GSK/東亜製薬の不当な共同行為に対する件 • 「被審人は、特許を保有する特定新薬の複製薬発売と関連し、 • 特定新薬の製薬会社が複製薬の製薬会社に相当な水準の経済的利益を提供しながら、その複製薬の製薬会社が既に出市した当該複製薬の生産・販売を中断することで相互に合意し、 • 併せて当該特定新薬と薬理の有効性分の同じ複製薬だけでなくそれと競争できるすべての成分の複製薬および更に当該特定新薬の特許とは関係のない他の新薬の複製薬ないしは競合製品にまで開発・生産・販売・取り扱うことができないように合意することによって • 特許権の正当な行使の範囲を超え当該特許新薬および複製薬などに関する市場で不当に競争を制限する行為を再び行ってはならない。」
1. ライセンシングに関する最新動向 (2) 不当な特許ライセンシングに関する公正取引委員会の最近の活動 • 2009.12.30. クアルコムに対する課徴金などの賦課 • 2010.03.31. 知識財産権の不当な行使に対する審査指針制定 • * 従来の「国際契約上の不公正取引行為などの類型および基準」を全面改正 • * 国内外契約のすべてに適用 • 2010.06 ~:技術分野別ライセンシング実態調査着手 • 2011.11.30.SKテレコムの取引業者地位の乱用行為の件 • 2011.12.23.GSK/東亜製薬の不当な共同行為に対する件 • 2012.01.18. 特許ライセンス契約公正化のためのガイドライン • 2013.05.17. 韓国経済記事「外国系企業の不公正取引行為調査着手」(誤報) • * 知識財産権分野に集中。特に、「ライセンス契約解約」に焦点を合わせる • * 前年度の国会国政監査で対策準備の要求に従ったもの • * 必要ならば、従来の審査指針なども改正する予定
1. ライセンシングに関する最新動向 (3) 技術資料要求の提供禁止 • 2011.3.29.改正:下請け取引公正化に関する法律(下請け法)第12条の3 • * 正当な理由のない技術資料の要求を禁止 • * 正当に要求する場合にも、要求目的、秘密保持、権利帰属関係、代価などをあらかじめ協議した後、書面の作成を義務化 • * 取得した技術資料の利用を禁止 • 下請け法第35条:懲罰的損害賠償(最大3倍) • * 法違反による損害の発生時、賠償責任 • * 特に、取得した技術資料の利用時、最大3倍までの損害賠償 • 技術資料提供の要求・利用行為の審査指針(2011.7.6.制定) • * 大企業が中小企業の保有する技術資料を不当に要求/利用し、技術力のある中小企業の成長を妨げる不公正行為を是正しようとするもの • * 具体的な行為事例の提示
1. ライセンシングに関する最新動向 (4) 技術貿易収支(2011年技術貿易統計調査報告書) 韓国の技術貿易収支推移(1995~2011年)
1. ライセンシングに関する最新動向 (4) 技術貿易収支(2011年技術貿易統計調査報告書) 国家別技術貿易収支推移(2001~2010年)
1. ライセンシングに関する最新動向 (4) 技術貿易収支(2011年技術貿易統計調査報告書) 主要国の技術貿易規模比較 2007年 2011年
1. ライセンシングに関する最新動向 (5) 韓国における知的財産権に対する認識 ①高い無効化率 韓国の特許訴訟における特許無効化率 (単位:%) 資料:韓国知識財産研究院 2006 2007 2008 2009 2010
1. ライセンシングに関する最新動向 (5) 韓国における知的財産権に対する認識 • ②少ない損害賠償金 • 損害賠償額の平均が5,000万ウォン • 特許侵害訴訟の勝訴時、賠償額5,000万ウォン以下が半数を占める • 訴訟時の特許無効化率が60%台 • ③不十分な特許権利の保護 • 中小企業の60%は輸出時に特許先行調査を行っていない • 中小企業の35%は特許担当がいない • 企業の39%だけが職務発明の補償を実施 • ④容易な技術搾取 • 伝統的な甲乙関係の文化 • 知的財産権の強引な売買/強奪
1. ライセンシングに関する最新動向 (5) 韓国における知的財産権に対する認識 • ⑤最近の変化 • 2010.9.16.Intellectual Discovery創立 • * 政府主導の知識財産専門企業(韓国最初) • * IPライセンシング、IP Pool, IP企業投資、IPインキュベーション、IP R&D • 2011.4.18.サムスンvs. アップル特許/デザイン訴訟開始 • 2011.7.20.知識財産基本法施行 • * 第1条(目的)本法は知識財産の創出/保護および活用を促進し、その基盤を作るための政府の基本政策と推進体系を整備 • 2013.4.2.大統領指示 • * 知識財産権取引き市場の設立推進 • 特許訴訟の管轄集中制導入推進 • (特許侵害訴訟:1審の専属管轄が2ヶ所、2審の専属管轄は特許法院) • * 弁理士の共同訴訟代理制の導入を推進(弁理士が弁護士と共同で特許侵害訴訟を代理)
1. ライセンシングに関する最新動向 (6) 整理 ①ライセンシー保護の傾向が強い ②海外企業の不当な特許ライセンシングの慣行や 韓国中小企業の保有する技術獲得に神経を尖らせている ③知識財産権の保護に対する認識不足
2. ライセンシング関連法規 (1) 関連法規 ~ 公正取引法と知識財産法の関係 ~
2. ライセンシング関連法規 (1) 関連法規 ① 産業財産権法 特許法、実用新案法、デザイン保護法(意匠法)、商標法 実施権(license)の種類:専用実施権と通常実施権
2. ライセンシング関連法規 関連法規 ②公正取引法 • 不当な共同行為禁止、不当な国際契約締結の制限 • 知識財産権の不当な行使に対する審査指針(2010年) • 特許ライセンス契約公正化のためのガイドライン(2012年) ③営業秘密保護法 • 営業秘密流出などに対する民刑事上の制裁 ④その他 • 外国人投資促進法(導入禁止技術、申告対象技術導入契約) • 大・中小企業共生協力促進に関する法律(技術資料任置制度)
2. ライセンシング関連法規 関連法規 ⑤公正取引法と知識財産法の関係 - 不当な共同行為禁止、不当な国際契約締結の制限 - 公正取引法第59条 • この法の規定は著作権法、特許法、実用新案法、デザイン保護法または商標法による権利の行使と認められる行為については適用しない(改正前) • この法の規定は著作権法, 特許法, 実用新案法, デザイン保護法または商標法による権利の正当な行使と認められる行為については適用しない(2007年8月3日改正) • 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 • 特許ライセンス契約公正化のためのガイドライン(2012年)
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針(2010年)
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ①実施許諾一般 • 実施許諾の対価 <例>実施料の差別的賦課行為:Qualcomm事例 • 実施許諾の拒絶 • 実施範囲の制限 • 実施許諾時、不当な条件の賦課 ー 価格制限、原材料などの購買先を制限、販売取引先の制限、競争商品などの取引制限 ー 抱き合わせ販売 ー 不争義務賦課 ー 技術改良と研究活動の制限 ー 権利消滅後の利用制限 ー 契約解約または紛争時の規定
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ②特許プールと相互実施許諾 • 特許プールの運営過程にこれに係わる取引価格、数量、地域、相手、技術改良の制限などの条件に対し不当に合意する行為 • 不当に特許プールに不参加の他の事業者に対する実施を認容しなかったり、差別的な条件で実施契約を締結する行為 • 特許プール運営過程において、他の事業者が独自に取得した知識と経験、技術的成果などを不当に共有する行為 • 不当に特許プールに無効である特許または共同実施に必須でない特許を含ませ、一括的実施を強制する行為 • 特許プールに含まれる各特許の実施料を合算した金額よりも相当に高額な一括実施料を賦課し実施権者に過度な不利益を提供する行為 特許プールに関する上記規定は相互実施許諾の場合にも準用される
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ③技術標準関連特許権の行使 • 基本原則:FRAND(Fair Reasonable And Non-Discriminatory) • 技術標準選定のための合意過程でこれに係わる取引価格/数量、取引地域、取引業者、技術改良の制限などの条件に不当に合意する行為 • 技術標準として選定される可能性を高めるか、実施条件の事前交渉を回避する目的などで不当に自らが出願または登録した関連特許情報を公開しない行為 • 不当に技術標準に広く利用される特許発明の実施条件を差別化したり、非合理的な水準の実施料を賦課する行為 • 参照:標準化機構を通じて選定された技術標準だけでなく公共機関入札時、必須活用技術として採用されるなど関連分野に事実上技術標準として広く利用される場合を含む
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ④特許訴訟の濫用 • 特許侵害が成り立たないという事実(該当特許が無効であるという事実など)を特許権者が認知しているにもかかわらず特許侵害訴訟を申し立てた場合 • 特許侵害が成り立たないという事実が社会通念上、客観的に明白であるにもかかわらず特許侵害訴訟を申し立てた場合 しかし、訴訟に対する特許権者の期待が合理的かつ正当であるものと認められる場合、後から特許権者が敗訴となったという事実のみから特許侵害訴訟の濫用行為と推定されるものではない
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ⑤特許紛争過程の不当な合意 • 合意当事者が競争関係にある場合 • 合意の目的が関連市場の競争制限に係わる場合 • 特許と直接的に係わらない市場で関連事業者の進入を引き延ばす場合 • 紛争の対象になった特許が無効なのを合意当事者が認知した場合 • 紛争の対象になった特許が無効なのが客観的に明白な場合 例:特許無効審判取下げと市場参入の引き延ばしに対する合意
2. ライセンシング関連法規 (2) 知識財産権の不当な行使に対する審査指針 ⑥主要営業部門に該当する特許権の譲渡 • 主要営業部門にあたる特許権の譲渡/譲受契約を締結する • 排他的実施許諾契約などを通じて実質的に譲渡/譲受契約と等しい効果を発生させる 場合 公正取引法第7条(企業結合の制限)の規定が適用できる
2. ライセンシング関連法規 (3)特許ライセンス契約の 公正化のための ガイドライン(2012年)
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - 技術料条項 技術料関連証明資料要求 原材料購買条項 実施地域制限 関連商品の価格および数量制限 競争商品および競合技術取引制限条項 他の商品および技術の取引義務条項 改良技術条項 特許効力喪失時処理条項 不争義務条項
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ①技術料条項 (イ) 競合事業者およびその取引相手先に対する技術料差別 [公正化ガイドライン] 原則的に特許権者は特許技術利用にともなう技術料を契約当事者間の合意により自律的に定めることができる。しかし、該当技術が公式的な業界技術標準として指定されたり、特定事業部門を営むための必須技術に該当し、関連技術が市場に及ぼす影響力が相当な場合には該当技術の与えた公共財的特性を考慮し不当な差別が発生しないように技術料算定時に注意を注がなければならない。 (ロ) 系列社に顕著に有利な技術料条件 [公正化ガイドライン] 系列社などと特許ライセンス契約を締結するときには技術料など詳細な取引条件が取引相手先に顕著に有利かつ過度の経済上利益を提供することになるのか点検しなければならない。適正技術料の算定は関連技術、契約時点など他の取引条件が全て同じ状況かつ特殊な関係のない独立した事業者と契約を締結する場合に適用しようとする技術料を基準とする。
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ②技術料の関連証明資料要求 [公正化ガイドライン] 経常技術料に対する証明資料を要求するのは正確な技術料の算定および取引相手先の不当な技術利用を防止のために必要な最小限の範囲において行われるべきで、競合事業者などが取引相手先の関連商品販売単価、取引先、販売数量などに関する事項を直接確認できる方法は制限されなければならない。 [推奨事例(条項)] 取引相手先は毎四半期別に経常技術料の算定のための該当四半期の関連売上高を特許権者に通知しなければならない。 特許権者は関連売上げの算定などと関連して追加的な確認が必要な場合には取引相手先に第3の独立した者を通じて詳細な売上げ内訳を確認することを要請することができる。 第三者を通した会計資料確認などに必要とされる費用は確認を要請した特許権者が負担するのを原則とする。 ただ、詳細資料の確認の結果、関連売上高の抜け落ちなどが確認された場合には、取引相手先が関連費用を負担する。
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ⑤関連商品の価格および数量制限 [公正化ガイドライン] 特許権者は、特許ライセンスにともなう技術料条件などを定めて正当な補償を得ることができるが、技術料が支払われた後、取引相手先が関連技術を利用して製造する商品の販売価格や数量を直接的に指定して関連市場の競争を制限してはならない。特に、特許権者が取引相手先と直接競合関係にある状況で特許ライセンス契約を通じて関連市場の価格や数量を直接的に制限する行為に留意しなければならない。 関連売上高の未発生による技術料の問題は経常技術料と定額技術料を並行して採用する案、売上げ実績により独占契約を非独占契約に切り替える案などを代案として検討することができる。 [推奨事例(1)] 取引相手先は、契約締結後○○まで特許権者に○○○の定額技術料を支払わなければならず、それ以降は特許技術の実施を通じて発生する関連売上高の○%を四半期ごとに経常技術料として支払う。 [推奨事例(2)] (独占的ライセンス契約の場合)取引相手先は、特許技術を利用して作られた商品の価格および数量を自律的に定めることができる。 ただし、関連する年間売上高が○○○に達しない場合、特許権者は前項の規定にかかわらず、取引相手先以外の第三者にも関連技術をライセンスすることができる。
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ⑥競争商品および競合技術取引制限条項 [公正化ガイドライン] 特許ライセンス契約締結時、営業秘密流出のおそれを名目に取引相手先が競合事業者と取引すること自体を一括して禁止する条項を規定することは再考を要する。特許権者はより競争を抑えた方法で営業秘密流出のおそれを解消することができる。このために特許権者は契約書上の秘密保持義務を規定して特にセキュリティーが必要な情報および該当情報へのアクセス制限などを具体的に規定し、取引相手先に必要な措置を取るよう要求することができる。 [推奨事例] 取引相手先は、特許ライセンス契約を通じて得た特許権者の重要技術情報が特許権者の競合事業者を含む権限のない他の事業者に流出しないよう秘密を保持する義務がある。
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ⑧改良技術事項 [公正化ガイドライン] 特許権者が特許技術をライセンスした後、取引相手先が関連技術を改良した場合、改良技術には基礎固有技術を開発した特許権者の寄与分と持続的な技術革新を通じて改良技術を完成した取引相手先の寄与分が同時に存在する。したがって、改良技術条項は特許権者の最初の寄与分を補償すると同時に、取引相手先の以後の持続的な技術革新の誘導を十分に保障できるよう規定されなければならない。 [推奨事例] 取引相手先が独自に特許技術を改良した場合、改良技術に対する特許権は該当改良技術を発明した取引相手先の所有とする。ただし、原特許権者の要請がある場合、取引相手先は基礎固有技術の寄与分と改良技術の価値を考慮して合理的な条件で原特許権者に通常実施権を許し付与する。
2. ライセンシング関連法規 (3) 特許ライセンス契約の公正化のためのガイドライン(2012年) 契約条項別の留意事項 - 事例から見る公正取引法違反の憂慮 - ⑨特許効力喪失時の処理条項 [公正化ガイドライン] 原則的に特許権の行使は、該当権利の効力存続期間に限定されるべきで権利効力が喪失された後は公知技術を公衆一般が自由に利用し次世代の革新に活用するべきである。特許権者は契約書上のライセンス対象である特許が事後的に無効化された場合には、このような事実を取引相手先に通知し、特許効力の喪失後に技術料が支払われるなど技術利用の制限を予防することが望ましい。 [推奨事例] 特許権者は契約締結後、関連特許が無効、取消し、未登録の場合には直ちに関連事実を取引相手先に通知する。特許権の効力喪失後には関連技術料を支払わない。一部の特許権の効力喪失にともなう技術料変更事項などは別途に協議する。 [例外] 特許権満了後の期間までの技術料分割納付を自律交渉で契約した場合
3. 韓国への技術移転 ライセンスアウトの適合性判断 韓国におけるライセンシーの発掘 実務上の注意点
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 日本の技術者を活用する必要性を感じるか 日本の技術者を活用したい分野は 全国機械・金属・部品素材・自動車分野の中小企業262社を対象に調査資料:知識経済部 韓日産業技術協力財団
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 日韓中小企業情報交流センター (http://www.jk-bic.jp) 韓日産業技術協力財団 (http://www.kjc.or.kr)
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 韓国企業における技術導入の推進理由 (単位:社、%)
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 韓国企業の技術導入を決めた要因 (単位:社、%)
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 韓国企業の技術導入を開発状態の選好度 (単位:社、%)
3. 韓国への技術移転 (1) ライセンスアウトの適合性判断 韓国企業の技術貿易の推進経路 (単位:社、%)
3. 韓国への技術移転 (2) 韓国におけるライセンシーの発掘 • 技術移転取引を支援する公共機関や民間機関、大学TLO • インターネット上の技術取引情報サイト • 特許公開公報、特許公報などの特許文献 • 各種博覧会、展示会、見本市、逆見本市 • 雑誌などでの広告
3. 韓国への技術移転 (2) 韓国におけるライセンシーの発掘 • Intellectual Discovery • 韓国政府主導の知識財産専門企業 • 事業モデル • IP Licensing • IP Pool • IP企業投資 • IPインキュベーション • IP R&Dなど
3. 韓国への技術移転 (2) 韓国におけるライセンシーの発掘 韓国技術ベンチャー財団(http://www.ktvfjp.com) • 東京事務所-職員3人、諮問委員9人、コーディネーター65人- TEL. 03-3436-1396,FAX. 03-3436-1397
3. 韓国への技術移転 (2) 韓国におけるライセンシーの発掘 日韓中小企業情報交流センター (http://www.jk-bic.jp) 韓日産業技術協力財団 (http://www.kjc.or.kr)
3. 韓国への技術移転 (3) 実務上の注意点 • 営業秘密保護措置 • 積極的実施誘導 • 原材料供給条項 • 過去分のロイヤリティー • 会議録の作成 • ライセンス譲渡の禁止 • 監査条項の活用 • 契約書ドラフト案作成
3. 韓国への技術移転 (3) 実務上の注意点 • 営業秘密保護措置 • 日本の優れた退職技術者の韓国企業就職 • 韓国中小企業の緩い営業秘密管理実態に注意 • 相手先である韓国企業の営業秘密管理実態の把握が必要 • 本格的な交渉に先立ちNDA締結が必須 • 積極的な実施の誘導 • 初期1~2年の間は定額技術料ないし最低ロイヤリティー条項設置が必要 • 原材料供給条項 • 安定性および品質保障のために避けられない場合、特定原材料の購入を取引相手先に要求 • 過去分ロイヤリティー • 過去分ロイヤリティー要求 • 過去分ロイヤリティーに対する監査権の留保