Le brevet d invention: Un outil de management strat gique S ance 8 : Le transfert inter-organisationnel : le r le fonda

1. Le brevet d’invention:Un outil de management stratégiqueSéance 8 : Le transfert inter-organisationnel : le rôle fondamental de la propriété intellectuelle Séance 9 : Politique et stratégie des multinationales en matière de propriété intellectuelle Pénin Julien BETA – ULP Strasbourg penin@cournot.u-strasbg.fr

2. Bibliographie Management stratégique des DPI, P. Corbel (2007), ed. Gualino Stratégies de PI: Guide des entreprises innovantes en action, P. Breese (2002) ed. Dunod. L’Evaluation des DPI, P. Breese, A. Kaiser, A. Pompidou (2004), ed. Gualino La PI au service de l’innovation, P. Breese, Y. de Kermadec (2004), ed. Nathan. « Entre incitation et coordination : repenser le rôle économique du brevet d’invention dans une économie fondée sur la connaissance » Pénin, Cohendet, Farcot, Management international, (2006), vol. 10, pp. 65-84 Innovation and its discontents: How our broken patent system is endangering innovation and progress and what to do about it, A. Jaffe, J. Lerner (2006) Rembrants in the attic: Unlocking the hidden value of patents, Rivette, Kline (2000)

3. Sommaire Brevet d’invention: Définition et généralités Le brevet pour se protéger Brevet: du savoir-faire au savoir-faire Le marché des technologies Les abus: le brevet, une taxe sur l’innovation? Brevet et alliances

4. Brevet d’invention: Définition (1) Un brevet est un droit temporaire de monopole d’exploitation sur une innovation (produit ou procédé) accordé aux innovateurs, sur un territoire donné, pour une durée de 20 ans (suite aux ADPIC) Il donne le droit d’exclure les concurrents potentiels d’utiliser, de produire, de revendre et d’importer l’innovation (produit ou procédé) protégée par le brevet. (valable également pour le produit obtenu directement à l’aide d’un procédé breveté).

5. Brevet: Un droit de propriété intellectuelle parmi d’autres Brevets Marques (kronenbourg) Droit d’auteur (Da Vinci Code) Modèles (bouteille Orangina) et dessins (Astérix) Plantes (Certificat d’obtention végétale) Secrets de fabrication Appellation géographique (Tokay) Bases de données Noms de domaine (.eu, .ca) Etc.

6. Brevet d’invention: Définition (4) Droit d’utilisation exclusive Droit de monopole d’exploitation Droit d’exclusion Exemple des brevets d’amélioration « perfectionner c’est contrefaire » Droit de poursuivre en justice « Licence to sue » « Invitation to a lawsuit », Edison. Le brevet est un droit d’exclure mais il reste à la charge du détenteur de rendre cette exclusion effective (en faisant respecter si besoin son droit devant un tribunal)

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8. Brevet d’invention: Un « contrat social » Brevet est un contrat en quelque sorte entre l’inventeur et la société. Chacun a des droits et des devoirs. Droit d’exclusion sur l’invention Devoir de la mettre à disposition après un certain temps (20 ans maximum) Devoir de diffuser les connaissances sous jacentes à l’invention le détenteur du brevet doit diffuser la connaissance sous jacente au brevet Toute demande doit être accompagnée d’une description de l’innovation permettant sa reproduction par une personne instruire de l’état de la technique ainsi que d’une bibliographie détaillée des sources de l’innovation (autres brevets, publications, etc.). La demande doit également contenir des revendications, inventeur, propriétaire, etc. 18 mois après la demande cette description est publiée , i.e. accessible à tous Possibilité pour l’inventeur de se rétracter quelques semaines avant la publication en retirant la demande de brevet

10. Description et protection Incitation à révéler les connaissances La protection conférée par le brevet est conditionnée à la description. Tout élément non mentionné dans la description (et donc tenu secret) n’est plus protégé. Importance de la description Vocabulaire, figures, etc. Brevet participe ainsi pleinement à diffuser les connaissances dans l’économie Connaissances gardées brevetées disparaissent Exemple: Pyramides Cette propriété du brevet est-elle encore aussi importante à l’heure de l’Internet et des « Small-worlds »? (Breese, 2002)

11. Critères de brevetabilité Nouveauté Pas déjà publié, utilisé, rendu accessible à une personne non tenue au secret. Aucune « antériorité » Délai de grâce Non évidence Ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique Susceptible d’application industrielle Tout n’est pas brevetable: découvertes, formules mathématiques, algorithmes, vivant. Il faut mentionner une application

13. L’anatomie d’un brevet Page de garde Inventeur(s) Désignation des inventeurs: une formalité? Demandeur(s) Date de priorité Date de publication Classification technologique Résumé Revendications Description Figures graphiques

14. Ecriture des revendications « La rédaction des revendications est un travail délicat: si la revendication est formulée de manière trop restrictive, un tiers pourra facilement la contourner. Si elle est formulée de manière trop large, elle peut encourir la nullité pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive du fait qu’elle aura pris le risque d’intégrer des solutions déjà connues » Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, 2005

15. Secret absolu avant le dépôt de brevet Deux raisons: Révélation peut antérioriser le brevet Révélation implique un risque de pillage Interlude Jésus est l’inventeur d’un nouveau système de sécurité pour les appartements: Son invention consiste en « un trou dans la porte permettant de s’assurer de l’identité des visiteurs avant d’ouvrir ». Il demande à Juda d’aller apporter la demande de brevet à l’INPI…

16. Brevet, découverte et invention Découverte n’est pas brevetable. Elle le devient lorsqu’elle est utilisée par l’homme à des fins pratiques. utilité ou applicabilité Exemple : Un gène, une souris. L’œuf dure. identifier une fonctionnalité

17. Identifier les marchés à protéger Un brevet protège un marché Empêche production, commercialisation et utilisation de l’invention brevetée Déposer un brevet dans chaque pays où un marché existe Marché = exploitation directe et/ou accords de licence Négliger les autres Identifier le marché? Qu’est ce qu’un marché? L’exemple des skis: Faut-il breveter en Belgique?

18. Offices de brevet Les demande de brevet sont évaluées par les offices des brevets (USPTO, EPO, INPI, OMPI). Il n’existe pas de brevet mondial ni de brevet communautaire européen. Tout juste des facilités de procédure: Règle de priorité Brevet européen Demande PCT

19. La procédure PCT Il n’existe pas encore de brevet unique mondial (un dépôt pour tous les pays). La procédure PCT facilite la demande en permettant de réaliser une demande unique dans les premiers mois. Pendant une période maximale de 30 mois le déposant réalise une demande unique auprès de l’OMPI. Après 30 mois il lui faudra choisir les pays désignés. Intérêt de cette procédure : Elle permet de gagner du temps. 30 mois avant de se décider. Repousse l’échéance de la phase nationale au maximum. Coût PCT : 5000 euros + frais mandataires, traduction, etc.

20. Historique des brevets (1) La Grèce antique Protection des nouvelles recettes de cuisine dans la colonie Grecque de Sybaris en Italie (voir Breesé, 2002) « Si quelque traiteur ou chef de cuisine inventait un plat d’une qualité exceptionnelle tel était son privilège que nul autre que lui –même ne pouvait en adopter l’usage avant une année afin que le premier à inventer puisse seul posséder de droit de la réaliser pendant cette période, de manière à encourager les autres à exceller par de telles inventions dans une vive compétition » Le Banquet des sages, Athénée, Lettres patentes (privilèges) à la discrétion du Prince Objectif: attirer des inventeurs étrangers Venise (1474): première loi sur les brevets (votée par le Sénat): Parte Veneziana Apparition des critères modernes de brevetabilité (nouveauté, non évidence et application industrielle) Constitution US et Française (1790-1791) Jefferson

21. Historique des brevets (2) La convention de Paris (1883) Egalité de droits résidents-étrangers Principe de priorité Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970) Centralisation de la demande lors de la phase amont – demande PCT Création OMPI (WIPO) Arrangement de Strasbourg (1971) Classification IPC Convention de Munich (1973) Naissance de l’OEB

22. Historique des brevets (3) Accords ADPIC (Uruguay Round, 1994 – entrée en vigueur, 1995) Homogénéisation des DPI au niveau international Protocole de Londres Brevets Européens écris dans les trois langues Européennes (Allemand, Anglais et Français) Diminuer coût des brevets Rend plus difficile les études de liberté d’exploitation

23. Coûts d’une demande de brevet Coûts directs: taxes et redevances Coûts indirects: écriture, CPI, etc. (la plus grande part du coût total) On parle en général de 3,000 euros en France (plus les annuités). Pour un brevet Européen c’est plutôt de l’ordre de 30,000 euros pour une protection dans 8 pays (plus les annuités) – surtout frais de traduction Pour un brevet dans tous les pays du monde (OMC) sur 20 ans on parle de 300,000 euros. Sans compter les frais de défense éventuelle devant les tribunaux … Un procès aux USA c’est minimum 1 millions d’euros

24. Deux grands systèmes de brevet: USA / UE (Reste du monde) Europe (RDM) First to file Nouveauté Application industrielle Publication automatique de la demande après 18 mois Révéler un des moyens d’utilisation Opposition Droit de possession antérieure Pas homogénéité

25. Période de grâce En Europe, secret absolu avant dépôt de brevet (ni divulgation, ni vente) Aux USA, délai de grâce de 1 an toute information révélée par l’inventeur avant le brevet n’empêche pas son dépôt dans un délai de un an après la divulgation Facilite la communication Recherche de partenaires Financeurs Collaborations avec milieux scientifiques

26. Les stratégies de brevet 1) Stratégie offensive: brevet pour défendre un monopole 2) Stratégie d’image 3) Stratégie partenariale: brevet pour collaborer 4) Stratégie marchande: Brevet pour vendre des technologies 5) Stratégie défensive: cross-licensing 6) Brevet pour faire vivre le capital immatériel 7) Brevet pour miner le terrain, Stratégie ouverte: Brevet pour libérer des technologies Brevet en interne: motivation, articulation

27. Un large spectre d’utilisation du brevet Appropriation stricte Exemple: la pharmacie

28. II Le brevet pour se protéger Stratégie offensive: brevet pour défendre un monopole

29. Vision classique du brevet: recherche de rente Ecarter la concurrence Offre un monopole d’exploitation Permet au détenteur d’accroître le prix de son produit et donc d’augmenter ses gains Pas aussi simple en réalité Identifier les contrefacteurs (veille, inventions de procédé) Les évincer « le marché n’apprécie pas les monopoles » IBM et Intel Exemple Myriad Genetics

30. « Trop souvent le brevet n’est perçu que comme un moyen offensif, quasiment magique, destiné à écraser le contrefacteur […] L’idée que l’on se fait des brevets est souvent mythique et caricaturale. La réalité est plus subtile et complexe et le recours au brevet doit s’inscrire dans un projet d’entreprise global et cohérent, impliquant tous les acteurs de l’entreprise » Breesé, 2002, p 113

31. Les limites du brevet protection Protection pas toujours efficace (empêche pas l’imitation dans la plupart des industries) Brevet est rapidement contourné Dans les 2 ans qui suivent le brevet, des substituts sont mis sur le marché Durée de vie moyenne d’un brevet: 7/8 ans (sauf pharma) Cher Long Incertain Complexe (du point de vue juridique)

32. Les raisons de l’inefficacité du brevet: Résultat d’enquête Cohen et al., 2000Carnegie Mellon Survey, 1994 Facile a contourner 65.3% Difficile prouver nouveauté 54.8% Révélation de l’information 46.7% Coûts de dépôts 36.7% Coûts de défense 25.3% Progrès technique trop rapide

34. Demande et délivrance de brevets aux USA

35. Explications du paradoxe Mondialisation Recherche académique (Bayh-Dole act) Changements législatifs favorables CAFC aux USA (1982) (court of appeal of the federal circuit – TGI en France) Jurisprudence favorable aux brevetés Polaroid vs. Kodak (900 millions $) Renversement de la charge de la preuve pour les procédés Nouvelles technologies (semiconducteurs, biotechs)

36. Explication du paradoxe: au-delà des stratégies d’exclusion Brevet n’est pas seulement un moyen d’exclure. C’est aussi un élément stratégique central pour les entreprises. Il permet de:

37. “Firm A's corporate patent department will wait to be notified by attorneys from firm B that it is suspected that A's activities are infringing B's patents. Because possibly germane patents and their associated claims are so numerous, it is in practice usually impossible for firm A – or firm B – to evaluate firm B's claims on their merits. Firm A therefore responds - and this is the true defensive value of patents in industry – by sending B copies of « a pound or two » of its possible germane patents with the suggestion that, although it is quite sure it is not infringing B, its examination shows that B is in fact probably infringing A. The usual result is cross licensing, with a modest fee possibly being paid by one side or the other. Who pays, it is important to note, is determined at least as much by the contenders' relative willingness to pay to avoid the expense and bother of a court fight as it is by the merits of the particular case.” Von Hippel (1988, p. 53).

38. Stratégie offensive vs. Stratégie défensive: Le brevet pour accéder à des technologies Monnaie d’échange: « bargaining chips » Brevet permet de garder des champs technologiques ouverts en se protégeant des brevets déposés par les autres On a ici une utilisation défensive du brevet – pour se défendre en cas d’accusation et non pas pour attaquer en contrefaçon Entretenir un portefeuille vaste de brevets est ainsi une stratégie qui permet de garantir un accès aux technologies brevetées par d’autres

39. Définition Stratégie offensive de brevet : L’entreprise utilise son brevet de sorte à attaquer les contrevenants en justice. Elle protège son domaine. Stratégie défensive de brevet : L’entreprise utilise son brevet de sorte à se protéger contre des attaques éventuelles (monnaie d’échange, outil de négociation)

40. Technologie discrète vs. complexe Technologie complexe: La mise en place d’une innovation nécessite l’utilisation de plusieurs éléments détenues en général par une multitude d’acteurs et protégés chacun par des brevets Exemple: l’électronique Technologie discrète: La mise en place d’une innovation requiert l’utilisation d’un seul élément Exemple la pharmacie Cross licensing est lié aux technos complexes lorsque plusieurs technologies s’entrecroisent Dans ce cas les entreprises ont intérêt à rassemble d’importants portefeuilles de brevet afin de se prémunir contre les attaques qui ne manqueront pas d’arriver

41. Cross-licensing: un intérêt mutuel Les entreprises ont en général intérêt à négocier, sinon aucune ne pourra continuer à exploiter sa technologie Le cas de l’électronique: Portefeuilles de brevets énormes Échanges “anonymes”

43. III Brevet: du savoir-faire au savoir-faire Brevet pour faire vivre le capital immatériel

44. Capital vif et capital mort Le Mystère du Capital, H. DE SOTO (2000) Les deux rôles de la propriété : Le régime de propriété ne fait pas que déterminer l’appropriation. Il rend le bien vivant. Il permet de l’échanger, le valoriser, etc. « Les PED ont pleins de ressources. Ils ne sont pas pauvres dans l’absolu. Mais ces ressources ne se présentent pas comme il faudrait : ce sont des maisons bâties sur des terrains sans titre de propriété bien certain, des entreprises non déclarées à la responsabilité mal définie, … Faute de documents désignant nettement leur propriétaire, ces possessions ne peuvent être directement transformées en capital, elles ne peuvent être vendues en dehors de petits cercles locaux ou les gens se connaissent et se font mutuellement confiance, elles ne peuvent servir à garantir des emprunts, elles ne peuvent servir d’apport en nature lors d’un investissement. » (De Soto p. 15)

45. Brevet: Rendre vivant le capital immatériel Une entreprise dont la grande majorité des actifs est intangible (connaissances) est composée de capital mort. Elle peut difficilement emprunter, être côtée en bourse, négocier avec des partenaires, etc. Le système de brevet permet de rendre vivant ce capital. Exemple des biotechs, création de start-up, etc. Tout l’argent qui afflue dans les biotechs ces 20 dernières années ne serait pas arrivé sans le brevet. Le brevet (le droit de propriété) permet aux entreprises de créer du capital !!!!

46. Brevet: Transformer du « savoir-faire » en « savoir-faire » Know-How: ce qui fait que ca marche Know-what Know-why Know-how Know-who Know-be Kow-how: « un ensemble substantiel et formalisé de connaissances non directement accessibles »

47. BREESE (2000, p. 303)

48. « La PI constitue également l’un des outils pour conférer une réalité comptable, financière et juridique à des actifs qui bien qu’intangibles constituent une source de valeur essentielle pour une entreprise » Breese, 2002, p 1

49. Financiarisation du brevet:Pourquoi évaluer les actifs immatériels? Cession ou licence de brevet Transfert de technologie et de savoir-faire associé Prêt ou financement bancaire garanti par les actifs incorporels Opération de fusion/acquisition Création d’une joint-venture Rachat d’entreprise Prise de participation, apport en capital Création de start-ups Récompenser les chercheurs Gérer le portefeuille de brevet Déposer ou renouveler ou non un brevet

50. Gestion active d’un portefeuille de technologie Rivette et Kline (« Rembrants in the Attic », HBR, 2000) Exemple de Dow-Chemicals (environ 30,000 brevets) Economie de 50 millions$ en non-renouvellement de certains brevets Augmentation des royalties de 25 millions$ à 125 millions$ Evaluer ses technologies. Essentiel de connaître la valeur de ses actifs. Audit Evaluation financière Valoriser Protection Cession Abandon Attente

51. IV Le marché des technologie « Libérer la valeur cachée des brevets »

52. Le brevet pour vendre des technologies Toutes les inventions n’ont pas pour but d’être commercialisées par leur inventeur Inventeurs indépendants Secteur non clé pour l’inventeur Recherche publique Atteindre un nouveau marché (rechercher une couverture géographique plus importante) Dans ce cas le brevet permet à l’entreprise de vendre son invention et donc d’en tirer profit Brevet est un droit cessible Certaines entreprises réalisent une grande partie de leur CA en accordant des licences (Thompson, TI, Air liquide, etc.) Gestion du portefeuille: « Rembrants in the Attic » L’exemple de la chimie lourde: ventes de licences > investissements en R&D

53. Accorder une licence permet d’éviter un litige et de renforcer un brevet Contrôle l’afflux de concurrents Collaboration du licencié Diminue les incitations à contourner le brevet

54. Le brevet : création d’un marché des technologies Le brevet en protégeant et en révélant en même temps les technologies facilite la création d’un marché des technologies. Il permet de résoudre en partie le paradoxe de Arrow (1962) Le cas de R. Kearns et de l’essuie glace Signal augmente la visibilité La protection rend le signal possible Paradoxalement le brevet facilite ainsi les échanges Sans brevet il est difficile de vendre sa technologie

55. Brevet et division du travail de recherche Brevet permet ainsi de diviser le travail de recherche et facilite la spécialisation Exemple: La pharmacie et le paradigme des biotechnologies En 2003, 40% des nouvelles molécules mises sur le marché étaient d’origine biotech Random vs. rational drug screening

56. Le cas Nemoptic Crée en 1999 Emploi aujourd’hui 40 pers et CA 5 millions euros Spécialisé dans les afficheurs à cristaux liquides Technologie BiNem Persistance de l’écran même si plus alimentation 16 brevets (plusieurs déposés par CNRS) Cède licences aux fabricants (essentiellement Asiatiques) Entreprises FabLess Nouveaux modes d’organisation

57. Les licences d’exploitation Accords de licences très variés Exemple du logiciel libre: on peut (presque) tout exprimer dans une licence Licence exclusives Licences avec contrôle sectoriel Licences virales Licences limitées dans le temps Etc. Généralement deux parties: upfront (fixe) + une partie variable en fonction des revenues

58. Les contrats de licence Les parties (qui est concerné) L’objet du contrat (domaine géographique, secteur, etc.) Conditions financières (redevances) La durée du contrat: Une licence ne peut excéder la durée de vie du brevet Prolongation par licences de savoir-faire Garanties (cas de non paiement, report, invalidation du titre, etc.) Contrefaçon (qui fait quoi en cas de contrefaçon) Les perfectionnements (qui a droit à quoi) Durée du contrat et possibilité de résiliation Les litiges Clauses abusives: obligation de fournisseur, interdiction de recherche, etc.

59. Marché des technologies sur internet? Fluidifier le marché Enchères Yet2.com

60. Transfert de technologie et connaissances tacites Connaissances tacites limitent le potentiel de transfert du brevet Argument du TT suppose les connaissances tacites également réparties entre les entreprises Parfaite capacité d’absorption du récepteur Dans le cas contraire, le TT est long et nécessite des interactions fréquentes Clauses assistance et échange employé dans les licences d’exploitation

61. V. Les abus: le brevet, une taxe sur l’innovation? « innovation and its discontents » Jaffe et Lerner, 2004

62. Stratégie défensive et « Trolls » Exemple: RIM, BlackBerry et les « Trolls » Trolls = sociétés sans exploitation (fabless) Gèrent portefeuilles de brevet Pas possible contre attaquer car comme pas exploitation du brevet pas possible de contrefaire Facilité par réglementation US (Jaffe et Lerner, 2004) Bureau d’enregistrement Renforcement du droit (CAFC)

63. Une nouvelle taxe? Brevet augmenterait le coût d’innover pour les entreprises Effet inverse à celui initialement escompté

64. « Tragédie des anticommuns » en l’absence de droits de propriétés les biens communs, partagés et accessibles à tous, sont voués à la disparition car utilisés au-delà de leurs capacités auto-régénératrices. « Tragédie des communs », G. Hardin (1968) Problème de sur-utilisation de la ressource Cela justifie une certaine forme de contrôle, soit par l’État, soit par une privatisation, pour ces biens à l’accès incontrôlé et aux ressources épuisables Par opposition: « Tragédie des anticommuns » La multiplication des droits de propriétés sur des éléments distincts d’un même produit peut entraîner une sous utilisation de ce produit

65. « Tragédie des anticommuns » Si une innovation nécessite de combiner des éléments appartenant à plusieurs individus, pour la mettre en œuvre il faut négocier un accord auprès de chacun Heller et Eisenberg (1998) Electronique Biotechnologies Deux causes principale à la tragédie: Coûts de transaction Multiple marginalisation (Cournot, 1838) Nécessité d’une régulation

66. Tragédie des anticommuns: P1+P2+P3+…+Pn > Pr > Pm Utilisateur (consommateur) Prix de réserve (Pr)

67. Patent pool: Une solution? Définition: Une entité à gouvernance unique à laquelle plusieurs firmes décident de céder leur brevet. Le pool aura donc la responsabilité de gérer l’ensemble des brevets Exemples: RCA, MPEG Intérêt: Réduire le risque d’anticommuns car interlocuteur unique Risques Pratiques anticoncurrentielles Barrières à l’entrée

68. VI Brevet et alliances Stratégie partenariale

69. Le brevet pour négocier: Stratégie partenariale Brevet a un rôle central dans les négociations entre organisations Facilite ainsi les collaborations Protection ex-ante Mesure des compétences des acteurs Structure la collaboration, améliore la base juridique Co-dépôt de brevet

72. L’exemple des biotechs Petites start-ups ne peuvent pas utiliser le brevet dans un but d’exclusion Petite taille i.e. pas les moyens de tout faire seules Obliger de collaborer et d’obtenir une visibilité Utilisation partenariale Exemple: AT est une jeune spin-offs de l’ULP fondée en 2001 Spécialisée dans la transfection (vecteurs) Brevet sur un nouveau vecteur (chimique et non pas un virus) Collaboration avec un partenaire US Levée de fond (capital risque)

73. Co-opetition in the development of GEVBureth, Pénin, Wolff (2007)

74. Conclusion: Une gestion complexe du portefeuille de brevet Préserver un portefeuille de brevet coûte cher Important de faire le tri régulièrement Audit régulier de son portefeuille Analyse coût-bénéfice Valoriser les brevets non utilisés Les licencier (TI) Les renforcer Les libérer (IBM) Sinon les résilier Attention aux bénéfices « cachés » d’un brevet Le problème de l’évaluation financière de la PI Brevet = option