获得和有效的利用专利

1. 获得和有效的利用专利 陈维国 美国飛翰律师事务所

2. 为什么中国公司是诉讼目标 • 中国之崛起，世界为之震动 • 中国公司越来越强大, 出口产品到美国数量增多 • 市场份额增大 • 从低端服装玩具，走向高端电子生物化学产品 DVD, TV • 专利诉讼，市场上的角逐的武器 • 中国公司壮大之同时，缺少专利盔甲的保护 • 很少有公司诉IBM • 日本公司20年前，诉讼目标，上亿美元赔偿 • 大量在美国申请专利，有效保护自己，由被告转为原告

3. 专利诉讼导致的结果 • 巨额专利诉讼赔偿 • 过去五年，至少有10起专利判决或和解的赔偿额在一亿美元以上，有4起在5亿美元以上 • 几千万美元赔偿额司空见惯 • 非美国公司包括日本公司，韩国公司，台湾公司在美国频频被诉 • 中国公司平均至少每月数家在美国被诉，刚刚开始 • 随着中国公司出口产品到美国数量增多，越来越多中国公司会在美国被诉。 • 客户暂停进口产品 • 高昂的律师费用 • 上千万美元律师费用 • 公司内部资源消耗

4. 建立专利组合 • 中国公司 – 专利部是服务部门，是公司运作的成本（越低越好） • 目标 – 专利成为盈利部门，有自己的商业运作 • 日立公司 • 70年代，每年收取专利费 5 百万美元，付出专利费 9千5百万美元，亏损9千万美元 • 大量申请专利 • 90年代，96年收取专利费 4亿5千5百万美元，付出专利费 9千1百万美元，盈利3亿6千4百万美元 • 21世纪，专利费盈利近10亿美元 • 正泰 v 施耐德

5. 建立有效的专利组合 1 什么是专利？

6. 建立有效的专利组合 1 第一层次：专利的两个方面 • 防卫型专利 • 攻击型专利

7. 建立专利组合 1 • 防卫型专利 • 专利申请的权利要求 –针对公司的技术和产品，适当扩大权利要求范围 • 目的是保护公司产品不被竞争对手仿制 • 保护产品市场 • 防止其他公司应用本公司的专利技术

8. 建立专利组合 1 • 防卫型专利 • 举例 • 跨洋运输方法 • 与公司工程师，专利律师合作，考察可申请专利的各个方面

9. 建立专利组合 1 • 攻击型专利（策略型） • 必须有三方的参与及支持, 商业决策，专利，工程师密切合作，预测未来产业趋势 • 预测市场趋势，预期下一代新产品必要的技术, 应为之申请专利 • 使专利的权利要求涵盖到竞争对手的产品上 • 围绕核心技术，广泛申请专利，将来用来告别人或作防卫反击，收取许可费 • 交叉许可 • 特点：专利权利要求范围广，围绕核心技术多申请

10. 建立专利组合 1 • 攻击型专利 • 举例 • 分析竞争对手所有有效专利 • 找出竞争对手专利组合中的漏洞 • 例如，一个产品，有几个方面，在某两个方面没有专利。 • 公司集中工程师，提出改进方案，在这两个方面申请专利 • 将来用来遏制竞争对手

11. 建立专利组合 1 • 案例： • 宝丽莱 v 柯达 • IBM

12. 获得真正保护发明的专利 2 第二层次：质量是专利的生命 举例： • “including … a peripheral board having all the input/output interfaces …” “有一个外围设备板，包含了所有的输入/输出界面…” • 问题：权利要求范围太窄，竞争对手很容易绕过权利要求 • “units that are quickly and easily joined together and separable from each other…” • “不同的单元可以很快并且很容易的被结合和被分开” • 问题：美国专利法112条 – 权利要求要有确定性

13. 获得真正保护发明的专利 2 获得真正保护发明的专利 • 2.1 权利要求的撰写 • 2.2 说明书的撰写 • 2.3 答复审查员意见

14. Claim Drafting权利要求的撰写 • 撰写权利要求 –从和发明人座谈开始 Prosecution history estoppel • 理解发明 Understand the invention • 等同技术 –范围广的权利要求 Alternative technologies • 技术发展前景 –涵盖将来出现的技术 Future technology • 竞争对手技术 -涵盖竞争对可能采用的技术 Competitors’ technology

15. Claim Drafting权利要求的撰写 • 撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art • 把发明的各个技术特征列出来 list those elements of an invention • 决定各个技术特征是不是对发明的功能是必要的 necessary for the functionality of the invention? • 决定各个技术特征是不是对区别现有技术是必要的 needed for distinguishing the invention over the prior art?

16. Claim Drafting权利要求的撰写 • 撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 Drafting broadest claim allowed by the prior art • 在不影响区别先有技术的情况下，看各个技术特征是否可以用更概括的和广泛的词汇来描述 generalize or broaden in terminology without compromising claim novelty • 在不影响区别现有技术的情况下，看能不能把多个技术特征合并为更少的技术特征 combine elements into fewer andmore general elements without compromising claim novelty

17. 2.1权利要求的撰写 – 想着证明侵权 • 撰写在先有技术允许的情况下最广的权利要求 • 侵权产品必须包含权利要求里的所有技术特征 • 审核权利要求，去掉所有不是必要的词 • 是否在区别先有技术上必要 • 是否在描述发明的功能上必要 Is it necessary? 是否必要

18. 2.1 权利要求的撰写 – 想着证明侵权 • 用最广的词汇描写技术特征 (generalize or broaden in terminology ) • 举例：把陶瓷在高温400度加热 • 美国允许用“大概”(about, substantially) • 把陶瓷在高温大概400度加热，或大概350到450度 • 举例：医疗上的信号采集处理方法 …用单片机 … • “单片机”能否帮助区别先有技术 – 否 • “单片机”是否是发明的必要– 否 • 去掉或 Generalize - 处理器

19. Claim Drafting权利要求的撰写 • 1. 带有MP3播放器的墨镜，包括 • 眼镜架 • 第一个镜框 • 第二个镜框 • MP3格式存储器 • 电源 • 第一个耳机支架 • 第一个耳机 • 第二个耳机支架 • 第二个耳机 • 连接耳机和MP3格式存储器的电路

20. Claim Drafting权利要求的撰写 • 1. 带有MP3播放器的墨镜，包括 • 眼镜架 • 第一个镜框 • 第二个镜框 • MP3格式存储器 • 电源 • 第一个耳机支架 • 第一个耳机 • 第二个耳机支架 • 第二个耳机 • 连接耳机和MP3格式存储器的电路 眼镜 播放器

21. 消灭掉专利中的陷阱 3 • 1.1 发明人身份 • 1.2 申请过程中不正当行为 • 1.3 避免使用的词汇

22. 陷阱 ：发明人身份 之一 • 发明人身份为什么重要？ • 发明人-申请人-所有人

23. 如何决定谁是发明人 only inventors conceive, others can reduce to practice • 只有发明人构思创意，其他人去实践 claim by claim analysis • 权利要求决定发明人 “Touchstone of Inventorship” = Conception • 对发明的创意有贡献

24. 如何决定谁是发明人 • Stern v. Columbia Univ., 434 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2006) • 发明人 Bito 发明一种治疗眼病化学成分 • 试验小动物，兔子，有很好疗效 • 没有试验灵长类动物和人类 • Stern 试验了灵长类动物和人类 • CAFC Conclusions: • 没有对创意有任何贡献 • 只是把别人创意付诸实践 • 不是发明人

25. 中国公司的陷阱 • 中国申请人是公司，发明人无所谓 • 经常把不是发明人的人列为发明人 （对权利要求没有贡献的人） • 王主任是领导，应该列为发明人 • 小陈作实验最辛苦，不好意思不列为发明人 • 小李要跳槽了，不列他为发明人

26. 发明人身份不正确的后果 • 发明人身份上故意欺骗美国专利局 • 申请过程中的不正当行为 • 专利没有执行力（无效） • 任何发明人对发明都有完全的权利 • 小李要跳槽了，不列他为发明人 • 小李对发明有完全的权利 • 小李可以授权任何人实施该发明，包括竞争对手

27. 陷阱 ：申请过程中的不正当行为 之二 • 37 C.F.R. §1.56: • “Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all informationknown to that individual to be material to patentability . . . .” • 任何和专利申请有关的人，都有诚信的责任，向美国专利局提交和专利性有关的文件 • Violation of duty = inequitable conduct  unenforceable patent!

28. 谁有责任？ • 37 C.F.R. §1.56: • “Each individual ……” • 发明人 • 公司内部和外部律师，代理人 • every other person who is substantively involved in the preparation or prosecution of the application （其他在专利申请过程中有实质参与的人 – 项目负责人，公司领导，……).

29. 提交 先有文献 • 提交所知道的可能对判断专利性有重要影响的先有文献 • 不要求去作检索 • 如果作检索，检索结果中重要的文献一定提交 • 其他国家申请审查员意见中引用的文献 • 最重要的Test - 诚信 • 举例： • 科学家笔记 • 公司内部报告，笔记

30. 提交先有文献责任终止的时间 • 提交先有文献责任终止的时间一直到专利颁布- until the patent issues 申请—审查过程—授权通知—付颁布费用 File—Prosecute—Notice of Allowance—Issue Fee

31. 陷阱 ：说明书里的用语 之三 • 马克曼听证会 – Markman Hearing • 解释权利要求 • 最为重要的步骤之一 • 多数诉讼在马克曼听证会后和解 • 如何解释权利要求 • 说明书 • 申请文件 –答复审查员意见书

32. 说明书里的用语 • “Invention”发明 • 权利要求：“计数器和数字模拟转换器相连” • 说明书：本发明计数器和数字模拟转换器直接连接 • 法官 - 权利要求解释“相连”–“直接连接” • 说明书用涵义广的词汇 • 计数器和数字模拟转换器相连，例如，计数器和数字模拟转换器可以直接连接，在其他例子里，可以不直接相连。

33. 说明书里的用语 “must”“necessary”“必要”“必须”“是” • 说明书：计数器和数字模拟转换器必须直接连接 • 说明书：催化剂A一定要占0.5% • “可以”“may” • “也可以”

34. 质量是专利的生命 • 质量差的专利 • 申请费浪费 • 浪费公司专利律师时间 • 浪费代理律所律师的时间 • 公司技术无偿公开给社会 • 竞争对手无偿使用 • 不如不申请

35. 中国公司的对策 - 建立有效的专利组合 • 专利申请策略 • 大量申请专利 • 公司产品市场所在地，制造地 • 竞争对手产品的制造和市场国家 • 高质量的专利，切实保护公司的技术 • 适当扩展权利要求范围 • 请懂美国专利的律师，修改或重新撰写权利要求

36. 中国公司的对策 - 建立有效的专利组合 • 保护中国市场的专利 • 美国公司申请中国专利的费用5千到1万美元 • 中国公司本土专利5千到1万人民币 • 现状去年本土申请，刚刚超过国际申请 • 中国专利申请前几名都是外国公司 • 大量申请中国专利，保护中国的市场

37. 中国公司的对策 - 建立有效的专利组合 • 以中国专利制衡世界（正泰 v 施耐德） • 经济全球化，中国是扩过公司产品的加工地 • 专利权 –禁止制造，使用，销售，进口的权利 • 中国公司利用在中国告外国公司专利侵权，不仅影响在中国的市场，而会波及其全球业务 • 外国公司对中国法律环境之不了解，不敢冒商业风险 • 和解其他国家的诉讼 • 由于产品制造地之特殊地位，加上诉讼成本低廉，中国必将成为世界专利之角逐地

38. 免责声明 本材料为公开资料，仅用于教育用途，以便读者了解美国的知识产权法律。本材料仅代表作者的个人观点，并非个人化的法律建议。读者应理解，每宗案件的事实各有特点，其相应的解决方案也会有所不同。因此，本材料既可能与特定的情况有关，也可能无关。因此，无论从理论研究角度，还是作为目前及今后委托人的代理人，作者及Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.均对本材料所表达的意见概不负责。对作者或Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.而言，本材料的幻灯片并不构成任何律师-委托人关系。虽然我们尽力确保本材料的准确性，但本材料仍然可能包含错误或遗漏，对此我们不承担任何责任。

39. 美国专利申请 –陈维国律师

40. 美国专利申请 - 陈维国律师

41. 美国专利申请 –谢谢大家！ 陈维国 律师 美国加州硅谷 (Palo Alto) 办公室 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP 电话：650.849.6729传真：650.849.6666 电子邮件：will.chen@finnegan.com