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中国企业如何应对美国 337 知识产权诉讼

中国企业如何应对美国 337 知识产权诉讼. 金杜律师事务所 陈文平 2006 年 2 月. 概要. 一、 337 调查的概念和由来 二、 337 调查的程序和时间要求 三、 337 调查中关于专利侵权的实体抗辩 四、应对策略. 一、 337 调查的概念和由来. 1. 定义 美国国际贸易委员会 (ITC) 依据美国 1930 年关税法第 337 节对商品进口中的不公平 ( 竞争 ) 行为的调查。 最早为 1922 年关税法第 316 节； 1930 年 Smoot-Hawley 关税法第 337 节； 1974 年修改； 1988 年修改。.

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中国企业如何应对美国 337 知识产权诉讼

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  1. 中国企业如何应对美国337知识产权诉讼 金杜律师事务所 陈文平 2006年2月

  2. 概要 • 一、337调查的概念和由来 • 二、337调查的程序和时间要求 • 三、337调查中关于专利侵权的实体抗辩 • 四、应对策略

  3. 一、337调查的概念和由来 • 1. 定义 • 美国国际贸易委员会(ITC)依据美国1930年关税法第337节对商品进口中的不公平(竞争)行为的调查。 • 最早为1922年关税法第316节； • 1930年Smoot-Hawley关税法第337节； • 1974年修改； • 1988年修改。

  4. 2. 不公平行为的种类 • 1) 进口产品侵犯存续有效的美国专利; • 2) 进口产品侵犯合法注册的美国版权; • 3) 进口产品侵犯合法注册的美国商标; • 4) 进口产品侵犯合法注册的集成电路布图设计; • (美国国内存在上述知识产权所保护产品的国内工业) • 5) 其他威胁或造成美国相关国内工业破坏或损害的进口行为。

  5. 3. 管辖权 • 1) 对物管辖权: 进口商品或其制造方法 • 2) 对人管辖权: 被列为答辩人; 正常送达诉状; 答辩人的行为虽发生在国外但合理预期该种行为会影响到美国 • 3) 对事管辖权: 国内工业

  6. 4. 救济措施 • 普遍排除令; • 有限排除令; • 禁止令。 永久救济措施与临时救济措施。 没有金钱赔偿。

  7. 5. ITC 1）国际贸易委员会及其成员： 准司法、准立法、准执行功能 6名委员，任期9年，主席由两党轮流当任； 2）行政法官； 3）不公平进口调查办公室及ITC调查律师； 4）总法律顾问办公室。

  8. 二、337调查的程序和时间要求 337调查程序紧凑、时间要求严格，并且涉及的工作量大。大致可以分成以下阶段： • 应诉: 对诉状的答复; • 证据开释: 质询; 出具文件; 口头取证; 现有技术文件的检索等; • 开庭准备: 专家意见; 证据整理; 庭前状等; • 开庭: 开庭陈述; 公司证人和专家证人作证等; • 庭后工作: 事实认定; 反驳对方的事实认定; 庭后状; 答复对方的庭后状等; • ITC审查阶段

  9. （一）应诉 • 在ITC送达诉状和立案通知之日起20日内，答辩方应作出书面答复。 • 不应诉的后果：Rule 210.16 缺席 • 定义：1）无正当理由不答复诉状；2）“法定缺席”：作为对程序滥用、不进行证据开释或在证据开释中不合作的惩罚。 • 认定缺席的程序；被认定缺席的一方将视为放弃对本案调查事项的抗辩权利。 • 一旦答辩方被认定缺席，申诉方可以申请立即对缺席答辩方下达排除令；ITC将推定诉状中的陈述对缺席的一方是真实的并发出排除令或禁止令；基于实质性、可靠的、有证明力的证据，ITC也可以发出普遍排除令。

  10. 案例 1998年前 认定缺席并不能自动认定侵权，还需要可靠的有证明力的实质性证据； Attache Cases (ITC Inv. No. 337-TA-49) 1998年以后 可以直接认定缺席答辩方侵权 Key Blanks for Keys of High Security Cylinder Locks (ITC Inv. No.337-TA-308)

  11. （二）证据开释 • 范围: 与以下事项相关的非律师特权的信息和证据： 1）与本方或对方的主张或抗辩有关的物； 2）了解可开释证据的人； 3）救济措施； 4）ITC发布救济令后的总统审查期间答辩人的担保金额。

  12. 2. 证据开释的方式 • 书面质询(问卷); • 文件(或物)出具请求; • 对证人的口头或书面取证: 公司证人/一般证人; • 现场勘查; • 请求承认； • Subpoenas。

  13. 3. 对不进行或不配合证据开释的惩罚 • 强制开释证据令; • 违反强制开释证据令的非金钱惩罚措施: • 推定待取证据对该方不利; • 确定强制令中相关事项对该方不利; • 不得引入证据或证言来支持该方在本调查中的观点; • 不得反对引入其他证据来显示所阻碍证据的证明内容； • 驳回该方有关该强制令的动议或初步裁定本调查的结果对该方不利; • 其他。 • 金钱惩罚。

  14. 相关案例 1. Recombinantly Produced Human Growth Hormone (ITC Inv. No. 337-TA-358): 申诉方在证据开释过程中严重疏忽、含混、迟延、没有诚意，拒绝提供相关的GLP文件，被法官驳回起诉。法官的决定一方面是考虑到对答辩方的程序公正，更重要的是考虑到337调查的威慑力： “在复杂的337调查中威慑力是特别重要的，在该程序中最长审理期限是相对短暂而确定的，有人会试图在证据开释中搪塞或拖延、甚至隐藏相关事实和文件” 2. Hardware Logic Emulation Systems (ITC Inv. No. 337-TA-383): 答辩方由于证据开释中的一系列不当行为而被施以证据性惩罚和金钱惩罚。这些不当行为包括没有遵守强制令提供相关的证人、对质询问卷提供不完全和虚假的答复、对文件出具请求的答复不及时不充足。

  15. 相关案例 3. Diltiazem Hydrochloride (ITC Inv. No. 337-TA-349): 申诉方主张等同原则下的专利侵权，由于专利发明人在口头取证过程中明目张胆的妨碍行为，作为惩罚措施法官拒绝在开庭过程引入有关适当等同范围的证据。该发明人被认定由于生硬地拒绝回答适当的问题而妨碍证据开释。

  16. 相关案例 4. Steel Rod Treating Apparatus (ITC Inv. No. 337-TA-97): 法官批准申诉方的强制令动议，要求答辩方提供6个证人进行口头取证并提交一些文件。但答辩方只提供了两个证人和其中的部分文件。法官给答辩方施加了如下惩罚措施： 1）强制令中涉及的文件内容对答辩方的立场不利； 2）答辩方不得反对申诉方和调查律师引入和使用其他证据来显示该等未提供文件的内容。

  17. （三）商业保密信息和保护令 • 在337调查中一般都会发布保护令来保护商业保密信息，其中知名保密信息的处理、保护、以及泄漏保密信息的处罚措施等。 • 保密信息一般包括技术信息、经营信息和财务信息。 • 保护商业信息的意义： 1）保密信息的披露将使得ITC无法获得这样的信息，而获得这些信息的能力是完成其法定功能所必需的； 2）保密信息的披露将会对信息提供方的竞争地位造成实质性损害。

  18. 保密信息和保护令 • 各方律师和受聘专家在书面同意接受保护令的约束后，可以接触各方提供的保密信息。 • 禁止对方公司人员-包括公司律师-接触保密信息。 • 联邦巡回上诉法院在Akzo N.V. vs. ITC一案中指出：在337调查中保密信息原则上不应披露给公司内部律师；ITC这样作是为了在法定的期限内完成其法定的责任，因为这主要依赖于各方自愿提供信息，而将敏感信息披露给对手无疑会使得各方提供保密信息的意愿大打折扣，但这些信息是ITC进行事实认定必不可少的。

  19. 保密信息和保护令 • 对违反保护令的处罚： • ITC的官方谴责； • 限制或禁止继续参与本案的调查程序； • 临时或永久禁止参与ITC案件； • 将有关事实通报给律师注册机构； • 其他。

  20. 保密信息和保护令 • 实践当中违反保护令的情况很少，即使有所发生也多处于偶然因素和疏于注意，并得到及时纠正。 • Electrically Resistive Monocomponent Toner (ITC Inv. No. 337-TA-253)：两名律师遭到了ITC的公开谴责，其中一名被禁止在3个月内接触任何337调查中的保密信息。这两名律师被发现在案件终结后仍保留了保密信息并用于地区法院的程序，另外其中一名律师还向未签署保护令的人披露保密信息。

  21. 三、337调查中关于专利侵权的实体抗辩 • 不侵权抗辩; • 专利无效抗辩; • 专利权不能行使抗辩; • 缺乏国内工业的抗辩。

  22. 1. 不侵权抗辩 • 文字侵权 • 等同侵权 • 间接侵权和诱导侵权 • 方法专利

  23. 文字侵权 • 只有被控侵权产品包含了适当解释的权利要求的所有特征才构成专利权利要求的文字侵权; • 判断侵权涉及两个步骤: • 解释权利要求，确定保护范围; • 将如此解释的权利要求与被控侵权产品相比较。

  24. 权利要求解释的原则 • 解释依据：权利要求的语言、说明书、其他权利要求、申请文档和现有技术； • 内在证据与外在证据； • 说明书或申请文档中对权利要求特征的明确陈述可以用于解释权利要求； • 禁止反悔原则； • 权利要求区别原则； • 不能将说明书中的外在特征读入权利要求中

  25. 等同侵权 • 等同原则下侵权的两种判断方法： • 1）被控侵权的产品或方法的某特征与权利要求的特征相比，是否以基本相同的手段、执行基本相同的功能并达到基本相同的效果； • 2）权利要求中的特征与被控侵权产品或方法的某特征之间的“非实质性区别”。 • 适用等同原则属“例外”而非“原则”： “如果使公众认为不能依赖于专利权利要求的语言，在每个专利侵权纠纷中都可以通过等同原则来扩大权利要求的保护范围，则权利要求就失去了其原始的作用。竞争对手将永远无从得知其行为是否侵犯某专利。”

  26. 2. 专利无效 • 新颖性; • 创造性; • 说明书充分描述/最佳方案/能够实施; • 权利要求范围确定; • 重复授权。

  27. 3. 专利权不能行使 • 权利滥用/反垄断; • 欺骗/不公平行为; • 懈怠; • 未正确指明发明人; • 许可。

  28. 4. 缺乏国内工业 • 确定国内工业的存在有两个条件： 1）经济条件：关于涉案专利在美国存在a)厂房和设备的显著投资；b)劳动力或资本的显著利用；c)实施专利的实质性投资，包括工程设计、研发、技术许可等； 2）技术条件：上述在美国实施其专利的行为是否实际利用了涉案专利。判断标准与专利侵权的判定一致。

  29. 四、应对策略 • 选择优秀的律师团队; • 积极应诉; • 严格遵守并利用程序规则，积极配合对方的证据开释请求； • 通过文献检索和证据开释找到专利中的突破口，包括专利无效、权利要求的解释、专利申请中的不公平行为等。 • 平时注意妥善保存各种档案资料，包括技术研发、生产记录、生产经营管理文件、销售/财务档案等。

  30. THANK YOU King & Wood Wenpingchen@kingandwood.com

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