Statistiche di deposito Enforcement Reggio Emilia, 31 Maggio 2012

1. Statistiche di deposito Enforcement Reggio Emilia, 31 Maggio 2012

2. I segni distintivi Statistiche di deposito in: Europa Cina Stati Uniti India 2

3. I segni distintivi DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO 3

4. I segni distintivi 4

5. I segni distintivi DOMANDE DI BREVETTO IN CINA 5

6. I segni distintivi BREVETTI CONCESSI NEGLI STATI UNITI 6

7. I segni distintivi 7

8. I segni distintivi DOMANDE DI BREVETTO IN INDIA 8

9. Attivazione del proprio diritto nei confronti di un contraffattore: Stati Uniti Giappone Cina 9

10. USA • Right to exclude other’s from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the US or importing it into US • No infringement action may be started until the patent is issued. However, pre-grant protection is available under 35 USC par 154 (d), which allows a patent owner to obtain reasonable royalty damages for certain infringing activities that occurred after publication and before patent's date of issuance. This right to obtain provisional damages requires a patent holder to show that (1) the infringing activities occurred after the publication of the patent application, (2) the patented claims are substantially identical to the claims in the published application, and (3) the infringer had "actual notice" of the published patent application 10

11. Marking: eccezione alla domanda di risarcimento. Se era possibile marcare il pezzo (pat. n°xxxxx), escluso il risarcimento sino a quando il brevetto non è notificato • Triplicazione dei danni in caso di infrazione volontaria • Prescrizione per danni: 6 anni dalla concessione per reclamo dei danni • Ritardo ingiustificato nell’agire può implicare l’esclusione o limitazione del risarcimento 11

12. Preliminary Injunction: 1) reasonable likelyhood of success on the merits; 2) harm if preliminary relief is not granted; 3) balanced of opposed interests 4) impact, if any, on the public interest - The applicant for a temporary restraining order may be requested to submit a bond, or security, to the court 12

13. Azioni giudiziarie • Fase istruttoria preliminare • Deposizioni testimoniali orali • Deposizioni testimoniali scritte • Produzione di documenti • Autorizzazione ad accessi ed ispezioni • Misure di riservatezza • Informazioni comunicate solo ai legali e/o consulenti della parte • Deposito delle informazioni in plichi sigillati • Restituzione o distruzione dei documenti al termine del procedimento 13

14. Misure ottenibili: Preliminary and permanentinjunctions, TemporaryRestrainingOrders Damages (Lost Profits, Reasonable Royalty, Mixed Awards) 14

15. Damages Lost Profits: Proof of lostprofits must include twoelements: I). a showing of causation, i.e. that the patentownerwouldhave made additional sales "but-for" the infringement, and II). evidence for the computation of the loss of profits. 2. Reasonable royalty 15

16. Mixed Awards The damagesawarded to the patentownermay be split between the lostprofitsas to the extentthatthey are proven and a reasonable royalty for the remainder 16

17. GIAPPONE Domanda azionabile provvisoriamente dopo la pubblicazione. Brevetto azionabile dopo la concessione. Dovuto un risarcimento per l’attuazione dell’invenzione dal momento della pubblicazione (a condizione della concessione). Possibili lettere di diffida dopo la pubblicazione. Utile la richiesta della procedura accelerata 17

18. Remedies • Injunction • Damages • Criminal Penalties 18

19. Injuctions • I.Permanent injunctions: possible when all appeals are final • - order to stop infringing • - order to destroy • - publication on newspaper • II. Preliminary injunctions: available in a separate, specialized proceeding: • the case must be strong, • (2) case presented in a simple and straightforward manner, and • (3) should not require the court to break new legal ground. 19

20. Damages • Infringer’s profits • Reasonable royalty • Lost profits 20

21. Criminal Penalties In case of patent infringement Japanese Patent Law imposes a penalty of up to five years in prison and a fine of up to ¥5 million (50.000€), up to ¥150 million (1.525.000€) for corporations 21

22. CINA • Ambito di tutela determinato dalle rivendicazioni • Attività preliminare: • Studio del brevetto, del prodotto, del mercato • Valutazione giuridica: violazione della normativa sulla tutela del consumatore e pubblicità ingannevole • Investigazione (prima della diffida) • Viene effettuata una visita nell’azienda produttrice o commerciale, spesso nelle vesti di cliente, al fine di procurarsi esemplari del prodotto ed acquisire informazioni. • Si acquisiscono brochure ed altra documentazione (studi di mercato, report tecnici, ecc.). Se il prodotto è sul mercato (es. farmacia) si notarizza l’acquisto. • Si notarizza il sito web del contraffattore • Un documento o qualsiasi altro elemento ha valore probatorio solo se notarizzato (ottenuto in presenza del notaio). 22

23. NOTARIZZAZIONE Notarizzazione del sito internet del contraffattore o delle pagine web (o di giornali) con la pubblicità del prodotto contraffatto; Notarizzazione dell’acquisto del prodotto dal contraffattore / di qualsiasi documento che descrive tale prodotto. Di solito l’acquisto viene effettuato dall’investigatore con la partecipazione del notaio. Solo in casi molto delicati è necessario coinvolgere effettivi clienti (alcuni contraffattori controllano l’autenticità dei potenziali clienti) 23

24. AZIONE GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA • L’azione amministrativa è indicata per i casi di contraffazione più semplici, mentre nei casi più complessi (spesso i casi brevettuali) è necessario adire un giudice civile (o penale) • Le sanzioni emesse dal giudice sono più gravi (inibitoria la cui violazione costituisce reato, risarcimento dei danni, pubblicazione sulla stampa), mentre l’autorità amministrativa esegue accessi (cd. Raid) per sequestrare i prodotti contraffatti ed i relativi materiali pubblicitari, sanzionando il contraffattore con una multa 24

25. AZIONE AMMINISTRATIVA • Deposito del ricorso presso l’amministrazione territorialmente competente + colloqui con i funzionari per spiegare la gravità del caso (non viene sentita la controparte) • Nel procedimento amministrativo, i funzionari procedono ad eseguire un raid presso la sede del produttore / rivenditore dei prodotti contestati o anche presso un centro commerciale o grande mercato; 25

26. Azione giudiziaria (preliminare): Sequestro conservativo beni del contraffattore (conti correnti, immobili, automobili, ecc). Necessario il pagamento di una cauzione restituita a fine giudizio. Descrizione (“Evidencepreservation”).Il giudice effettua un accesso in azienda ed acquisisce campioni del prodotto e scritture contabili. Inibitoria. E’ richiesto fumus boni iuris e periculum in mora. Raramente concessa in via preliminare. NOTE: Tempi 15gg circa 26

27. Azione giudiziaria: Autorità competente: Corte competente secondo i criteri del domicilio del convenuto o del luogo in cui è commesso il fatto illecito; Tempi: 12-18 mesi (primo grado) Provvedimenti ottenibili: sequestro, inibitoria, danni, pubbliche scuse -Procedura: si deposita un atto con allegate prove. Il ricorso è notificato a controparte. Termine deposito prove. Udienza esame prove. CTU (con o senza nomina di CTP). Udienza(e) dibattimentali. Memorie finali. Decisione. La sentenza può essere impugnata entro massimo di 30 giorni. L’appello dura da 6 a 12 mesi. Quando la decisione diventa definitiva, si procede all’esecuzione (congelamento conti correnti dell’azienda, divieto all’amministratore di lasciare il paese). 27

28. Damages • Loss of the patent owner • Profits of the infringer • No less than a royalty (in case losses of the patent owner or illegal enrichment of the infringer are unascertainable) 28

29. Tutela penale Reclusione fino a 3 anni in presenza di circostanze gravi, che sono date dalla consistenza economica del danno e/o dei guadagni e/o dal fatto che sia stato falsificato un brevetto 29

30. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Giovanni Casadei casadei@bugnion.it 30