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聖島國際專利商標聯合事務所

專利申請需注意事項及 專利說明書撰寫之架構 林秋伶. 聖島國際專利商標聯合事務所. 專利 =無形的資產= Big Money. (一) 2001年，中村修二教授對日本日亞化學公司所提的藍色發光二極體 ( LED) 的 職務發明 報酬金訴訟，亦曾喧騰一時。東京地方法院推定日亞因藍色ＬＥＤ專利所獲利益高達1,200百億日圓，以中村教授之貢獻度為50％計算，應獲得604億日圓的對價，但因中村只要求200億日圓，而判決日亞應給附200億日圓之報酬金 。 2005年1月11日雙方以 8億4,400百萬日圓 達成和解!!

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Presentation Transcript

  1. 專利申請需注意事項及 專利說明書撰寫之架構 林秋伶 聖島國際專利商標聯合事務所

  2. 專利 =無形的資產=Big Money (一) 2001年，中村修二教授對日本日亞化學公司所提的藍色發光二極體 (LED)的職務發明報酬金訴訟，亦曾喧騰一時。東京地方法院推定日亞因藍色ＬＥＤ專利所獲利益高達1,200百億日圓，以中村教授之貢獻度為50％計算，應獲得604億日圓的對價，但因中村只要求200億日圓，而判決日亞應給附200億日圓之報酬金。 2005年1月11日雙方以8億4,400百萬日圓達成和解!! (二) Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.,399 F.3d 1325, 1328-32 (Fed. Cir. 2005). IE瀏覽器某一小部分侵害他人專利權，此時損害賠償額將因採取之計算基礎(整體視窗作業系統價值、IE瀏覽器價值或該侵權部分價值)而大有不同。美國聯邦地方法院作成賠償判決時，即採取整體市場價值法則，以視窗作業系統之整體售價為基礎(每套售價美金60元)，乘上其總銷售數量(354,124,000套)，再乘上法院所定的合理權利金比率(每套應給予美金1.47元之權利金)，判令微軟賠償專利權人約美金5億2千萬元。 (三)日本半導體能源研究室（SEL）去年利用其專利針對奇美電在日本的客戶進行威脅行為被日本地方法院判決無效後，又上訴到日本智財高等裁判所（類似台灣最高法院），然而，最新判決下來，SEL再次敗訴，且被高等裁判所加重賠償1,995萬日圓。

  3. 專利權是一種排他權 • 發明物品專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。 • 發明方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。 • 發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。 • 侵害行為如屬故意，最高可請求三倍損害額之賠償。

  4. 專利權是一種財產權 • 專利權可以買賣。 • 專利權可以讓與。 • 專利權可以繼承。 • 專利權可以拋棄。 • 專利權可以授權~獨家、部份、交互授權。 • 專利權可為強制執行之標的。

  5. 其他 • 行政機關(ipo)與司法機關(court)的角色扮演 • 專利權採屬地主義 ~申請國之布署 • 專利權採先申請主義(美國例外) • 專利之公開 ~私利與公益之調合 • 專利權屬無體財產權 ~申請專利範圍之重要

  6. 專利制度簡介 • 發明、新型著重技術手段及功效；新式樣著重視覺表象。

  7. 我國專利的態樣 • 發明專利： 利用自然法則之創作→方法、組合物、 用途、物品、裝置、微生物新品種 • 新型專利： 物品的形狀/構造/裝置 • 新式樣專利： 物品的形狀/花紋/色彩、結合、透過視覺 訴求之創作

  8. 前案搜查 申請專利範圍之界定 專利要件的判斷 取得專利 非顯而易見性 (nonobviousness) 進步性 (inventive step) 新穎性 (novelty) 實用性(產業利用性) (utility) 可准專利的標的 (patentable subject matter)

  9. 台灣─可准專利標的 • 專利法第21條 • 發明者，指利用自然法則之技術思想之創作 • 被視為不符利用自然法則之情形 • 自然法則本身 • 單純之發現 • 違反自然法則 • 非利用自然法則 • 非有技術思想者 • 技能、單純之資訊揭示、單純之美術創作

  10. 是否為發明之判斷 • 申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準。 • 例如，發現自然界中存在之某基因或微生物，經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，則該基因或微生物本身均符合發明之定義。

  11. 美國可准專利標的 • 美國專利標的(專利法第101條：可予專利之發明)任何人「發明」或「發現」「新而有用」之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。 • 方法(process) • 治療、手術方法 • 機器(machine) • 製品 (articles) • 物之組合(composition of matter) • 醫藥組成物，基因，基因轉殖動物、植物，

  12. 專利標的一般表現的方式 • 物 • 方法 • 用途

  13. 可准專利標的(1) (1)物 物質：化合物、聚合物、組成物(譬如複合材料)、新穎的微生物等。 物品：有形體(譬如模具、熱交換器) (2)方法 *物質或物品的製造方法：例如模具之製造方法。 *無產物(品)的技術方法：例如篩選方法、檢測方法、使用方法等。 ***若屬醫療用途而為人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法者，應不予專利(美國例外) 。

  14. 可准專利標的(2) (3)用途(用途發明本身常會被寫成物或方法之形式) *已知物的新用途(需克服顯而易見之問題) (ex.)以物為申請標的： 一種用於治療肝癌之藥學組成物，包含一有效量之物質A (已知可用於治療皮膚病)，以及一載劑。(第二醫藥用途) (ex.)以方法為申請標的： 一種使用物質A殺蟲之方法，…(已知物質A有其他用途) 一種殺蟲方法，其係使用物質A… (ex)以用途(使用或應用)為申請標的： (已知物質A有其他用途) 一種物質A之用途，其係用於製備治療疾病X之藥物。 一種物質A在製備治療疾病X之藥物的用途。

  15. 可准專利標的(3) *新物的用途 新物品： 1.一種支撐裝置，包含….. 新物品的製造方法： 2.一種用於製造如claim1所述之支撐裝置的方法，….. 新物品之用途表現在物(品)上： 3.一種顯示器，包含一如申請專利範圍第1項所述之支撐裝置，以及一架設在該支撐裝置上的液晶螢幕。 新物品之用途表現在(製備)方法上： 4.一種用於製備顯示器的方法，其係藉由將如申請專利範圍第1項所述之支撐裝置以…方式結合到一液晶螢幕底部，而製得一顯示器。

  16. 專利要件-新 穎 性 • 專利法第22條第1項： • 凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利： 一、申請前已見於刊物或已公開使用者。 二、申請前已為公眾所知悉者。 • 新穎性的判斷基準---申請日或優先權日 • 以申請日或優先權日為準，就發明的技術特徵對於已知技藝與現有知識的比較。 • 判斷方式：一對一。

  17. 新穎性常見的問題 • 申請人本身的公開行為 • 產學合作 (1)教授發表文章 (2)學生的碩博士論文 (3)學術研討會的壁報論文 • 新產品的發表會或參加展覽 • 公司的網頁(產品網頁或最新消息) • 申請人的相關專利前案 • 相同的發明已見於刊物或為公知、公開使用

  18. 新穎性的例外-優惠期 • 新穎性例外的情況(專利法第22條第2項) ： • 研究、實驗而發表或使用 • 陳列於政府主辦或認可的展覽會 • 非出於申請人本意而洩漏者 • 主張前2款的優惠期時，應於申請時呈報並檢附證明文件。 • 優惠期的規定依各國專利實務而不同，且只能排除自身公開造成的新穎性問題。 • 優惠期制度無法排除他人插入申請造成的新穎性障礙，因此以上形式公開後仍要儘快提申。

  19. 降低新穎性的風險-前案檢索 • 檢索的範圍至少應包含下列幾項： • 一般網路檢索 • 學術論文檢索 • 專利前案檢索 (EPO網站是收集資料最齊的免費網站；付費網站檢索更有效率) • 視發明的特徵來增加檢索的方向與範圍 • 微生物檢索 • 中草藥相關網站檢索

  20. 進步性/非顯而易見性之判斷(1) 專利法第22條第4項 發明…為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，仍不得依本法申請取得發明專利。

  21. 進步性/非顯而易見性之判斷(2) 1.相較於新穎性，進步性的判斷較為主觀。 2.審查時可組合二個以上的先前技術或同一先前技術的各個片段來予以核駁。 3.若為簡單的轉用、置換、改變或組合，將被視為無進步性。 4.若為轉用(不同技術領域)、置換、改變的情形，需考量功效的增進是否顯著，若為等效置換或改變，即不具進步性；若屬先前技術的組合，則需考量先前技術是否有教示組合的可能性。 5. 2007年美國年最高法院就KSR案判決的影響：審查委員只要能明白地說明顯而易見的理由，不需再像以往一樣必須在先前技術中找到教示才能核駁(TSM證據法則)。通常知識(common knowledge and common sense)以及市場需求等等各項因素亦可為核駁的理由。

  22. 充分揭露與可實施性 專利法第26條第2項 發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。 (生技與化學發明基於不可預測性較高，因此審查上對於充分揭露及可實施性的要求較高)

  23. 說明書範本 • 台灣發明專利說明書 • 美國發明專利說明書

  24. 專利說明書架構 發明說明

  25. 發 明/創作 說 明 *專利調查/相關先前技術檢索 *先前技術與本發明/創作技術比對 (1)先前技術之待改善處 (2)本發明/創作之技術手段及特點 (3)本發明/創作與先前技術間之比較 (手段、目的、功效)

  26. 先 前 技 術(Prior Art) * 文字(及圖示)概述最相近之前案之技術手段、目的等，並明確地指出待改善處 * 美國有IDS(Information Disclosure Statement)規定(英國、日本、法國類似)

  27. 發明/創作 內 容(Summary) * 概述本發明/創作最上位之技術概念 (concept)、技術手段特徵，以及各個請 求標的。

  28. 實 施 方 式 (1) 技術內容之詳細說明(Detailed Description) (1) How to make and how to use 製造與應用方式 (2) 需限制之條件範圍(最大、較佳與最佳範 圍)，並說明限制之原因 (ex.)為何操作溫度的範圍要定為30~60度，低於30度下操 作會有何問題，又高於60度會有何缺點..

  29. 實 施 方 式 (2) 需限制之條件包含： (1)物品： 必要元件之構造，以及元件間之連接關係。 (2)物質 *結構要件：化合物/材料種類、取代基種類(可以結構式表示)；高分子的重複單位、Mn、聚合度、交聯度、構造形式(線型、分支或交聯)；立體異構性； *物性/化性：折射率、mp、Tg、極限黏度、結晶度、密度、透明度、硬度、耐衝擊強度、屈折率… *各成分之用量：重量份(parts by weight) 、重量百分比(wt.%) 、莫爾(百分)比、體積比….

  30. 實 施 方 式 (3) 需限制條件包含： (3)方法：步驟順序、方法的載體(物質或物品) 、操作參數 操作參數： (ex.)反應溫度、時間、壓力、氣體流量、真空度、 塗佈參數….

  31. 實 施 方 式 (4) * 實施例(Example(s)) 物品或裝置之具體態樣、詳細且完整的實驗流程、實驗及測試結果、數據分析等，盡量提供變化不同條件/參數之實施例 1.多個不同的實施態樣來例證與愈多學理相關連結資料的 提供，會有助於取得大範圍 2. 生技化學專利必須以實驗為基礎，適當的範圍也需 以足夠之實驗數據來支持

  32. 實施例之設計與選擇 專利說明書 學術論文 廣度  深度 獨佔範圍  學術地位 earn money  earn respect

  33. 廣度與申請專利範圍(1) (40) (41) (42) (43) (圖未示) (50) (51) (52) (60) (43)

  34. 廣度與申請專利範圍(2) 一種塗料組成物(配方)，包含： (A) 10~20wt.%之以化學式(I)所示之丙烯酸系樹脂； (B) 1~20wt.%之以化學式(II)所示之交聯劑；以及 (C) 與(A) 、(B)合計為100wt%之水性溶劑；

  35. 功 效 測 試 結 果 *實施例之功效測試  進步性(inventive step) *測試方法與結果： (1)標準測試方法：ASTM-D1003 (透光率) CNS 8040 D (抗起毬等級) (2)具公信力之機構的鑑定報告 (3)非標準測試方法：詳述評估之方式與設備，或文獻

  36. 圖 示 說 明 物品或裝置：(需要以圖示說明) 立體組合圖、分解圖、剖視圖… 物質與方法： (不一定需要圖示) 反應/製程流程圖、化學結構式、相圖、 實驗結果圖(折線圖、SEM、AFM照片等) **彩色圖及照片亦可作為圖示。

  37. 申 請 專 利 範 圍 ROC專利法26-3 申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。

  38. 何謂『申請專利範圍』？ • 發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。 • 稱呼：claim、權利請求項、特許請求の範囲 。 • claim大小比較： A+B+C<A+B<A limitation； 限制愈多，範圍愈小。 • claim要在先前技術允許的情況下儘可能擴大。

  39. 申請專利範圍撰寫時注意事項 *有別於先前技術之特徵可專利性 *必要之元件(elements)或限制(limitations) *claim之撰寫形式 *claim之架構 *獨立項/附屬項 *單一/多個標的(subject matter(s))單一性 *避免多項依附多項/項數與規費…..

  40. 請求項之形式 組合式： 一種有機無機複合塗料，包含(下列組份)： 一由下列化學式(I)所示之聚合物； 一顏料； 一水性溶劑；以及 複數之無機奈米粒子。 特徵式(Jepson-type)：日本、大陸 一種有機無機複合塗料，包含一由下列化學式(I)所示之聚合物、一顏料與一水性溶劑，其特徵在於：進一步包含複數之無機奈米粒子。

  41. 請求項之架構 1.前言(preamble)： 組合式：標的、適用範疇、與本發明相關但非 必要之元件(element) 特徵式：標的、適用範疇、與本發明相關但非必要 之元件、與習知技術共有之元件 2.連接詞 (transition)：包含、具有、由….所構成 3.請求主體(body of claim)： 組合式：發明之所有必要元件 特徵式：發明中非與習知技術共有之元件 **元件(element)：亦即限制條件(limitation)，包含構件(component)與構件間之連結關係

  42. 獨立項與附屬項(1) 獨立項 (1)以「一種…(A/An…..)」為開頭 (2)一個案件的申請專利範圍可以一項以上的獨立項表示 譬如物與物的製備方法分別以一個獨立項來請求 附屬項 (1)包含： (i)依附部分：敘明被依附之請求項之項號及申請標的 (ii)限定部分：敘明增加的技術特徵(作進一步限制或增加非必要元件) (2)包括所依附項目之所有技術內容，並敘明所依附項目外之技術特點

  43. 獨立項與附屬項(2) 公告號：581804(化學機械研磨漿液組成物及其使用方法) claim1(獨立項)： 1.一種化學機械研磨漿液組成物，其包含 70~99.5重量%之水性介質； ……………………… 元件(A) 0.1~25重量%之研磨顆粒；………………………… 元件(B) 0.01~1.0重量%之作為腐蝕抑制劑之三口坐化物；…元件(C) 0.001~1.0重量%之水溶性氯離子源；及 ………… 元件(D) 0.1~5重量%之氧化劑。 …………………………… 元件(E) claim2(附屬項)：進一步限定研磨顆粒(B)之適用種類 2.根據申請專利範圍第1項之化學機械研磨漿液組成物，其中研磨顆粒係選自：SiO2；Al2O3、ZrO2……，或其混合物。

  44. 請求項之撰寫要點(1) 申請專利範圍總括的方式(generic claim)： (1)以上位概念總括 例如：以「彈性元件」總括扭力彈簧、彈片…； 以「C1-C4烷基」總括甲基、乙基、丙基及丁基 (2)以擇一形式總括(Markush-type) 以「或」、「及」並列數個選項的具體技術特徵， 例如「特徵A、B、C或D」、「由A、B、C及D組成的物質群中選擇的一種物質」等 **R is selected from the group consisting of A, B, C, D, and a combination thereof(以及此等之一組合).

  45. 請求項之撰寫要點(2) 請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，該請求項需要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間。 開放式(撰寫時原則應採用開放式，除非要排除先前技術) 如「包含」、「包括」（comprising、containing、including）等 封閉式 如「由…組成」（consisting of）等 半開放式 如「基本上（或主要、實質上）由…組成」（consisting essentially of）等

  46. 獲准專利  能實施 (1) 若有一比581804案更早被核准之專利，為581804案之 上位發明，則581804案之實施會受到該前案之限制。 一種化學機械研磨漿液組成物，其包含 70~99.5重量%之水性介質；……………………………..元件(A) 0.1~25重量%之研磨顆粒；……………………………… 元件(B) 0.01~1.0重量%之作為腐蝕抑制劑之三口坐化物；及….元件(C) 0.001~6.0重量%之水溶性氯離子源……………………. 元件(D)

  47. 獲准專利  能實施 (2) 前案之要件 581804案之要件 A A B B C C D D E 1.581804比前案多一個要件E，有新穎性，屬於再發明，範圍較小，可能可取得專利(上位發明的公開不影響下位發明的新穎性，反之則會)。 2.依據文義侵害判斷原則，當前案請求項之每一個要件都確切對應出現在待鑑定對象上時，則構成文義侵害…。

  48. Claim drafting is an art! 有任何問題，可e-mail至：siiplo@mail.saint-island.com.tw (本所系統為總收發文系統，請於主旨中指明收信者) ~Thank you for your attendance~

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