我国专利制度概述及其实务应用

1. 我国专利制度概述及其实务应用 宁波市鄞州甬致专利事务所 北京大成（宁波）律师事务所 葛红斌 2013年6月25日 宁波

2. 我国专利制度概述 专利最基本的含义是：法律授予的专利权—一种完全公开的技术方案依法被授予的独占权，它同时具备“垄断”和“公开”两大基本特征。一种合法的权利垄断；一种法律特许权;禁止权。 专利权的最基本特性 专有性即独占性、排他性（鼓励创造，不能存在于两个权利主体）；

3. 我国专利制度概述 地域性（基于一国国内法的授权，仅在本国内有法律效力，不具域外效力）； 时间性（有限期限，平衡专利权人与社会公众利益，应尽早产业化，利益最大化） 专利权利客体 发明专利：对产品、方法或其改进提出的新的技术方案（首创发明、改进发明、组合发明、应用发明、选择发明）； 实用新型专利，即小发明（创造性低于发明）； 外观设计专利：对产品装饰性设计（富有美感、适于工业上应用的新设计）

4. 授予专利的条件 发明和实用新型专利授权条件 新颖性（不是现有技术，不存在抵触申请 ），新颖性的地域标准：出版公开、使用公开、其他方式公开（口头、报告、广播、展销广告）、抵触申请。 创造性：突出的实质特点、显著的进步性。（两个专利类型创造性标准不同，也体现在无效宣告中对比文件的组合数量不同）。 实用性：工业实用性、重复再现性、有益性。

5. 授予专利的条件 外观设计专利授权条件 一、与公知的现有设计不同、不近似（逻辑开关自行公开案）；二、不得与他人在先权利相冲突（如在先版权、商标权）；三、不得是对平面印刷品的图案、色彩做出的主要其标识性作用的设计（避免双轨保护，如产品包装）。 丧失新颖性的例外：在中国政府主办或承认的国际展览会上或学术会上首次展出后6个月内申请专利的，或他人泄露发明创造内容的，申请人于泄露之日起6个月内申请专利的

6. 专利权的归属 • 存在专利权归属问题的情形：职务发明创造，委托完成、合作完成的发明创造（约定优先）。 • 非职务发明创造：在本职工作或单位交付的工作之外，完全依赖自己的物质技术条件作出的发明创造。 • 职务发明创造： 一、属于本职工作范围内的发明创造； 二、履行本单位交付的本职工作之外的任务做出的发明创造 三、退职、退休、调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造； 四、主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造（可约定权利归属）

7. 专利权人的权利 • 专利权人的权利包括 独占权：制造权，使用权，许诺销售权，销售权，进口权 许可实施权：独占许可、排他许可、普通许可 转让权：合同转让，继承转让 标记权：在产品或包装上标明专利标记或专利号。

8. 专利申请原则 • 书面原则 • 先申请原则：只能授予一项专利权；只考虑审查效率，不考虑先发明人利益。（礼兰公司专利权属纠纷案） • 优先权原则：国际优先权分别为12个月、6个月；国内优先权不包括外观专利，时间为12个月（其意义在于以第一次提出专利申请日为判断新颖性时间标准） • 主体单一原则：一发明一申请原则；属于总的发明构思的两项以上发明或用于同一类别且成套出售的产品的两项以上外观，可以和案申请；同一日申请发明和实用新型的，在声明放弃实用新型后可或发明专利

9. 专利申请前的论证分析 • 专利申请必要性分析：主要是对市场前景的分析 • 专利保护形式的选择：因为费用成本及时间的关系，应根据创新程度旋转发明或实用新型，或者同日申请。 • 专利申请内容的选择：确定哪些是必要技术特征，哪些是可以隐藏的最佳技术方案（结构产品专利一般不存在技术秘密，一公开即知；方法专利中的温度、压力等技术参数，组合物、化合物的成分、配方可以技术秘密形式保护）；哪些是可同时申报版权保护的。 • 专利申请时间选择：对原来隐藏的技术或改进的技术，可依次渐进申请，达到延长保护期的效果（纽珀公司案） • 市场预测：依据一国的市场前景决定专利国别的选择（物联网的仅国内申请）

10. 专利申请文件的撰写 • 专利撰写的重要性：申请文件撰写的好坏直接决定专利维权的成败，以及专利产品垄断性强弱 • 专利撰写常见的问题 一、独立权利要求中非必要技术特征太多，导致保护范围太窄，易于被规避（双鱼发明专利、液化气检测笔、物联网技术) 二、独立权利要求撰写太少，缺少必要特征，导致易于被无效或被迫进行权项合并、删除（长模横向流水生产线、摇摆童车） 三、说明书公开不充分，导致一般技术人员无法实施，无法获得专利授权或易于被无效。 四、权利要求中的技术特征在说明书中没有充分解释，导致维权中认定侵权成立困难。

11. 对权利要求技术特征的解释 • 在将被控技术方案与专利技术方案进行比对以判断是否构成相同侵权或等同侵权时，通常要对专利权利要求技术特征进行解释 • 技术特征解释的依据 一、内部证据：专利说明书、附图，实施例，专利审查、复审、无效审查档案（欧斯宝公司技术改造案、台湾世阳企业案） 二、外部证据：技术词典、教科书，本领域普通技术人员的理解（长模横向流水生产线解释）

12. 专利申请的审批 • 发明专利审批流程：受理申请→初步审查→公布申请（自申请日起18个月）→实质审查（自申请日期3年内） → 授权公告→无效审查（自授权后任何时候）→专利权终止（自申请日起20年） • 我国发明专利采用 “早期公开，延迟审查”制度：让公众尽早得知，促进他人再创造；让公众尽早做好专利无效申请准备或放心利用；给申请人撤回完善专利文件的机会。 • 实用新型和外观设计专利审批：受理申请→初步审查→授权公告。仅为形式审查。

13. 专利权的无效宣告 • 无效宣告宣告通常发生的情形：诉讼反制，消除竞争对手市场垄断 • 无效宣告的程序：授权后任何人都可以提出无效宣告请求，举证、口审 • 专利被宣告无效的理由：不符合专利条件“三性”；说明书公开不充分，权利要求书得不到说明书支持；独权缺少必要技术特征 • 无效后的法律效力：不溯及已经执行或履行的文书，除非另有约定。

14. 专利权的限制 • 专利的计划许可（对国有单位的发明创造的征用） • 专利的强制许可:专利权人不履行实施义务的强制许可；紧急情况下的强制许可；依存专利的强制许可（交叉许可）；反垄断许可药品专利的强制许可； • 专利的合理利用：专利权用尽后的使用销售；先用权人的利用；临时过境外国运输工具的使用；非生产经营目的的使用；医药审批的使用 • 其他限制专利权的情形：现有技术抗辩；善于侵权抗辩即不知情抗辩

15. 专利侵权行为的构成 • 侵害的对象为有效的专利：无效或过期的专利不存在侵权 • 有侵害行为发生：未经许可的制造、使用等行为 • 侵权行为人是以生产为目的 • 无过错责任原则：知识产权的无形性使得他人无意擅闯他人权利保护范围可能性大，且有普遍性。善意侵权仅发生在销售、使用环节

16. 专利侵权的种类 • 直接侵权行为： 未经许可实施专利的行为 假冒专利行为 • 间接侵权行为 行为人的行为本身不构成侵权，但对直接侵权行为起到了鼓励或诱使或促成的作用。 常见形态有：未经许可，制造出售专门用于专利产品的关键部件或专门用于实施专利方法的设备或材料；未经许可，擅自许可或委托他人实施专利 （中控集团案） 侵权责任法规定了共同侵权，

17. 专利侵权认定的的适用原则 • 全面覆盖原则 如被控侵权产品具备了权利要求记载的每一项技术特征，则构成专利侵权。也即字面侵权，相同侵权，是一种最简单的仿制行为 • 等同原则 被控侵权技术构成与权利要求记载的技术特征相比，手段、功能、效果基本相同，且显而易见、无需创造性劳动即可得知。是某一技术特征的等同而非整体技术方案的等同（台湾彰彬公司案、一坤绝缘子案） • 禁止反悔原则 为确定专利新颖性、创造性而通过书面文件或陈述修改、限制、部分放弃了权利要求保护范围，则禁止将已被限制或放弃的内容重新纳入保护范围 原有的多余指定原则已不再适用

18. 诉前措施 • 诉请禁令 权利人或利害关系人有证据证明他人正在实施或即将实施专利侵权行为，不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补损失的，可申请诉前禁令，并提供担保，法院48小时内裁定(凡尔案、西安诉国外公司诉前禁令) • 诉前证据保全 为制止专利侵权，在证据可能灭失或以后难以取得情况下，专利权人可诉讼申请保全，法院应48小时内裁定 （东阳案诉前广州、郑州证据保全，一般诉讼同时申请保全）

19. 专利侵权的责任 • 民事责任 停止侵权，销毁专用模具、专用设备，赔偿损失（四种赔偿方法） • 行政责任 责令停止侵权（赔偿仅能调解），对假冒专利的，没收违法所得，罚款 • 刑事责任 仅针对假冒专利

20. 专利纠纷的类型 • 专利申请权纠纷 • 专利权权属纠纷 • 专利合同纠纷 • 专利侵权纠纷 • 专利行政纠纷

21. 企业常见的专利问题 • 专利意识欠缺 好的产品没有申请专利保护的意识，导致被别人抢先申请，经营被对手打压（礼兰公司案） • 专利申请时机较晚或不当 一般待产品生产销售后申请，通常会面临两个风险：要么被被人抢先申请专利，要么专利可能宣告无效（汽车吸尘器外观专利） • 专利申请时未充分沟通 企业缺乏与专利代理机构充分沟通，未充分阐述背景技术和本发明的创新点，导致权力保护范围不明 （双鱼专利案） • 专利申请前未经策划布局 一个核心技术不可能仅依靠一个专利获得保护，需策划布局（支护桩案）

22. 企业常见的专利问题 • 专利申请时未考虑与技术秘密保护相结合 专利申请时将最佳技术实施例作为技术秘密保护起来，当技术秘密处于被公开或反向破译的危险时，再申请改进专利，从而达到延长专利保护期的目的。（组分、配方、稳定参数） • 专利授权后利用不足，不懂得产业化 专利的保护期限决定了必须尽快推广化为效益，而不仅是自己生产，因为一个新产品的存续时间是很短的。 • 实现专利产品的市场垄断积极性不高 一个有效的专利，一般代表了本领域的前沿技术，一般会有好的市场，但企业往往是在侵权方威胁到自己的传统客户后才想起出击。明智的做法是由专业机构进行市场全面清理（德国纽珀案）

23. 企业常见的专利问题 • 专利维权中取证难 对于市场流通大的产品好取证，但一些体积大、高技术含量、数值较高的产品如数控雕铣机的取证、家俱的取证、专用设备使用的取证较难（中艺公司、宜昌案、重庆案） • 打击力度不大，判赔偿和停止侵权后，往往转入地下生产 （水流调节器案、） • 案件周期太长，相比侵权获利，侵权方违法成本太低 • 诉前、诉讼禁令难以获准，导致不能起到真正制止作用 • 赔偿数额太低

24. 企业常见的专利问题 • 海关扣留措施的弊端 侵权初步证据难取、未海关备案提供等值担保 • 对发明创造人的奖励不到位，未充分激发员工的创造热情 专利产品营业利润的2%、0.2%,转让价款的10%，未依法给予员工，员工也不知道有此权利。 • 对抄袭国外、境外设计或技术的处理 如果找不到国外在先公开的证据的，则视为有效专利 （换向阀案、数显胎压计案） • 面临无效宣告时的妥协处理 当有充分证据无效涉案专利时，双方的妥协不失为上策 • 基于市场垄断目的的专利申请策划，基于专利侵权规避的技术改造

25. 谢谢大家！ • 请多多批评指正！ • 葛红斌 • 13516883835 • hongbin.ge@dachenglaw.com