海外知识产权诉讼态势 - 案例分析及应对策略 立方律师事务所高级合伙人 王加斌博士 2009 年 5 月

1. 海外知识产权诉讼态势 -案例分析及应对策略 立方律师事务所高级合伙人 王加斌博士 2009年5月

2. 内容提要 一、引子-LED产业首起知识产权海外纠纷 二、国际知识产权纠纷形势 三、几起重点案例解析 四、中国企业应对策略

3. 引子：首起中国LED企业遭遇海外知识产权纠纷

4. 本案原告：Gertrude Neumark Rothschild • 美国哥伦比亚大学的退休教授、化学博士，居住在美国纽约州。 • 5项美国专利的专利权人，包括本案所依据的5,252,499号美国专利（“499专利” 。 • 05年来针对LED巨头Osram、 丰田合成（Toyoda Gosei）、Lumileds、 Cree等公司就499专利，在美国多次发起专利诉讼。 • 之前与前三家分别和解，与Cree的诉讼正在进行中（极有可能和解）

5. 围绕499专利的几起美国诉讼

6. 被告企业 • 34家，其中日本11家，台湾地区8家，中国6家，韩国3家，美国2家，新加坡、芬兰、马来西亚和瑞典各1家。 • 包括Motorola、Hitachi、Nokia、Sony Ericsson、Toshiba、LG 电子、Ben-Q等诸多国际知名企业。 • 其中中国的6家企业为： • 深圳超毅光电子有限公司 • 广州市鸿利光电子有限公司 • 佳光电子有限公司 • 深圳凯信光电有限公司 • 深圳市洲磊电子有限公司 • 深圳市雅佳誉电子有限公司 • ２００８年８月又增加杭州士兰、大连路美等四名中国ＬＥＤ企业

7. 本案专利：499号专利 • 美国专利US5252499是关于半导体材料及其制造方法的发明，其发明名称为：“具有低双极电阻率的宽带隙半导体及其制造方法” （主要针对II-VI族化合半导体 ） • 申请日：1988年8月15日，授权日：1993年10月12日。 • 499号专利共包括22项权利要求， 原告主张的权利要求共4项，即权利要求10、12、13和16。其中权利要求10为独立权利要求，其他权利要求均为权利要求10的从属权利要求。 • 问题焦点：是否适用III-V 族，尤其是GaN-基宽带隙材料

8. LED 照明全球专利诉讼及授权情况 √ √ √ √ √ ● ● ● √ √ ● ● √ √ √

9. 全球LED照明专利发展新的态势 • 2005年以来，半导体照明应用产品种类和生产厂商越来越多、市场规模急剧扩大，专利关系越来越复杂。 • 五大之间有“联盟”趋势 • 专利诉讼白热化，扩展到五大之外的其他企业及下游企业（Citizen，Seol Semiconductor; Ole K. Nilssen，Durel，Epistar, Relume, Ecoluxe; Lutron,BridgeLux, etc.）

10. 原告申请普遍排除令 • 针对整个中国LED照明产业，包括上游及下游企业 • 一旦普遍排出令发出，非列明在案的企业将会受到同样直接的影响，产品将被拒之美国市场之外 • 上、中游企业如不参与应诉，下游出口企业将不敢采购其芯片等上游产品

11. 本案进程（一般情况） • 2008年2月20日，ITC登记 • 2008年3月20日，ITC开展立案调查 • 2008年9月-10月，双方证据交换、书面证言质询 • 200811-12月，专家证据交换、证人口头质询 • 2009年1月，实地考察、工厂检测 • 2009年4月，开庭审理 • 2009年7月，法官初裁意见 • 2009年10月，ITC终裁决定 • 此案以和解告终

12. 二、 国际知识产权纠纷形势

13. 知识产权：国际经济舞台的通行规则 WTO -- TRIPS 技术：跨国企业的主要资产 知识产权：构筑市场门槛的捷径

14. 回顾 • 历史上，日本（60-70年代）、韩国（80年代）的企业在崛起的过程中都经历过被欧美大公司指控侵犯知识产权的诉讼，这成为企业国际化中不可避免的阵痛。 • IBM诉富士通案 • 通用诉丰田案 • IBM诉日立、三菱案 • Intel诉NEC案

15. 知识经济时代全球新财富的形成-无形资产在1990成为世界主要资产知识经济时代全球新财富的形成-无形资产在1990成为世界主要资产 USD$ B

16. 2004中国取代美国成为专利申请领先国家 16

17. 美国专利前15位 2006 取得美国专利前15位的国家 2006 取得美国专利前15位的公司 17

18. 专利发展的新动向 专利不仅是技术，也包含商业方法 18

19. 联想收购IBM PC 19 联想可用IBM的“Thinkpad”的产品商标 获得IBM品牌至2010年的使用权 联想拥有IBM PC相关的专利 PC市场从亚洲地区拓展到全球

20. 知识产权经营成功案例-IBM 1993建立IP部门专业 处理无形资产 建立IP专业及事业单位的相互稳定关系 以商业立场处理IP事务 研发、智财保护及智财授权为主流 IP相关收益达USD$12B IBM已成为服务及IP授权的公司 20

21. 中国成为重要角色 中国制造 vs 世界工厂 技术创新：工业发展及经济进步的原动力 中国企业尚不熟悉知识产权规则及其运用 技术+产品+国际规则=国际竞争力

22. 中国企业海外遭遇知识产权诉讼 • 多为高科技产品 • 产品竞争力较强 • 技术附加值较高 • 本世纪来愈演愈烈。如：2003年1月22日思科系统公司（“思科”）在美国得克萨斯州的Mashall联邦地方法院向我国的华为技术有限公司及其在美国的两家子公司提起诉讼，指控华为侵犯其知识产权。 • 目前每年上百起海外知识产权诉讼

23. 知识产权诉讼成为中外贸易焦点 • 中国产业结构的调整及出口产品结构的变化 • 由低成本、低附加值的产品向高附加值产品的转变 • “数量出口”向“质量出口”的逐步转变 • 中国企业技术创新能力提高及自主知识产权的逐步建立，给国际竞争对手带来压力

24. 针对中国企业的337案连年上升 • 2005年来，涉及到中国企业的案子有近50起。 • 仅2008年就有13起,前两个月有四起 • 1月28日, Celanese 申请对镇江索普化工等企业就醋酸生产工艺专利进行337调查 • 2月12日，Farouk Systems 申请对中国深圳、东莞等企业就美容电热产品专利进行337调查 • 2月13日，Schutz 申请对上海山海包装等工资就包装容器专利进行337调查 • 2月20日，美国Rothschild女士对包括6家中国企业在内的全球34家公司就LED芯片生产方法专利进行337调查

25. 美国337调查及中国企业涉案情况 • 从1974年至2009年4月底，共有668起337调查案 • 涉及中国大陆产品的调查共约95起，占调查总量的约14% • 美国对中国大陆337调查的第一案始于1986年

26. 针对中国大陆产品的337调查 • 针对中国大陆产品的337调查近年来呈现明显上升趋势 • 2002年1月1日以前只有15起，占调查总量的3.2％ • 2002年1月1日以后共计62起，占同期调查总量的48％

27. 针对中国大陆产品的337调查 • 在全部61起涉及中国大陆产品的337调查案中： • 93%涉及专利 • 10%涉及商标 • 5%起涉及版权 • 3% 起涉及商业外观 • 2% 起涉及商业秘密

28. 2002～2006年对华337调查案件统计

29. 2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)

30. 2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)

31. 国外知识产权诉讼 • 美国 • 法院诉讼 • 联邦地区法院 • 州法院 • 美国国际贸易委员会337调查诉讼 • 欧洲

32. 337调查之法律基础 • “337调查”源自美国的《1930年关税法》第337节而得名，系由国会授权的准司法行为 • “337条款”授权美国国际贸易委员会（ITC）在美国企业起诉的前提下，对于进口贸易领域内的“不公平行为”和“不正当手段”拥有广泛的调查权和裁处权，即有权禁止这些产品进入美国市场。 • 几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题

33. 337诉讼与地区法院程序之异同 • 实体法律基本相同 • 337诉讼无陪审团制度 • 救济措施不同，337排除令打击面更大 • 337诉讼有明确时间表，速度更快（12-18月审结）

34. 337调查程序 • 证据开释阶段 • 审前阶段 • 开庭审理阶段 • 审后阶段 • 行政法官初裁 • ITC审议及终裁

35. 救济措施 • 排除令：针对国外生产企业 • 有限排除令： 指针对造成违反337条款方。 • 普遍排除令：针对整个行业，即便非涉案第三方 • 禁止令：针对美国境内进口企业

36. 337条款调查程序 • ITC行政法庭 （74年设立），5名行政法官 • 调查程序三方组成：起诉方、应诉方、ITC律师（Staff Attorney） • 程序严谨、时限性强，一般12-15个月调查结束

37. 第三方介入 • 从调查开始日起，任何第三方均可申请介入到337调查中 • 前提是基于ITC 或ALJ的判断,337调查与该第三方利益直接相关

38. 其他议题 • 调查终止基于如下等原因发生： • 双方同意以仲裁的方式解决纠纷 • 双方和解协议 • 被告方同意颁发禁止令

39. 在欧洲行使专利权 • 欧洲专利法院对知识产权制定了一些限制: • “专利的特定目标是为了补偿发明人的创新努力而确保专利权人对使用发明进行生产并首先把工业产品直接或通过被许可人投入流通的排他性权利以及防止任何侵权的权利。” • 欧洲专利权被称为“一揽子”国家权利 • 行使和无效诉讼的审理以国家为基础 • 欧洲专利法庭设在卢森堡，负责审理无效和侵权诉讼

40. 欧盟关于知识产权“权利用尽”的原则 • “知识产权所有人不得对投放在欧共体市场的商品行使知识产权的权利” • 来自于欧盟国家的平行进口 • 来自于非欧盟国家的平行进口 • 专利权人在其没有专利权的国家营销其产品将使其专利权“权利用尽”

41. 强制许可 - 商品的自由流通 • “关于专利权的国家规定可能会不同，但国家的法律措施不应区别对待国内产品和进口产品” • 对出口到另一国家并已获得强制许可的专利产品进行限制 • 如果专利产品是在其他欧盟成员国生产的，不能要求强制许可

42. 美国、欧洲关于证据及程序的差异 • 证据开释（Discovery） • 在美国，证据开释是广泛的 • 在欧洲大部分国家，证据开释是有限的甚至不需要 • 在英国，“证据开释”是受限制的 • 欧洲：由法官对法律及事实问题认定。法官对所主张权利的定义不在审判前进行评审，而是被包含在整个审判过程中。 • 美国：由法官对法律认定，陪审团对事实问题认定。根据Markman vs Westview Instruments，在法官决定对所主张权利的定义前，美国法院实务中有审判前的马克曼听证会制度。

43. 欧洲国家法律体系的差异性 • 法律体系的差别 • 民法国家 (德国、法国、荷兰、意大利) • 惯例法国家 (英国) • 程序上的差别 • 证明侵权 • 法国或比利时需要‘saisie’, 意大利需要‘descrizione’ (相当于非现场调查),英国需要“Anton Piller令”, 德国非现场调查 • 处理过程 • 只需书面证词 ( 法国、意大利) • 书面证词和法庭听证 (德国) • 听证 (英国) • 作为防御手段，可以在法庭提出知识产权无效 (意大利、法国、荷兰、英国), 而在德国需要提起另外的诉讼 • 获得中间禁令和/或简要判决 • 最终救济

44. 实质差别 • 实质差别 • 等同原则 • 间接（共同）侵权 • 权利要求的解释、翻译上的差别 • 侵权行为 • 在先使用 • 生产的目的是用于研究和试验 • 非商业生产 • 在专利保护期结束之前生产 • 在欧洲选择管辖法院取决于下列因素： • 费用 (英国、德国、法国/意大利) • 处理速度(英国、德国) • 司法可靠性 (德国、英国) • 法律的差异

45. 专利权人如何在欧洲起诉 • 收集侵权证据 • 对涉嫌侵权人的专利状况进行分析（包括国家、同一产品或类似产品的专利情况）并在分析时考虑解决的方式或考虑被告的反击情况(在每个相应的国家都应使用法律顾问) • 如有可能，应权衡在哪里提起诉讼 (“选择管辖法院”) • 发出警告 (并非总是必要) • 根据法律、费用、速度和程序效力，在最有希望胜诉的国家提出诉讼

46. 在欧洲应对专利诉讼 • 收集被控侵权的专利的有效性证据 • 请相关国家的专家作出侵权评估，并对被控侵权的专利的无效进行分析 • 在被起诉的国家针对被控侵权的专利提出无效诉讼 • 利用自身专利对对手提起报复性的侵权诉讼并充分利用“选择管辖法院”的好处 • 保留与竞争对手在适当时机进行和解的可能性 • 防止承担专利侵权的责任! 对企业尤为重要的是，要通过监控最接近的和最大的竞争对手的专利活动来确保企业本身不会造成侵权。同时，一定要扩大企业自己的专利池！

47. 诉讼之外的其他选择 成本低、效率高的选择 • 和解 （Settlement） • 可通过协调人，也可自行和解 • 调解 （Mediation） • 调解人必须是专家 • 仲裁（Arbitration） • 一般针对合同引起的纠纷和相关侵权纠纷。仲裁意见具备约束力

48. 三、几起重点案例介绍

49. 上海荣威塑胶工业有限公司 Intex vs Bestway • 2003年初，美国联邦地区南加州法院 • 涉及40多项产品，与专利、著作权、商标、外观相关200多项侵权指控 • 本案历时半年，最终以调解 （Mediation）结束 • Bestway目前获得长足发展，年产值十几亿，拥有多项美国专利，每年获得许可费上千万美元

50. 337-TA-493无汞碱电池案 原告： 全球最大电池公司 Energizer， Eveready Battery 被告：9家中国最大电池企业+3家其他企业 1项专利：5,464,709 (709专利) 引无数英雄竞折腰 全球电池巨头均以与劲量公司和解并相互交叉许可专利或支付巨额专利许可费而和解 ALJ： Bullock法官 应诉：18家中国企业联合应诉