专利法第三次修正案与当前经济形势下知识产权审判的情况介绍成都天嘉专利事务所

专利法第三次修正案与当前经济形 势下知识产权审判的情况介绍成都天嘉专利事务所

一、专利法第三次修改 第十一届全国人大常委会第六次会议通过了《全国人大常委会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。这次修改有两个特点：一是鼓励创新能力的提高；二是加强对专利权的保护。　

主要涉及以下七大方面： （一）关于专利法的立法宗旨 “保护专利权人的合法权益” （二）关于深化行政审批改革、建设服务型政府的举措1．取消对涉外专利代理机构的指定 • 2．增加专利行政部门传播专利信息的职责审批 • 对信息的充分利用，行业信息平台的建立、跟踪、分析、整理、运用。

（三）关于权利的归属和管理 1.国家资助科研项目所完成发明创造的权利归属约定优先——书面、口头委托发明——属于完成或者共同完成 2.共有权利的行使第15条约定优先——书面、口头单独实施——自己制造、销售、许诺销售、进口、使用、普通实施许可共有权利需全体共有人同意——转让、放弃、独占实施许可、区域独家许可、提起诉讼、应对无效宣告、作价入股等

3.在我国完成的发明创造向外国申请专利的审批3.在我国完成的发明创造向外国申请专利的审批 • 保密审查制度的前提 • （1）在中国完成 • （2）发明或者实用新型，不包括外观设计 • （3）任何单位或者个人，包括合资、合股、控股、国有、 • 私营、个体等。 • 后果——在中国申请专利的，不授予专利权。 • 时间——主动请求起三个月内通知，五个月内做出答复

（四）关于授予专利权的标准 • 1．取消对现有技术和现有设计的地域性限制发明或者实用新型不属于现有技术。属于：包括与包含的区别现有技术定义——是指申请日以前在国内外为公众所知的技术地域——国内外方式——公开出版物、公开使用、公开销售、其他方式等公众——该技术领域内的普通技术人员所知——存在，想得到就有可能得到范围——知晓的程度

2．遗传资源的保护和遗传资源来源的披露 • 法第5条对违反法律法规规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。 • 直接来源和原始来源 • 完成、利用遗传资源的遗传功能，可以申请专利

（五）关于外观设计专利制度 • 1．适当限制授予外观设计专利权的客体范围 • 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计平面印刷品：二维印刷品，包括标贴、包装袋等用于装入被销售产品或者用于附着于产品上的，不单独向消费者出售的印刷品主要起标识作用：产品来源、生产者来源等图案与色彩：不包括形状

2．提高授予外观设计专利权的实质性条件 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。现有设计：是指申请日以前在国内外为公众所知的设计地域——国内外方式——公开出版物、公开使用、公开销售、其他方式（网络、视频、自然物、自然特征、公知特征）等公众——该技术领域内的普通技术人员所知——存在，想得到就有可能得到范围——知晓的程度抵触申请——抢先申请

明显区别特征 • 授权专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，具有明显区别。 • 现有设计特征的组合 • 几篇文献的组合，已知特征的简单组合 • 取消“相同”概念取消“相近似”概念强调原创性 • 对比方式：单独对比、组合对比 • 对比原则：整体观察，强调视觉效果，忽略局部细节等非设计要点 • 惯常设计特征 • 惯常设计手段

3．允许对关联外观设计合案提出外观设计专利申请3．允许对关联外观设计合案提出外观设计专利申请 • 同一产品两项以上的相似的外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。相似外观设计：基础设计的概念数量：10件以内运用：转让、许可、无效、入股、诉讼等

4．建立外观设计和实用新型专利检索评价报告制度4．建立外观设计和实用新型专利检索评价报告制度 • 《专利评价报告》的法律地位：审理、处理侵权纠纷的证据 • 部门：国家知识产权局 • 交叉： • 国家知识产权局专利复审委员会《无效宣告请求审查决定书》是作为专利权有效与否的唯一证据 • 评价的范围：新颖性、创造性、实用性、其他（公开与否等） • 不评价的范围：在先使用公开、在先销售公开等。 • 运用：诉讼的证据 • 无效、转让、许可的参考

5．完善有关外观设计专利权保护范围的规定 • 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书记载的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计权利要求与权利要求的内容简要说明：成为外观设计的必须的文件，设计要点在申请时由申请人提出，在授权时予以确定，诉讼时不得改变。简要说明的内容：产品分类、设计要点、色彩释明、名称、用途

（六）关于专利权的保护 1．规定他人未经许可不得许诺销售外观设计专利产品许诺销售包括：展出、展示、意向性许可合同等 2．完善专利行政执法 3．进一步明确有关侵权赔偿数额的规定侵权赔偿的依据：非法所得转让许可的倍数定额赔偿制度1万元—100万元 4．增加诉前证据保全和诉前禁制令的规定担保、48小时、15日起诉、难以弥补损失

（七）关于维护公众合法权益和制止专利权的滥用 1．完善有关强制许可的规定 2．增加现有技术抗辩和制止恶意诉讼的规定实用新型和外观设计《专利评价报告》在侵权诉讼中运用反诉不正当竞争和滥用专利权的可能性现有技术抗辩：在先公知技术与被控侵权产品的比较无效宣告请求：在先公知技术与专利权利要求的比较先用权：在申请日以前，已经制造相同产品、使用相同方法或者做好制造使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；不包括销售。现有技术抗辩成立的法律结果：不侵权无效宣告请求成立的法律结果：专利无效先用权成立的法律结果：不视为侵权现有技术抗辩、无效宣告请求、先用权的举证责任：被控侵权方

3.增加对诉讼时效的补充规定和有关权利失效的规定3.增加对诉讼时效的补充规定和有关权利失效的规定 • 发明专利的诉讼时效从专利授权之日起计算 • 涉及发明专利申请公布后的使用费的纠纷，诉讼时效为两年 4．不视为侵犯专利权的行为为提供行政审批所需要的信息、制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者医疗器械的，不为视侵权

二、当前经济形势下知识产权审判 • 2009年4月21日，最高人民法院发布了《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》。这是在国际金融危机影响持续加深的背景下，最高人民法院密切关注国际国内经济社会形势的新变化，充分发挥审判职能，为“保增长、保民生、保稳定”的工作大局服务的一项重要举措，也是继《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》之后，指导知识产权审判工作的又一项纲领性文件。

（一）《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的主要内容：（一）《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的主要内容： • 1.加大专利权保护力度，着力培育科技创新能力和拓展创新空间，积极推进自主创新。 • 《意见》明确了权利要求解释的基本规则和侵权对比判定标准。 • 《意见》明确了所谓的折衷解释原则，即解释发明和实用新型专利的权利要求时，既不能简单地将专利权保护范围限于权利要求严格的字面含义，也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导，应当从上述两种极端解释的中间立场出发，使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护，又能确保给予公众以合理的法律稳定性。

《意见》指出： 在进行专利侵权对比时，凡写入独立权利要求的技术特征，均应纳入技术特征对比之列，这实际上明确了不适用所谓的“多余指定”原则。 • 明确了所谓的禁止反悔原则，即对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再纳入保护范围。 • 对等同原则的适用提出了指导性方针，要求严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，防止不适当地扩张保护范围。

2.加强商业标识保护，积极推动品牌经济发 展，规范市场秩序和维护公平竞争。《意见》指出，知名品牌凝聚了企业的竞争优势，是企业参与国内国际市场竞争的利器，代表着核心的经济竞争力，是企业和国家的战略性资产，也是引领市场消费方向的主要因素。人民法院要通过依法加强商标权保护和制止不正当竞争，为知名品牌创立和发展提供和谐宽松的法律环境。

（1）商标权侵权认定 • 《意见》要求完善商标司法政策，正确把握商标权的专用权属性，合理界定权利范围。对于商标专用权的核心领域，要以核定使用的商品和核准使用的商标为基础加强保护；同时以市场混淆为指针，合理划定商标权的排斥范围，确保经营者之间在商标的使用上保持清晰的边界，使自主品牌的创立和发展具有足够的法律空间。重点：市场混淆、视觉混淆、误认

（2）针对社会上存在的利用商标注册不正当地投机取巧等现象（2）针对社会上存在的利用商标注册不正当地投机取巧等现象 • 《意见》要求妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系,鼓励商标使用，激活商标资源。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的现实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用的，可以不支持其损害赔偿请求。重点：赔偿原则

（3）针对“傍名牌”等不正当竞争行为 • 《意见》要求按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，妥善处理注册商标、企业名称与在先权利的冲突，合理确定民事责任。因使用企业名称而构成侵犯商标权的，可以根据案件具体情况判令停止使用，或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。企业名称中的字号因使用他人具有较高知名度的注册商标，不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的，在认定构成不正当竞争行为后，对于当事人请求判决停止使用或者变更企业名称的，应当给予支持。

3.完善知识产权诉讼制度，着力改善贸易和投资环境，积极推动对外开放水平的提高。3.完善知识产权诉讼制度，着力改善贸易和投资环境，积极推动对外开放水平的提高。 • 《意见》以改善贸易和投资环境为重点，提出要完善确认不侵权诉讼制度，充分发挥其维护投资和经营活动安全的作用，遏制知识产权滥用行为。对于正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，无论是否针对特定主体，受到警告或威胁的当事人主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，可以提起确认不侵权诉讼。重点：确认不侵权的起诉

关于诉前停止侵权行为 • 《意见》提出，采取诉前停止侵权措施既要积极又要慎重，既要合理又要有效，要妥善处理有效制止侵权与维护企业正常经营的关系，注意防止和规制当事人滥用有关权利。在采取诉前责令停止侵权措施时，应考虑被诉企业的生存状态，防止采取措施不当使被诉企业生产经营陷入困境。特别是在专利侵权案件中，如果被申请人的行为不构成字面侵权，其行为还需要经进一步审理进行比较复杂的技术对比才能作出判定时，更要慎用诉前停止侵犯专利权措施。重点：字面侵权

关于当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷关于当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷 • 《意见》要求认真研究加工贸易中的知识产权保护问题，抓紧总结涉及加工贸易的知识产权案件的审判经验，解决其中存在的突出问题；要求妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。重点：必要的审查注意义务

加大司法惩处力度反对任何形式的保护主义 • 《意见》还对妥善适用停止侵害的民事责任，加大司法惩处力度和增强威慑效果，积极促进科技兴贸基地和服务外包基地建设，坚决反对任何形式的保护主义，加强同类案件和关联案件的协调指导力度，维护司法标准的统一等问题提出了具体的要求。

据最高法院权威信息披露 2008年全国地方法院共新收和审结知识产权民事一审案件24406件和23518件，比2007年增长了36.52%和35.2%。其中：新收的专利案件是4074件，比上一年增长了0.82% 商标案件6233件，比上一年增长了61.69% 著作权案件10951件，比上一年增长50.78% 还有其他的一些案件基本上都有所增长。全年共审结涉外知识产权案件是1139件，比上一年增70.51%。审结港澳台知识产权案件225件，同比上一年下降了30.34%。全年共新收和审结知识产权二审案件是4759件和4699件，比上一年增长66.11%和63.73%。再审案件是102件和71件，比上一年增长161.54%和57.78% 2008年知识产权民事一审案件平均调解、调撤（诉）率达到55.86

2008年中国知识产权司法保护十大案件 • 保时捷股份公司诉北京泰赫雅特汽车销售服务有限公司侵犯著作财产权纠纷上诉案； • 黄自修诉南宁市艺术剧院侵犯著作权纠纷上诉案； • 雷茨饭店有限公司诉上海黄浦丽池休闲健身有限公司侵犯商标专用权纠纷上诉案； • 河南省正龙食品有限公司诉四川白家食品有限公司、河南省四邻百货有限公司侵犯商标专用权纠纷上诉案； • 江苏拜特进出口贸易有限公司、江苏省淮安市康拜特地毯有限公司诉许赞有与知识产权有关的损害赔偿纠纷上诉案； • 合肥新强种业科技有限公司诉安徽省创富种业有限公司侵犯职务新品种权纠纷案； • 杭州都快网络传媒有限公司诉王林阳侵犯计算机网络域名纠纷上诉案； • 济宁无压锅炉厂诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人舒学章发明专利无效纠纷提审案； • 霞浦县华丰机械工业有限公司、曾凤熙假冒注册商标案； • 徐楚风、姜海宇侵犯著作权案。

2008年中国知识产权司法保护50件典型 • 案件中包括45件知识产权民事案件，其中： • 5件知识产权行政案件 • 知识产权民事案件中有专利侵权案件10件、著作权侵权案件15件、商标侵权案件8件、植物新品种侵权案件2件、不正当竞争案件8件、知识产权合同案件2件。 • 知识产权行政案件包括，4件专利商标授权确权案件，1件一般知识产权行政案件。

2008年国家知识产权局 • 全年共受理专利申请828,328件，同比增长19.4％。 • 其中：受理国内申请717,144件， • 受理国外来华申请111,184件 • 全年共授予专利权411,982件，同比增长17.1％。 • 截至2008年12月31日，中国累计受理专利申请4,853,506件；累计授予专利权2,501,268件。中国PCT国际专利申请量达到6089件，同比增长11.9％，升至世界第六位。

三、问题 • 1、如何加快专利审批周期 • 2、专利是否存在“抢注” • 3、专利实施许可合同中注意事项 • 许可内容的明确、技术成熟度、验收标准、付款时间、入股作价比例、无效处理原则、后续改进处理原则、明确违约责任等 • 4、专利侵权的证据收集工艺方法类发明专利的取证、实物产品类取证、配方产品内取证——围绕权利要求进行取证

问题 • 5、专利检索 • 检索目的：无效检索、研发检索、诉讼检索——合理利用《专利评价报告》检索方式中注意：主题词的确定 6、有关专利优惠及奖励政策 7、职务发明与非职务发明的认定 8、企业专利管理设置专门部门和专人负责，明确知识产权的目标和任务，规范化合制度化。

以上意见，属于个人观点，请批评指正。 • 谢谢！

专利法第三次修正案与当前经济形 势下知识产权审判的情况介绍 成都天嘉专利事务所