MÓDULO: MARCAS Rio de Janeiro – Abr/2011

1. MÓDULO: MARCASRio de Janeiro – Abr/2011 Intermediário Módulo: Marcas 11/jun/2012 Módulo: Marcas UFSCAR Campus Sorocaba abr./2011 Realização MÓDULOM

2. “Em um mundo em que as capacidades são cada vez mais equivalentes e as tecnologias acessíveis a praticamente todos, a marca e seu poder de atração são alguns dos mais importantes fatores de diferenciação entre produtos concorrentes assemelhados”. (EUSTACHIO, J. – Talent Comunicação)

3. Pedidos de Registro de Marcas (BRASIL) 2000 – 108.227 2001 – 101.617 2002 – 94.315 2003 – 95.580 2004 – 94.039 2005 – 99.304 2006 – 95.738 2007 – 105.320 2008 – 123.794 2009 – 111.724 2010 – 129.620 2011 – 152.110

4. DEPÓSITO DE MARCAS POR ESTADO - 2008

5. DEFINIÇÃO DE MARCA Art. 122 da Lei 9.279 de 14/05/1996 (Lei da Propriedade Industrial): “Sinais distintivos, visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Excluem-se, portanto, o registro de marcas SONORAS, OLFATIVAS, GUSTATIVAS, e TÁTEIS.

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO Nominativas Mistas Figurativas Tridimensionais

7. SINAIS REGISTRÁVEIS CONDIÇÕES DE VALIDADE: Distintividade Liceidade Disponibilidade Veracidade O sinal para ser registrado como marca deverá atender as condições de validade. Caso contrário, será indeferido com base nas proibições legais contidas na Lei da Propriedade Industrial.

8. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Art. 124 da LPI Quanto à constituição “Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.” (INC. II) São irregistráveis isoladamente: • Algarismos de 0 a 9 • Todas as letras do alfabeto em uso no vernáculo.

9. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à constituição A forma distintiva de letras e algarismos isolados deve ser suficiente para enquadrar o sinal como marca figurativa. Registráveis w 3 Irregistráveis M

10. 12 de Setembro de 2005 SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à constituição Datas Data incompleta – registrável Data completa (dia/mês/ano) – irregistrável (salvo se revestida de suficiente forma distintiva - exclusividade de uso apenas sobre a configuração fantasiosa) 12 de setembro – registrável para qualquer produto/serviço 12 de setembro de 2005 – irregistrável para qualquer produto ou serviço registrável para qualquer produto/serviço, com exclusividade apenas para o elemento fantasioso.

11. Para qualquer produto ou serviço AZUL LIMÃO registrável SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à constituição Cores “Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.” (Inc. VIII) AMARELO VERDE AZUL Irregistráveis para qualquer produto ou serviço ROSA BEBÊ Para máquinas industriais registrável Para roupas infantis ROSA BEBÊ irregistrável

12. “Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento ou aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.” (Inc. XXI) Irregistráveis: formas que não podem ser dissociadas de efeito técnico Irregistráveis: formas elíptica, esférica e circular necessárias CAIXA DE PIZZA OCTAGONAL Irregistráveis: formas comuns de acondicionamento SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à constituição

13. “Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.” (Inc. I) Tem caráter absoluto Brasão ou Arma - Insígnia de pessoa, família, Estado, Unidade de Federação e Municípios Brasão Nacional Selo Nacional Brasão da Família Meurer (origem alemã) Bandeira - Símbolo distintivo de uma Nação ou estado SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à liceidade

14. Medalha comemorativa do Centenário do Teatro Amazonas. Euclides da Cunha SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à liceidade Emblema ou distintivo - O símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados Monumento - Obra do homem para transmitir à posteridade memória de pessoa, lugar ou fato notável Medalha - Insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou de pessoa Ordem do Cruzeiro do Sul

15. “Reprodução ou imitação de cunho oficial, adotada para garantia de padrão de qualquer gênero.” (Inc. XI) SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL Ministério da Agricultura SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à liceidade “Reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União ou de país.” (Inc. XIV) Registrável para roupas Irregistrável para serviços financeiros REAL Irregistráveis para quaisquer produtos ou serviços

16. “Expressão, figura, desenho, ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes, ofensivo à honra ou imagem de pessoas, ou atente contra a idéia e sentimento dignos de respeito e veneração.” (Inc. III). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à liceidade SÃO MATHEUS Registrável para vinhosIrregistrável para afrodisíacos Registrável para velas Irregistrável para papel higiênico

17. “Indicação Geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir Indicação Geográfica.” (Inc. IX) SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS CONSTITUEM INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: (ART. 176 DA LPI) Regulamentado pela resolução nº 075/2000 DENOMINAÇÃO DE ORIGEM INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA Veda o registro da IG, seja falsa ou verdadeira. A IG pode ser usada por aqueles que têm o direito, mas não registrada.

18. ATENÇÃO O DECRETO 4.062, DE 26/12/2001: definiu as expressões “CACHAÇA”, “BRASIL” e “CACHAÇA DO BRASIL” comoIndicações Geográficas para o produto “Aguardente de Cana”. Embora “cachaça” não se enquadre na definição da LPI, por não ser nome geográfico, ela também foi reconhecida como tal, baseada no art. 22 da TRIPS. O procedimento para análise dos pedidos de registro de marcas contendo estas denominações, depositados a partir de 26-12-2001, para assinalar AGUARDENTE DE CANA OU O COMÉRCIO DA MESMA, é indeferir com base no inciso IX do art. 124 da LPI.

19. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à liceidade (ausência de veracidade) “Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina.”(Inc. X) Aplicado nos casos onde são usados nomes de localidades (ou denominações de naturalidade dessas localidades) reconhecidas como produtoras de determinados produtos ou prestadoras de determinados serviços, visando identificar tais produtos ou serviços, cujos requerentes são de outras localidades. “LOÇÃO FRANCESA” – para cosmético proveniente de localidade distinta da França, que é mundialmente conhecida pela qualidade dos seus cosméticos.

20. “Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva.” (INC. VI) Para comércio de peixes ornamentais registráveis, sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos registrável irregistrável Para veículos Para material de desenho SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à distintividade do sinal Para ervas de infusão Para produtos de vedar irregistráveis

21. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à distintividade do sinal

22. “Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.” (Inc.XVIII) SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à distintividade do sinal Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas.

23. PEDOGÊNESE– irregistrável para o serviço de prospecção geológica. PEDOGÊNESE – registrável para serviços bancários. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à distintividade do sinal EXEMPLOS DE TERMOS TÉCNICOS VELADURA – irregistrável para serviços de pintura artística. Irregistrável para medicamentos ou cosméticos QUILATE – registrável para serviço de manutenção de computadores.

24. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à distintividade do sinal “Sinal empregado apenas como meio de propaganda.” (Inc. VII) LEMBRE-SE DE NOSSA MARCA AO PENSAR NA SUA

25. “Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público.” (Inc. IV) SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal Fundação Oswaldo Cruz “Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.” (Inc.V)

26. Smilinguido SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal “Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral.” (Inc.XVII)

27. “Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como imitação suscetível de causar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.” (Inc.XIII) SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal

28. SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal “Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.”(Inc. XV)

29. “Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.” (Inc. XVI) SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal JÔ SOARES – nome artístico de José Eugênio Soares PIXINGUINHA – pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior PELÉ – apelido notório de Edson Arantes do Nascimento LEGIÃO URBANA – nome artístico coletivo – grupo musical

30. x QUAKER QUAKER x SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal “Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de CAUSAR CONFUSÃO ou associação com marca alheia.” (Inc. XIX) REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO GRÁFICA, FONÉTICA, VISUAL OU IDEOLÓGICA REPRODUÇÃO TOTAL

31. x BOST PLIN BOST x RIMÃO CHIC RIMÃO x FOLIA FOLIA SUN x WORLD TENNIS x SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal REPRODUÇÃO PARCIAL REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO

32. x NUTRIX NUTRIZ x ONIZON HONNIZONN x BIBAS BYBHA´S x GRANCAFÉ x TRANSPRESS SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal IMITAÇÃO GRÁFICA / REPRODUÇÃO FONÉTICA

33. x Para Arroz Para Sal x KING OF TEA Para bebidas Para serviços de lanchonete SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Quanto à disponibilidade do sinal IMITAÇÃO / REPRODUÇÃO IDEOLÓGICA

34. INC. XII - Termos anteriormente registrados por terceiros como marca coletiva ou de certificação, se o depósito do pedido for efetuado antes de encerrado o prazo fixado no art. 154 da LPI (5 anos) INC. XX – Dualidade de Marcas INC. XXII – Objeto registrado como desenho industrial por terceiros (indeferimento se dá por oposição) INC. XXIII – pouco aplicado, uma vez que, em grande parte dos casos, é muito subjetivo estabelecer o grau de reconhecimento de uma marca no mercado SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS Demais incisos do art. 124

35. RISCO DE CONFUSÃO Tipos de reprodução ou imitação: • Gráfica; • Fonética; • Visual; • Ideológica. Como avaliar a possibilidade de confusão? • Afinidade mercadológica • Teoria da distância • Marcas evocativas • Teoria do todo indivisível • Impressão de conjunto • Desgaste de elementos de composição

36. AFINIDADE MERCADOLÓGICA Para que ocorra o risco de confusão entre sinais idênticos ou semelhantes é necessário que os produtos ou serviços assinalados pelas marcas sejam idênticos ou afins. Não havendo afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados por marcas idênticas ou semelhantes o risco de confusão ou associação indevida não ocorre.

37. AFINIDADE MERCADOLÓGICA Fatores relevantes na determinação de afinidade entre produtos/serviços: • Natureza e característica dos produtos/serviços. • Origem, finalidade e público consumidor dos produtos/serviços. • Grau de probabilidade dos produtos/serviços em questão serem provenientes da mesma origem. • Em relação à afinidade de produtos, o grau de probabilidade dos produtos em questão serem manufaturados e distribuídos pela mesma empresa. • Em relação à afinidade de produtos, o grau de probabilidade dos produtos em questão serem comercializados no mesmo estabelecimento.

38. AFINIDADE MERCADOLÓGICA Exemplos de produtos/serviços afins:

39. Apesar da existência do sufixo BLUM, comum na composição das marcas, existe suficiente distinção entre os sinais para que seja admitido o registro das demais. Exceção: família de marcas de um mesmo titular. Afastamento do Risco de Confusão Teoria da Distância AFASTADO O RISCO DE CONFUSÃO COM: REGISTROS EXISTENTES: FABLUM CERBLUM JEIBLUM TIBLUM

40. Afastamento do Risco de Confusão Marcas Evocativas Os titulares de marcas compostas por prefixos ou sufixos evocativos dos produtos ou serviços especificados deverão arcar com o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes, uma vez que estas não possuem cunho fantasioso notável. ORTOMED ORTHOCLIN ORTOCENTER CLINIMED MEDCLIN MEDSERV MEDCENTER FRUTEX FRUTELA FRUTILLY FRUTINE FRUTIP’S LUMINI LUMINOX LUMILUX LUMIBRÁS LUMISTAR Para lâmpadas Para frutas Para serviços médicos

41. Afastamento do Risco de Confusão Teoria do Todo Indivisível Aplica-se a teoria do todo indivisível onde, em razão do contexto dos signos, não se configura a possibilidade de confusão. PAULO x SÃO PAULO MEL x LUA DE MEL VALE DO SOL x VALE ENCANTADO LEÃO x LEÃO DO MAR

42. Afastamento do Risco de Confusão Marcas compostas por Elementos Desgastados Elementos considerados desgastados são aquelas palavras ou radicais de palavras amplamente utilizados na composição de marcas. Marcas: Bicho da Seda Bicho de Pé Bicho Papão Bicho Verde Bicho Baby Bicho da Cara Preta Marcas: Del Sol Mar i Sol Postal do Sol Sol na Pele Banho de Sol Sol e Ondas Pedido com as duas palavras desgastadas:Bicho do Sol

43. Uma marca solidamente registrada pode perder o seu poder distintivo pelo fenômeno da degenerescência, ou seja, a marca deixa de identificar aquele produto ou serviço originário e passa a ser reconhecida como sinônimo do próprio produto ou serviço, migrando para o domínio comum. Marcas que assinalam produtos desenvolvidos com alta tecnologia, pioneiros e, ainda, aquelas com excesso de fama podem ter como resultado a sua transfiguração. Contudo, ao contrário da legislação de alguns países, não há, na LPI, previsão legal para aplicar a degenerescência. O registro da marca continua em vigor e será motivo de impedimento de outros pedidos de registro que contenham marca registrada, quando solicitada por terceiros, com base no inciso XIX do art. 124 da LPI. O Fenômeno da Degenerescência

44. Por serem marcas registradas não poderão constar da especificação de produtos. XEROX GILLETTE ISOPOR CHICLETES GRANOLA CATUPIRY LYCRA ZÍPER BOM BRIL PIREX O Fenômeno da Degenerescência

45. Conceito advindo do direito americano e tem escopo mais amplo do que a teoria da distância. A diluição da marca enfraquece o seu poder distintivo. A diluição da marca ocorre quando um sinal registrado ou a parte essencial dele, é também registrado por terceiros, simultaneamente, mas em áreas distintas. DILUIÇÃO

46. DILUIÇÃO X DEGENERESCÊNCIA A marca identifica diferentes produtos ou serviços A marca identifica, via de regra, um produto decorrente de uma nova tecnologia Pluralidade de titulares Um único titular, mas pluralidade de usuários utilizando o sinal como produto O sinal se dilui, se torna mais fraco, sem ingressar no uso comum O sinal se desgasta com o tempo pela linguagem corrente e pela inércia do titular. A convivência das marcas é permitida O sinal perde a distintividade com o ingresso no uso comum

47. Secondary meaning: também conhecido como distintividade adquirida, trata-se do fenômeno de conversão de um sinal originalmente irregistrável em sinal efetivamente distintivo de produtos/serviços, reconhecido como tal no comércio através do seu significado secundário (surgido posteriormente) ou adquirido pelo uso. Tal princípio foi contemplado pelo TRIPs e é aplicado pela lei de alguns membros, como EUA e Alemanha. A LPI não prevê essa proteção. SECONDARY MEANING

48. PRINCIPAIS NORMAS APLICÁVEISDireito Marcário e Tratados Internacionais LPI – Lei da Propriedade Industrial CUP – Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial (Revisão de Estocolmo de 1967). TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

49. Princípios Aplicáveis TERRITORIALIDADE “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu exclusivo em todo o território nacional.” (Art.129 da LPI) Exceções: Art. 126 da LPI Art. 6º bis da CUP

50. Princípios Aplicáveis ESPECIALIDADE A proteção assegurada à marca recai sobre produtos, mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. Exceção:Art. 125 da LPI “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”.