中国企业如何面对海外知识产权纠纷（ 以美国 337 调查为例 ） SYNC Technology Law Group 信康律师事务所

1. 中国企业如何面对海外知识产权纠纷（以美国337调查为例）中国企业如何面对海外知识产权纠纷（以美国337调查为例） SYNC Technology Law Group 信康律师事务所 资深合伙人王加斌 博士www.SYNClaw.com2006年12月4日 西安

2. 内容提要 • 中国高技术企业频频面对国际知识产权纠纷 • 337调查 • 中国企业面临的337调查形势 • 主要抗辩理由及中国企业的应对策略

3. 知识产权：国际经济舞台的通行规则 WTO – TRIPS 技术帝国主义时代（OEM =高科技殖民地？） 技术：跨国企业的主要资产 知识产权：构筑市场门槛的捷径

4. 如火如荼的知识产权诉讼（以美国为代表） • 美国第一部联邦宪法 1789年 • 第一部专利法1790年 • 发明时代来临

5. 2003年1月22日，思科系统公司（“思科”）在美国得克萨斯州Mashall联邦地方法院诉华为技术有限公司及其在美国的两家子公司（”华为“），指控华为侵犯其知识产权。2003年1月22日，思科系统公司（“思科”）在美国得克萨斯州Mashall联邦地方法院诉华为技术有限公司及其在美国的两家子公司（”华为“），指控华为侵犯其知识产权。 思科诉华为案被称之为中国入世以后中国企业在国外遭遇的最大一桩知识产权侵权案，其带给我们很多启示和思考。 该案以和解告终 思科vs华为

6. 回顾 • 历史上，日本（60-70年代）、韩国（80年代）的企业在崛起的过程中都经历过被欧美大公司指控侵犯知识产权的诉讼，这成为企业国际化中不可避免的阵痛。 • IBM诉富士通案 • IBM诉日立、三菱案 • Intel诉NEC案

7. 中国企业开始成为国际知识产权纠纷中的重要角色中国企业开始成为国际知识产权纠纷中的重要角色 中国制造 vs 世界工厂 技术创新：工业发展及经济进步的原动力 中国企业尚不熟悉知识产权规则及其运用

8. 第一部分337调查

9. 背景介绍 • “337调查”源自美国的《1930年关税法》第3章第37节而得名，系由国会授权的准司法行为 • “337条款”授权美国国际贸易委员会（ITC）在美国企业起诉的前提下，对于进口贸易领域内的“不公平行为”和“不正当手段”拥有广泛的调查权和裁处权，即有权禁止这些产品进入美国市场。 • “337条款” 分为一般性不公平贸易做法和有关知识产权的不公平贸易做法。但几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题

10. 337调查之法律基础 • 有关知识产权的不公平贸易做法，是指进口到美国的货物侵犯了美国有效的专利权、商标权、版权或集成电路芯片布图设计专有权等行为。 • 与知识产权有关的不公平贸易行为，并不要求实质损害或实质损害威胁为前提。 • 对于非知识产权不公平贸易做法进行的调查，则要求原告方必须以实际损害为前提。 • 几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题

11. 337调查程序 • 证据开释阶段 • 审前阶段 • 开庭审理阶段 • 审后阶段 • 行政法官初裁 • ITC审议及终裁

12. 管辖 • 管辖权： • 对物管辖权 • ITC的管辖权为侵权发生地以及美国本土 • 非传统意义的进口方式也属于ITC的管辖范围内，比如，电子软件通过INTERNET 的方式传入美国等。

13. 救济措施 • 排除令：针对国外生产企业 • 有限排除令： 指针对造成违反337条款方。 • 临时有限排除令：在整个调查期间和总统审阅期间 • 一般排除令：针对整个行业，即便非涉案第三方 • 禁止令：针对美国境内进口企业 • 临时停止令。

14. 337条款调查程序 • ITC行政法庭 （74年设立） • 四名行政法官(ALJ): • Paul J. Luckern • Charles E Bullock • Sidney Harris • Robert L. Barton • 调查程序三方组成：起诉方、应诉方、ITC律师（Staff Attorney） • 程序严谨、时限性强，一般12-15个月调查结束

15. 337条款调查的发起 • 由原告方向国际贸易委员提出申请 • ITC中的不公平进口调查办公室（OUII）对诉求进行商议，并就国际贸易委员会程序规则向原告方和应答方进行解释。 • ITC应于30日内决定是否对诉求进行337条款查。

16. 337条款调查的发起 • 一旦决定进行调查，该调查将移交给行政法官（ALJ）,并由ALJ在45日内决定调查的日程安排，结案日期.一般来说调查周期为12-15个月，但疑难复杂的案件为18个月。

17. 答复 • 如ITC决定进行337条款调查应答者应于20日内进行答复。 • 逾期不予回复或未说明不予回复理由的被视为未履行应答责任。 • 应答方可以在ITC程序内进行反诉，但一般不会予以考虑

18. 第三方介入 • 从调查开始日起，任何第三方均可申请介入到337调查中 • 前提是基于ITC 或ALJ的判断,337调查与该第三方利益直接相关

19. 临时救济 • ITC根据诉求可以决定是否给予原告方临时救济： • 临时排除令 • 禁止令 • ITC 应于调查开始35日内决定是否实施临时救济。 • 如决定实施应将诉求转交于ALJ，并应于10日内作出回复（复杂案件为20日） • ITC应于实施临时救济后90日（复杂案件150日）内对调查作出最终判决。

20. 调查时间表 • 从决定调查日起，ALJ作为ITC的代表应于45日内提出调查结束的具体日期。 • 决定违反337条款的基本要素是： • 进口产品侵犯了有效的美国知识产权； • 美国知识产权被使用于美国国内工业中

21. 美国国内工业 • 定义相当宽泛 • 在美国有显著的厂房，设备，劳工和资本的投资；或 • 其他实际开发知识产权的投资，如工程师，科研和许可等。

22. 事前听证 • 事前听证会用以确立要求告知和听证会的原则，一般为两次。 • 第一次为ALJ接受337调查后的15日至30日内； • 第二次在正式听证会之前

23. 听证会（庭审） • 听证会一般安排在确定调查之日后180日至210日之间。 • 听证会用于ALJ查询证据，旁听辩论，以决定违反337条款的事实是否发生。 • 相关的、可信的证据允许在听证会出示。 • 举证责任由提出支持或反对意见的各方承担。 • 听证会后，各方还被要求在2-4周内提出会后摘要和提议事实发现与法律结论。

24. 初审裁定（ID） • 一旦ALJ作出初审裁定，该裁定一般会自动适用为ITC的终审裁定，除非： • 双方当事人一方向ITC提出申诉，或 • 至少一名ITC委员提议，并在45日内进行复查。 * 当前大多数案子原被告方均提出复审

25. 申请ITC复审及上诉 • 任何一方有权在初始裁定结束后14日内向ITC提交重新裁定的申诉； • 如果ITC终审裁定作出，败诉方有权在60日内向联邦上诉法院提起上诉。

26. 裁定后程序 • 总统审阅 • 在ITC最终裁定违反337条款的事实发生后，还要将此裁定提交于美国总统进行审阅。 • 美国总统应在60日内作出答复，逾期未作出答复或放弃该权力的行使，被视为支持ITC的最终裁定。 • 即便美国总统较少行使该权力，但否定ITC裁定的案例仍时有发生。

27. 其他议题 • 调查终止基于如下等原因发生： • 双方同意以仲裁的方式解决纠纷 • 双方和解协议 • 被告方同意颁发禁止令

28. 第二部分中国企业面临337调查的形势

29. 两起最新的337立案涉及中国企业 • 2006年迄今共30起，涉及到中国企业的案子有13起。 • 其中珠海纳斯达电子公司被告两次，史所罕见。 • 337-TA-587 启动原件连接装置， 中国亚德客集团，设计专利一项 • 337-TA-588，数字万用表 （外形商标） • 深圳Everbest 仪器工业有限公司 • 深圳Hongda电子有限公司 • 深圳胜利高电子科技有限公司（深圳Sinometer 工具有限公司

30. 美国337调查及中国企业涉案情况 • 从1974年至2006年8月底，共有575起337调查案 • 涉及中国大陆产品的调查共计60起，占调查总量的10%弱 • 美国对中国大陆337调查的第一案始于1986年（毛皮大衣）

31. 针对中国大陆产品的337调查 • 针对中国大陆产品的337调查近年来呈现明显上升趋势 • 2002年1月1日以前只有15起，占调查总量的3.2％ • 2002年1月1日以后共计45起，占同期调查总量的40％左右

32. 针对中国大陆产品的337调查

33. 针对中国大陆产品的337调查

34. 针对中国大陆产品的337调查 • 在全部60起涉及中国大陆产品的337调查案中： • 57起涉及专利 • 8起涉及商标 • 3 起涉及版权 • 4 起涉及商业外观 • 1 起涉及商业秘密

35. 2002～2006年美国对华337调查案件统计

36. 2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)

37. 2002～2006年美国对华337调查案件统计(续)

38. 337诉讼成为中美贸易焦点 • 中美贸易顺差，贸易保护主义的抬头 • 337调查本身并非贸易保护主义产物 • 中国产业结构的调整及出口产品结构的变化 • 由低成本、低附加值的产品向高附加值产品的转变 • “数量出口”向“质量出口”的逐步转变 • 中国企业技术创新能力提高及自主知识产权的逐步建立，给国际竞争对手带来压力

39. 第三部分中国企业的应对策略

40. 337调查中的常见抗辩理由以专利侵权为例 • 申请人专利无效 • 不侵权 • 申诉人的专利不具有执行性 • 国内产业不存在

41. 申请人专利无效 • 主要抗辩点： － 因在先技术而具有“在先权” － 与公知技术相比：“非显而易见性” － 缺少足够的书面描述或可实行性 *举证责任在被告方，成本比较高

42. 不侵权 • 最常见，且比较实际的做法 • 主要抗辩点： • 被指控的产品并不“完全”符合专利保护要求的范围 • 尽量指明对方专利弱点，压缩对方专利的权利要求的解释范围 • 被指控产品与要求保护的专利并不“等同” • 针对产品特征，分析对方的专利，找出产品与专利产品的关键差别 *举证责任在原告方

43. 申诉人的专利不具有执行性 • 申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为” • 申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为，违背反垄断法 • 在专利授权范围以外实施专利等

44. 国内产业 • 一般容易判断 • 经济条件：原告方在美国存在经济行为 • 厂房和设备的显著投资； • 劳动力或资本的显著利用； • 实施专利的实质性投资，包括工程设计、研发、技术许可等 • 技术条件：上述经济行为的实施利用了涉案知识产权

45. 中国企业应诉策略 • 企业应当积极应诉 • 337调查的救济措施非常严厉 • 禁止令、排除令 • 被诉企业不应诉或放弃应诉：缺席判决 • 积极应诉取得的成绩

46. 选聘有经验的中美两国律师 • 由于337诉讼的专业性和时间性，需要企业与专业律师的通力合作 • 中国企业应接触并聘用擅长337诉讼并有丰富实战经验的律师事务所

47. 企业应诉策略的定位 • 以打击对方专利无效为出发点，集中力量进行不侵权抗辩 • 并不必然以寻求对方专利无效，但必须以此为基点，取法乎上，得乎其中

48. 和解 • 和解为商业性谈判，内容可超出案件范围 • 1995年至2002年： • 23％的案件被裁定侵权 • 17％的案件被裁定不侵权 • 11％的案件撤诉或者被驳回 • 49％的案件和解

49. 和解策略 • 337诉讼程序中，一般三次法定和解机会 • 达成和解的因素： －原告获得案件胜利的难度和时间 －被告可以用于交换和解与撤诉的条件 － 适当的让步或者优惠条件 • “以打求和”或“以打逼和”， 通过诉讼抗辩寻求和解的砝码。

50. 财力的考虑 • 337调查程序紧凑、内容复杂、应诉成本高 • 可以考虑的因素 • 不争辩一些基本问题 • 考虑“重新设计” （Re-design）