Les critères d’appréciation de la portée de la protection du modèle

1. Les critères d’appréciation de la portée de la protection du modèle Patrice de Candé Avocat SELARL Marchais de Candé

2. Les textes communautaires • A 9 Directive et 10 Règlement : «Etendue de la protection »  • 1 à « tout dessin et modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle différente » • 2 « pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur  dans l’élaboration du dessin ou modèle» • Observation: parallèle parfait avec les critères du caractère individuel (a 5 de la Directive et 6 Règlement : sauf référence à l’impression visuelle dans les articles 9 et 10

3. Le texte français: • Article L 513 -5 cpi • « tout dessin et modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle différente » • disparition de l’incidence du degré de liberté du créateur.

4. Intérêt du sujet: constat de divergences • Modèle invoqué • Produit argué de contrefaçon • Landgericht Munich 21 mars 2007 Pas de contrefaçon • TGI 22 juin 2007 • Ca de Paris 13 novembre 2009 contrefaçon

5. Landgericht de Munich CA de Paris • « Impression globale très différente » • Bordure ne « s’étend pas sur les branches » • Différents éléments (sphère, bordure, branches) imbriqués dans le modèle invoqué • Angle différent (angle droit /angle obtus) • « la simple comparaison des deux modèles ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle différente de celle produite par le modèle déposé » • Corps central sphérique • Embouts de forme tronconique • Angle de 120° • Couvercle transparent

6. I la référence à l’impression visuelle différente Source de confusion sur le risque de confusion • les premiers errements français : • Cass com. 19 septembre 2006: « Mais attendu que le risque de confusion s'appréciant au regard du consommateur auquel le produit est destiné, la cour d'appel, en retenant, après comparaison des produits en litige, que l'impression d'ensemble qui se dégageait de l'examen des modèles excluait tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé »

7. Le retour à la raison • Cass. Com. 26 mars 2008: «ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendraient la même impression d’ensemble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l’éventualité d’un risque de confusion, a, de ces seules constatations, exactement déduit l’existence d’une contrefaçon ».

8. La confirmation du retour à la raison (arrêt de cassation) • Cass. Com 23 septembre 2008: « attendu qu’en statuant ainsi, alors que les critères de la contrefaçon par imitation de modèle, qui n’incluent pas le risque de confusion, s’apprécie au regard de l’observateur averti et non par rapport au consommateur moyennent attentif, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (en l’espèce L 513-5 CPI)

9. Juridictions étrangères: mélange • risque de confusion non pertinent: • Espagne: Tribunal des MC Alicante: 27 novembre 2007 SilverlitToysmanufactory/ DitroOcio; (en sens contraire 20 octobre 2005 : Festina Lotus / GrupoMonreco) • UK: Court of appeal de Londres: Procter & Gamble : Reckitt Benckizer • Risque de confusion pertinent: • Italie: Tribunal de Turin : 2 avril 2009 : Pietro Serralunga S.R.L. / SleweBreher (DMCE/ DMCNE)

10. II l’utilisateur averti: l’incontournable • 1.1. position des juridictions françaises: TGI de Paris 15 février 2002: il « n’est pas un homme de l’art, doit s’entendre d’un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » Définition abstraite utilisée au stade de la détermination du caractère protégeable du modèle mais non au stade de la contrefaçon

11. Utilisateur averti • Parfois totalement absent: CA de Paris 25 février 2009: « il résulte de l’examen comparatif auquel la Cour s’est livrée, que les modèles commercialisés par la société B… exposés dans son catalogue …. reproduisent respectivement dans la même combinaison, tous les éléments caractéristiques des modèles suivants …et offrent au regard de ces modèles une impression d’ensemble de similitude qui ne sont pas de nature à affecter les différences insignifiantes car peu perceptibles d’emblée… » Pas de référence au point de vue de l’utilisateur averti; notion de différences insignifiantes (nouveauté)

12. Utilisateur averti • Référence à l’utilisateur averti mais sans le définir CA de Paris 3 avril 2009: « les ressemblances de forme, malgré les différences mises en avant par la société S… donnent une même impression d’ensemble à l’utilisateur averti, lequel est attentif à la forme générale du feu arrière, qui l’identifie à son créateur… » (feu arrière de Twingo) Utilisateur final? Grossiste en pièces détachées?

13. Utilisateur averti • Référence et définition de l’utilisateur averti: • CA de Versailles 18 décembre 2008: Trodat/ / Colop (tampons encreurs) « ce dessin n’est pas susceptible de produire la même impression visuelle d’ensemble sur un fournisseur ou détaillant d’articles de bureau qui constitue en ce domaine l’observateur averti » • CA de Paris (référé) : 27 mai 2009: « plusieurs revues spécialisées dans l’emballage qui sont des utilisateurs avertis, ont en présentant la bouteille Dizzy, noté que le flacon rappelle (ou fait penser) à la « fameuse bouteille collector de Coca cola » Revue = utilisateur?

14. L’influence possible de la position de l’OHMI: risque • Définition dépendant de la manière dont le dépôt est rédigé quant à la nature de l’objet: “Ex: 3èmeCh de recours: R 84/2007-3: 25 janvier 2008: Dépôt mentionnait: « automobile jouet » et non « modèle réduit  de collection»: = l’utilisateur averti = enfant et non un collectionneur Moindre capacité à discerner les différences: protection plus facile à admettre au regard du caractère individuel: cela entraîne-t-il une admission plus simple de la contrefaçon?

15. L’influence possible de la position de l’OHMI Principe de spécialité? Considérant 14: caractère individuel : fonction de la nature du produit: quid pour la contrefaçon? Mais 36 – 6 du Règlement : « les informations visées au § 2 et 3 a) et b) ne portent pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel » • Court of appeal Londres 23 avril 2008: Green LaneProducts / PMS: point 27: « il est important de comprendre que l’étendue de la protection couvre tout usage du dessin ou modèle dans un produit quelque soit l’usage que l’on compte en faire »

16. Green LaneProducts / PMS

17. III les points non résolus • Illustration : l’affaire PROCTER & GAMBLE / RECKITT BENCKIZER

18. Positions des juridictions • France (référé) Contrefaçon T de commerce d’Evry 5/ 04 /06 CA de Paris 17/01/07 • Royaume Uni High Court of Justice 13/12/06 : contrefaçon Court of appeal de Londres : 10/10/07 : pas de contrefaçon • Autriche: 1ère instance (référé): contrefaçon Appel (6/12/06) pas de contrefaçon Belgique: contrefaçon en 1ère instance Italie: contrefaçon (1ère instance)

19. 3.1. moment de l’appréciation par l’utilisateur averti • High Court of Justice: 13 décembre 2006 : image imparfaite conservée en mémoire par l’utilisateur averti (pt 57) • Court of appeal de Londres: 10 octobre 2007: il faut se placer au moment où l’utilisateur averti est en mesure d’examiner le modèle invoqué d’une part puis le produit argué de contrefaçon d’autre part: l’analyse doit être faite deux fois en se plaçant dans le chef de l’utilisateur averti.

20. 3.2. faut-il une différence claire? • High Court of Justice: oui: « il est admis que la validité et la contrefaçon sont les deux faces d’une même pièce. Le test applicable à l’examen de la validité d’un modèle est le même que celui applicable à l’analyse de la contrefaçon » (pt 26) • Court of appeal de Londres : non Le considérant 14 relatif au caractère individuel: fait état d’une « différence claire » Pas de considérant reprenant cette exigence pour l’étendue de la protection ni de mention dans l’article 10

21. 3.3. le degré de liberté du créateur • Interrogation: que vient faire le degré de liberté du créateur dans la détermination de l’étendue de la protection? • Réponse de la High Court of justice: ce n’est pas le même créateur que celui auquel on se réfère pour la détermination du caractère individuel • Caractère individuel: créateur du modèle déposé • Étendue de la protection: créateur du produit argué de contrefaçon

22. Degré de liberté du créateur • Conséquence? • Degré de liberté important: facilité de s’éloigner du modèle déposé: rigueur plus grande et admission aisée de la contrefaçon? • Degré limité de création: • un faible écart suffira à écarter la contrefaçon? • Le juge devra tenir compte des contraintes techniques qui se retrouveront normalement dans le produit argué de contrefaçon

23. 3.4. caractère innovant du modèle: doit-on en tenir compte? • Parallèle avec le droit des marques: protection en fonction de la plus ou moins grande distinctivité du signe (aff C – 39/97: Canon) • Court of appeal de Londres (pt 35): « si un dessin ou modèle est sensiblement différent de tout ce qui s’est fait auparavant, il est vraisemblable qu’il produira une impression visuelle plus forte que si il est entouré par un état de l’art très encombré »: mais ne l’a pas appliqué: n’a pas voulu tenir compte du fait que le produit P & G avait été distingué par des prix spéciaux de design.

24. 3.5. comparaison des formes seulement • La comparaison doit être faite: En ne comparant que la forme ou le dessin objet du dépôt et la forme générale du produit argué de contrefaçon en négligeant t les couleurs spécifiques ou les inscriptions portées sur le produit argué de contrefaçon: CA de Londres points 40 et 71 à 73 HCJ

25. application:

26. 3.6. La sensation de qualité: critère? • Court of appeal de Londres: sanctionne le premier juge pour avoir refusé de prendre en compte l’impression de plus ou moins grande qualité: point 60 de l’arrêt de la Court of appeal « si (le produit) donne une même impression visuelle d’ensemble alors il ne pourra pas s’agir d’une « imitation de piètre qualité »  » Résultat dangereux!