主讲：郑立 上海旭诚知识产权代理有限公司 2012.5.20 上海浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 1212 室

1. PCT及国外专利申请 主讲：郑立 上海旭诚知识产权代理有限公司 2012.5.20 上海浦东新区东方路710号汤臣金融大厦1212室 Email: li.zheng@sunrayip.com; Tel: 021-58310877； 13916213168(手机) http://www.sunrayip.com

2. 专利的一些知识

3. 专利基本知识 • 专利的特性：排他性；地域性；时间性 • 专利的诸多作用：威慑作用；交叉许可 • 专利的成本制约 • 专利是商业问题，不是技术问题 • 专利类型：发明；实用新型；外观设计

4. 申请文本的常见问题 • 权利要求书 • 保护范围的解释 - 全面覆盖原则 • 权利要求书存在的常见问题： • 范围太窄 – 回避设计 • 范围太宽 – 无效 • 范围不清楚 • 限定错误 • 说明书 • 重要性：修改不能超出原始申请的公开范围 • 说明书公开不充分 • “造词”

5. 专利的审查 • 三性：新颖性；创造性；实用性 • 形式审查 • 实质审查 • 审查的目的 • 审查员的主要工作内容： • 权利要求语言 - 清楚的(definite)保护范围 • 检索 • 申诉原则 • 禁止反悔 • 独立审查原则 • 创造性

6. PCT的概念

7. 巴黎公约 • 优先权 • 申请日 • 公开内容 • 对权利要求的支持 • 说明书的修改和补充 • 国内优先权 • 在先申请视撤 • 时间要求

8. 专利的审查能力 • 地区专利 • 欧洲专利 • 欧亚专利 • 非洲专利联盟 • 香港标准专利 • 中国专利 • 欧洲专利 • 英国专利 • 专利高速路(Highway)审查 • 专利小国的审查

9. PCT • PCT的目标：世界专利 • 面对的现实： • 程序：“模拟”欧专局 • 国际检索 • 国际公布 • 国际初审（实审）

10. PCT 申请的相关机构 • 国际局 IB (WIPO)– International Bureau • 受理局 RO–Receiving Office • 国际检索单位 ISA–International Search Authority • 国际初审单位 IPEA – International Preliminary Examination Authority • 指定局 DO – Designated Offices

11. PCT申请程序 – 国际阶段 • 国际阶段 • 提出申请：受理局RO • 申请人资格 • 优先权 • 语言 • 费用 • 国际检索 • 国际检索报告 ISR • 检索单位的书面意见 • 第19条修改（仅权利要求书）- 收到ISR起2个月内 • 临时保护 • 国际公布 – 优先权日起18个月 • 提出国际初步审查请求 – 优先权日起22个月 • 第34条修改 • 针对书面意见进行解释争辩 • 费用 • 国家专利性报告IPRP （International Preliminary Report on Patentability)

12. PCT 费用 • 申请阶段 • 约11700元（个人为3700元） • 电子提交可省约1300-2000元（个人约140-200元） • 国际初审阶段 • 约2900元（个人为1680元）

13. PCT申请程序 – 国家阶段 • 国家阶段 • 进入期限： • 优先权日起30个月（日本，美国等） • 优先权日起31个月（欧洲，澳大利亚，韩国，印度等） • 宽限期 （加拿大 42个月；中国32个月） • 进入要求： • 请求 • 译文 • 28/41条修改 • 其他文件

14. 国家阶段的费用构成 • 总费用: 大约6-10万人民币 • 欧洲12-15万 • 境内费用： • 基本代理费：联系，咨询，传达文件，时限监控 • 实体代理费：撰写；修改；翻译；答复审查意见 • 杂费：换汇电汇费，快递，传真，电话等 • 境外费用 • 官费 • 境外律师费 • 事务性程序费用 • 审查意见答复

15. 如何节省国外申请的费用 • 国家政策 • 国家资助政策：50万元；通过PCT申请的途径；发明 • 各地政府的资助政策 • 寻找正确的境外专利律师事务所 • 减少境外律师的工作小时数 • 文件准备充分，避免形式问题 • 审查意见的实体工作尽量在国内完成 • 申请文本质量（翻译质量） • 利用专利申请和审查的程序 • 优先权申请（说明书充分公开） • PCT途径（花钱买时间） • 错开审查时间 • 延迟审查制 • 加速审查提 • 提前进入国家阶段（美国等）

16. PCT进入中国国家阶段 • 进入期限：30或32个月（1000元额外费用） • 发明实用新型只能选择其一 • 优点： • 在先优先权申请不被视为撤回 • 只需缴纳50元公布费 • 较快批准 • 对于有申请国外专利的，建议都进入中国，以保证中国专利的授权质量

17. 申请国外专利的相关问题

18. 申请文本的质量 • 申请文本的撰写质量问题 • 说明书的撰写质量！ • 权利要求书的撰写质量 • 申请文本的翻译质量问题 • PCT申请要求直译 （literal translation) • 要求译文更正 • 按对权利人不利的文本解释权利 • 视为未进入 • 补救措施 • 在提交PCT申请（或巴黎公约申请）时进行修改和补充 • 优先权申请的说明书质量

19. 境外事务所的选择 • 选择事务所时要考虑的种种因素： • 性价比 - 中等规模 • 收费表及收费结构 • 必须合伙人负责：技术背景；经验；客户 • 同行介绍 • 法律问题测试 • 客户冲突问题 • 合作模式：“换案子” (reciprocity) – 不是换钱！ • 代理质量的保证 • 误区： • 找有中国人的事务所 • 秘书不懂中文 • 中国人会离开 • 找价钱便宜的事务所 • 找提供包干价的事务所

20. PCT进入美国国家阶段（1） • 期限：30个月（中文译文可以后补） • 两种进入模式： • 常规进入 • CIP（Continuation-in-part）方式进入 • 需要签署的文件 • 发明人声明 • 转让证明 (申请人一定是发明人) – “受让人(Assignee)” • 委托书 • 权利要求书的特别规定 • 可以写3套权利要求，总数20项； • 多重引用会增加额外费用（进入时要进行修改）

21. PCT进入美国国家阶段（2） • 美国的审查程序 • 即时审查制度 • 一般在14个月内发一通(可要求加速审查) • 1st OA + Final OA • RCE (Request for continued examination 或 Appeal • 一般3年内授权 • 继续申请 • Continuation(“继续”申请) 和 CIP（”部分继续申请”) • 提交的时间（母案pending时）

22. PCT进入美国国家阶段（3） • 普遍存在的严重问题: • 发明人：必须是真正的发明人 • 企业主 • 管理人员 • IDS (Information Disclosure Statement) • 其他国家的相应申请情况 • 小企业 (Small entity) – 官费减半 • 大私企的企业主

23. 美国临时申请 (Provisional Application) • 便宜（降低初始成本） • 只需要考虑“公开充分”（形式要求简单） • 可以以中文形式提交 • 一年之内必须提交正式申请

24. 申请国外专利其他一些重要的问题 • 保密审查：在提交国内申请时，就应提交保密审查请求 • 发明人 - 必须是真正的发明人 - 需要发明人尽早签署的文件（发明人声明；转让合同） - 在提交中国专利申请的时候，就应该签署！ • PCT申请中的申请人和发明人的英文信息

25. 谢谢参加本次讲座！ 我们的联系方式： 地址： 上海市浦东新区东方路710号汤臣金融大厦1212室 电话： +86-21-58310877 传真: +86-21-58310879 手机: 139-16213168 (郑立) Email： li.zheng@sunrayip.com 网址: http://www.sunrayip.com