Curso de atualização em Propriedade Intelectual ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Questões de processo civil na propried

1. Curso de atualização em Propriedade Intelectual ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA Questões de processo civil na propriedade industrial Fabiano de Bem da Rocha – fabiano.rocha@kasznarleonardos.com 25 de abril de 2013

2. Princípios gerais do direito de propriedade industrial 01. • Territorialidade • Patentes (CUP) • Atributividade • arts. 2 e 129, LPI (marcas) • Especialidade • art. 128, LPI (somente p/ marcas) • Repressão à concorrência desleal • art. 2, V da LPI

3. Panorama do processo civil brasileiro e a intersecção com a propriedade industrial 02. • CPC de 1939 • Os mecanismos e instrumentos de efetivação e defesa dos direitos de PI • Novos paradigmas no CPC de 73 e as reformas processuais

4. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 03. • Legitimidade e interesse • Titularidade da ação e do direito material • Necessidade e adequação • Legitimidade e interesse em propriedade intelectual • Usuário anterior de patente e de desenho industrial • (LPI, arts. 45 e 110) • Cessionário (LPI, arts. 58, 121 e 134) • Atenção: arts. 41 e 42 do CPC

5. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 04. • Licenciado (LPI, arts. 61, 121 e 139) • Obs: anotações • Empregador / Empregado / Prestador de Serviços (LPI, art. 88) • União, entes públicos e entidades internacionais (LPI, art. 191)

6. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 05. • INPI como autor (LPI, arts. 56 e 173) • Prejudicado (LPI, arts. 207 e 209) • Titular de pedido de patente (art. 44) • Titular de pedido de DI • Titular de pedido de marca (LPI, art. 130) • Usuário anterior de marca – boa fé (LPI, art. 129, § 1)

7. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 06. • Jurisprudência – Cessão e transferência • STJ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - TITULARIDADE – TRANSFERÊNCIA. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do Código da Propriedade Industrial. (REsp 36102/RJ, relator Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, DJ de 28/03/1994)

8. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 07. • Cessão e transferência - TJRS • POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação, evidenciada a produção de seus efeitos entre cedente e cessionário no momento em que realizam o ato jurídico, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. (TJRS, Apelação Cível 70004177135, relator Des. João Armando Bezerra Campos, Décima Quarta Câmara Cível, Julgado em 27/11/2003)

9. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 08. • Cessão e transferência - TJRS • “(…) A cessão de registro de marca, disciplinada nos arts. 134 e 135 da Lei n° 9.279/96, deverá ser anotada pelo INPI (art. 136, I), de modo que, a teor do que determinado no art. 137, as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. Corolário lógico de tal disciplina é que o contrato de transferência da titularidade de registro de marca conta com efeitos pró-futuro apenas, jamais retroagindo para legitimar situação anterior. A aquisição da marca em 2006, pois, não legitima seu uso cuja ilicitude ora se discute em período anterior. (…) (Apelação Cível 70023541683, Nona Câmara Cível, relatora Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 04/12/2008)

10. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 09. • Cessão e transferência - TJRS • APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. USURPAÇÃO DO DIREITO DE MARCA. NECESSIDADE DE ANOTAÇÃO DA CESSÃO PERANTE O INPI. ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos dos arts. 136 e 137 da Lei n. 9.279/96, para a formalização da cessão e a produção de efeitos perante terceiros é imprescindível que haja o registro desta junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ausente a anotação, resta caracterizada a ilegitimidade da demandante para reclamar em juízo a sua suposta violação. APELO IMPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 70030345953, relatora Des. Judith dos Santos Mottecy, Décima Segunda Câmara Cível, Julgado em 27/08/2009)

11. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 10. • Cessão e transferência - TJRS • APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PATENTE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DO CONTRATO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1- Respeito aos termos do Contrato de Cessão de direitos: a operatividade das disposições contratuais guarda relação com sua literalidade, em virtude da observância continente aos pilares da teoria contratual: `pacta sunt servanda, liberdade de contratar, consensualismo e efeitos relativos do contrato. No caso em apreço, a redação da avença traduz a indesmentível cessão de direitos atinentes à proteção sobre a Patente frente a concorrência. Ademais, a avença é expressa ao afirmar que compete à cessionária, durante a vigência do contrato, empreender medidas administrativas e judiciais, também perante a concorrência, no afã de repelir expedientes que desafiem a idoneidade do equipamento patenteado no mercado. 2- Ilegitimidade ativa e vedação ao comportamento contraditório: ao demonstrar ciência acerca dos termos do contrato cessão, a terceiros, de direitos atinentes à defesa administrativa e judicial de proteção sobre a Patente e, em momento posterior, subverter o que fora acordado, o apelante incorre na vedação ao comportamento contraditório, dever decantado do princípio da boa-fé objetiva, e que orquestra o comportamento das partes no `iter obrigacional. (…) (TJRS, Apelação Cível 70022717482, Quinta Câmara Cível, relator Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 30/09/2009)

12. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 11. • Licença de uso de marca- STJ • PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LICENÇA PARA USO DE MARCA – REGISTRO NO INPI – MEDIDA CAUTELAR – LIMINAR – DEFERIMENTO. O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º. 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. Recurso especial não conhecido. (REsp 606443/SP, rel. Min. CASTRO FILHO, Terceira Turma, DJ de 25/02/2004, p. 177)

13. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 12. • Licença de uso de marca - TJRS • APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 267, VI, CPC. CONTRATO DE LICENÇA PARA USO DE MARCAS. Observados os termos do contrato de licença para uso de marcas, é parte ilegítima a Sadia S/A para demandar a proteção das marcas objeto do contrato com a Mc Donalds Corporation. PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível 70017150772, Nona Câmara Cível, relator Des. Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/07/2007)

14. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 13. • Licença de uso de marca - TJRS • PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. LICENÇA PARA USO DE MARCA. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, porquanto, nos termos do contrato de licença para uso de marcas firmado entre a licenciante e a licenciada, esta deve obter autorização daquela para poder conduzir os processos relativos à violação da marca. Ausência de documento a demonstrar a investidura legal prevista no parágrafo único do art. 139 da Lei nº 9.279/96. Agravo provido, vencido o Relator. (Agravo de Instrumento Nº 70021049358, Quinta Câmara Cível, relator Des. Leo Lima, DJe de 30/10/2007)

15. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 14. • Licença de uso de marca – TJRS • CEDÊNCIA DE USO DE MARCA. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. É perfeitamente possível, segundo a Lei nº 5.772/71, ao titular de marca registrada perante o INPI, a sua cedência de uso a terceiros, desde que tal cedência, tenha sido apreciada e averbada por tal Instituo. Tratando-se, no caso, de cessão irregular de uso de marca, porque descumprido o disposto no art. 90 e §3º, da Lei nº 5.772/71, não gera efeitos perante terceiros. Sendo assim e em que pese não tenha, a titular da marca cedida, firmado contrato de franquia empresarial com a autora, mas a cessionária, deve responder pelos prejuízos decorrentes de tal contrato, porquanto impediu que terceiros de boa-fé tomassem ciência dos exatos termos da utilização da marca. Quem interpôs fora do prazo o recurso principal, não pode interpor o adesivo, porque contra ele já transitou em julgado a sentença ou acórdão. Jurisprudência do STJ. Apelo desprovido e recurso adesivo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70029607546, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 11/11/2009)

16. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 15. • Licença de uso de marca – TJRS • AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Produção de prova testemunhal. Ausente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se, no ponto, a conversão do recurso em agravo retido. Exegese do artigo 527, II, do CPC, com a alteração introduzida pela Lei nº 11.187/2005. 2.O uso da identificação "Renner", reconhecida no comércio de vestuário e de massiva divulgação daquela na mídia, no mesmo ramo de atividade comercial, certamente ocasionará prejuízos à agravante, propiciando confusão para os consumidores e fornecedores quanto ao uso do referido nome fantasia. 3.Eventual autorização de uso de marca concedida à agravada depende de forma especial, com averbação do contrato de licença junto ao INPI, a teor do que estabelecer o art. 139 da Lei 9.279/96, o que claramente não é o caso dos autos. Dado parcial provimento ao agravo interno, por maioria. (Agravo Nº 70051132603, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Dje de 19/10/2012)

17. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 16. • Prejudicado e titularidade do direito - STJ • Ação indenizatória. Imitação de modelo industrial. Violação da propriedade industrial. Concorrência desleal. Legitimidade ativa. Aquele que se utiliza licitamente de desenho industrial, para fabricar e comercializar produto, detém legitimidade para propor ação indenizatória contra o contrafator, por violação à propriedade industrial ou por concorrência desleal. Recurso especial provido. (REsp 466360/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJU de 20/10/2003)

18. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 17. • Prejudicado e titularidade do direito - STJ • CIVIL E PROCESSUAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIALPATENTEADO ("GUARDA-PÃO"). AÇÃO QUE VISA IMPEDIR A PRODUÇÃO EPOSTULA INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM 2ª INSTÂNCIA. EMPRESAGERIDA E DE CAPITAL MAJORITARIAMENTE PERTENCENTE AO TITULAR DAPATENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.I. A empresa que explora produto baseado em desenho industrial cuja patente pertence a seu sócio majoritário e administrador, tem legitimidade ativa ad causam para propor ação objetivando coibir a usurpação empreendida por concorrente.II. Recurso especial conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. (REsp 590645/SC, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 22/06/2009)

19. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 18. • Prejudicado e titularidade do direito - STJ • RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PREJUDICADO. ARTS. 207, 208 E 209 DA LEI N. 9.279/96. EFETIVAÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. 1. O prejudicado que detém legitimidade para ingressar com ação para proteger direitos relativos à propriedade industrial sobre produtos criados deve ser aquele que efetivamente os levou a registro no órgão competente. Interpretação dos arts. 207, 208 e 209 da Lei n. 9.276/96. 2. Recurso especial não-conhecido. (REsp 833.098/PR, relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26/10/2010)

20. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 19. • Prejudicado e titularidade do direito - TJRS • ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA NOTÓRIA. INEXISTÊNCIA DO REGISTRO. ILEGITIMIDADE DO PEDIDO. (…)Em não se tratando de marca notória, a teor dos artigos 126 da Lei 9.279 e art. 6 bis da Convenção de Paris, o registro é requisito para legitimar alguém a discutir sobre a abstenção do uso de marcas. Assim, só tem legitimidade para postular a abstenção do uso, quem está legalmente protegido a defender o direito específico, quem é o titular de registro no órgão próprio, quem tem esta exclusividade. Inteligência do art. 129 da Lei da Propriedade Industrial. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 70003684594, Quinta Câmara Cível, relator Des. Clarindo Favretto, Julgado em 21/08/2003)

21. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 20. • Legitimidade do depositante – STJ • CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. (…) 4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. 5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado. 6. Recurso especial provido. (REsp 1032104/RS, relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Dje de 24/08/2011)

22. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 21. • Legitimidade do depositante - TJRS • APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA. INPI. NOME DE FANTASIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Reconhecida a legitimidade da empresa demandante, porquanto a ação está fulcrada, além do pedido de registro de marca junto ao INPI, na exclusividade conferida pelo uso de nome empresarial (nome de fantasia) arquivado na Junta Comercial. Recurso provido, no ponto. 2. Julgamento do mérito. Aplicação do art. 515, § 3°, do CPC. Possibilidade, no caso, pois já encerrada a instrução probatória. 3. O simples pedido de registro de marca junto ao INPI não outorga exclusividade no uso da marca, pois implica mera expectativa de direito. (…) (TJRS, Apelação Cível 70026515643, Quinta Câmara Cível, relatora Des. Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/08/2012)

23. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 22. • Legitimação solidária - STJ • II - Considerada a moldura fática firmada pelo Tribunal de origem cuja reapreciação encontra obstáculo na Súmula 7 desta Corte, mantém-se a legitimidade passiva da proprietária do Shopping para a ação de proibição de atividade ilícita que vem realizando juntamente com os cessionários de suas unidades, para a ação ajuizada pelas titulares das marcas objeto de contrafração, não configurada violação aos arts. 927 e 931 do Cód. Civil/2002. (…) (Resp 1125739/SP, relator Min. Sidnei Beneti, Terceira Turm, DJE de 10/02/2012) • (VOTO VENCIDO) (MIN. NANCY ANDRIGHI)
     Não há responsabilidade de administradora de centro comercial em impedir atos atentatórios ao direito de propriedade industrial e a venda de produtos contrafacetados por empresas que alugam lojas no mencionado centro comercial, pois o locador não tem o dever de fiscalizar a atividade efetivamente desenvolvida por cada locatário, restringindo-se a sua responsabilidade aos elementos necessários à perfeita execução do contrato de locação, isto é, estabelecimento comercial devidamente constituído, com objeto social lícito e sócios idôneos, cabendo à Administração Pública, através do poder de polícia, fiscalizar a prática de atividades comerciais ilícitas.

24. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 23. • Intervenção de terceiros • Litisconsórcio • Denunciação da lide • Intervenção de terceiros em propriedade industrial • INPI nas ações de nulidade (litisconsórcio, assistência ou amicus curias?) • Finalidade precípua: proteção ao direito público ou privado? • Denunciação da lide em ações de PI

25. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 24. • Intervenção de terceiros – STJ • PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Patente. Invenção. Ação de indenização contra empregadora. INPI. Litisconsórcio necessário. Denunciação da lide. O INPI não é litisconsorte necessário na ação de indenização promovida pelo espólio do ex-empregado contra a sua empregadora, pelo uso indevido de invenção. Falta de demonstração de ser caso de denunciação da lide. Recurso não conhecido. (REsp 373870/SP, 4ª Turma, relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 01/07/2002)

26. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 25. • Intervenção de terceiros – STJ • DIREITO COMERCIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA DE PATENTE. PAGAMENTO DE ROYALTIES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. DISPUTA ENTRE PARTICULARES A RESPEITO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. I - A competência da Justiça Federal se firma somente naqueles casos em que a União, suas autarquias ou suas fundações efetivamente participem como autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109). II - Na ação em que se discute apenas o pagamento do valor da remuneração pelo uso da patente, relação de interesse estritamente privado, não é necessária a intervenção do INPI, razão pela qual é competente para o julgamento do feito a Justiça Estadual. Recurso Especial improvido. (REsp 1046324/RJ, relator Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 24/09/2010)

27. Legitimidade, interesse e intervenção de terceiros 26. • Intervenção de terceiros – TJRS • AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ILEGALIDADE DE CESSÃO DE DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INPI NO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Tratando-se de ação de ilegalidade de ato de cessão de uso de marca c/c ressarcimento de perdas e danos em que contendem pessoas jurídicas de direito privado, não há necessária intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial no feito, a não ser que este, ciente da demanda, manifeste interesse em participar. Competência da Justiça Comum que não se desloca para a Justiça Federal por simples declaração incidental de ilegalidade da anotação feita junto ao registro da autarquia. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70037373131, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 26/08/2010)

28. Jurisdição e competência 27. • Jurisdição (CPC, art. 1º) • Caráter substitutivo • Escopo de atuação do direito • Lide • Inércia • Definitividade • Jurisdição em propriedade industrial • Ações de nulidade • Jurisdição privativa da JF (CF/88, art. 109 c/c arts. 57 e 175, §§, LPI)

29. Jurisdição e competência 28. • Jurisdição em propriedade industrial • Ações de adjudicação • Jurisdição da JF ou JCE (LPI, art. 166)? • Ações inibitórias, cominatórias, de obrigação de não fazer • Jurisdição da JCE (CF/88, art. 109) • Cumulação de pedidos • Ação de nulidade e pedido inibitório/indenizatório (LPI, art. 173, Par. único, e CPC, art. 292)

30. Jurisdição e competência 29. • Jurisdição – STJ • DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS DECORRENTES DO USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO. LIDE QUE NÃO ENVOLVE A UNIÃO, AUTARQUIA, FUNDAÇÃO OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REGISTRO DA MARCA "CHEESE.KI.TOS", EM QUE PESE A PREEXISTÊNCIA DO REGISTRO DA MARCA "CHEE.TOS", AMBAS ASSINALANDO SALGADINHOS "SNACKS", COMERCIALIZADOS NO MESMO MERCADO. IMPOSSIBILIDADE, VISTO QUE A COEXISTÊNCIA DAS MARCAS TEM O CONDÃO DE PROPICIAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. A autora pretende cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré, isto é, lide que não envolve a autarquia. Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual. (…) (REsp 1188105/RJ, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje de 12/04/2013)

31. Jurisdição e competência 29. • Jurisdição – STJ • DIREITO COMERCIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA DE PATENTE. PAGAMENTO DE ROYALTIES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INPI. DISPUTA ENTRE PARTICULARES A RESPEITO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES AO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. I - A competência da Justiça Federal se firma somente naqueles casos em que a União, suas autarquias ou suas fundações efetivamente participem como autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109). II - Na ação em que se discute apenas o pagamento do valor daremuneração pelo uso da patente, relação de interesse estritamente privado, não é necessária a intervenção do INPI, razão pela qual écompetente para o julgamento do feito a Justiça Estadual. Recurso Especial improvido. (STJ, REsp 1046324/RJ, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 24/09/2010)

32. Jurisdição e competência 30. • Jurisdição – STJ AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DA NULIDADE DAPATENTE COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DOJUÍZO ESTADUAL. (...) 3. Havendo autorização legal (art. 56, § 1º, da Lei 9.279/96) para a argüição de nulidade da patente como matéria de defesa e,conseqüentemente, para o acolhimento da manifestação pelo Juízo cível, com a suspensão dos efeitos por ela gerados, não há como concluir que a patente só deixa de gerar seus regulares efeitos quando anulada em ação própria, perante a Justiça Federal.4. A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no Ag 526187/SP, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 03/09/2007)

33. Jurisdição e competência 31. • Competência (CPC, arts. 86 e segs.) • Distribuição da competência • Organização judiciária • Competência em propriedade industrial • Ações de nulidade • Pluralidade de réus (CPC, art. 94, § 4): foro do titular do registro, do INPI ou do autor? • Pessoa domiciliada no exterior (CPC, art. 94, § 3): autor e réu domiciliado no exterior

34. Jurisdição e competência 32. • Competência em propriedade industrial • Ações no âmbito da Justiça Estadual • Inibitória ou abstenção de ato (CPC, art. 94 ou art. 100, IV, “a”) • Inibitória/abstenção de ato cumulada com pedido indenizatório (art. 94 c/c 100, IV, “a” ou art. 100, V, “a” e Par. Único do CPC)

35. Jurisdição e competência 33. • Competência – STJ • COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECÍFICA DO ART. 100, V, “A”, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, QUE FACULTA AO AUTOR A OPÇÃO DE AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO OU NO FORO DO LOCAL EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO. 1. A norma do art. 100, v, “a”, parágrafo único, do CPC (forum commissi delicti) refere-se aos delitos de modo geral, tanto civis quanto penais. 2. Constatada a contrafação ou a concorrência desleal, nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96, deve ser aplicado à espécie o entendimento segundo o qual a ação de reparação de dano tem por foro o lugar onde ocorreu o ato ou fato, ainda que a demandada seja pessoa jurídica com sede em outro lugar. 3. Embargos de divergência providos. (STJ, EAg 783280/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 23/02/2011)

36. Jurisdição e competência 34. • Competência – STJ AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXCEÇÃODE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DA OCORRÊNCIA DOFATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.Pode o autor optar pelo foro da ocorrência do fato (art. 100, V, a,parágrafo único do CPC) para a propositura da ação de abstenção de uso de marca, com pedido indenizatório, uma vez que poder-se-á estar diante de um ilícito de natureza civil, bem como de natureza penal,nos termos dos arts. 129 e 189 da Lei 9.279/96.Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 1182528/SP, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 05/05/2010)

37. Jurisdição e competência 35. • Competência – TJRS • AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO ATO ILÍCITO. ART. 100, V, a , PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70052143526, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 27/11/2012)

38. Jurisdição e competência 36. • Competência – TJRS • AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE USO INDEVIDO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO COMINATÓRIO E REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. O pleito de reparação de dano por ato ilícito extracontratual exige a sobreposição da norma especial sobre a geral. Inteligência da letra `a do inciso V do art. 100 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70048352850, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 08/08/2012)

39. Questões sobre provas 37. • Prova • Ônus da prova em propriedade industrial • Marcas de alto renome v. fato notório (CPC, art. 334, I) • Fato que depende conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 145) • Prova pericial em propriedade industrial • Peritos com especialidade em propriedade industrial (CPC, art. 145, § 2) • Fato que depende de conhecimento técnico (CPC, art. 420, I )

40. Questões sobre provas 38. • Provas – TJRS • AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CULTIVAR IRGA 422CL. CARTA-PATENTE EXPEDIDA PELO INPI. CERTIFICADO DE PROTEÇÃO DE CULTIVAR EXPEDIDO PELO SNPC. PROVAS ORAIS E PERICIAIS. (…) 4. Perícia técnico-comparativa. Perito em matéria jurídica é o Juiz. Todavia, no caso da Propriedade Industrial, e especificamente no que se refere à Carta-Patente, expedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, e ao Certificado de Proteção de Cultivar, expedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares SNPC, a comparação entre (a) os elementos técnicos em tais retratados e (b) os elementos técnicos do objeto que se quer inserir na respectiva proteção, pode depender de conhecimento de conteúdos técnicos ou científicos que refogem do estritamente jurídico de competência do juiz, havendo, pois, necessidade de nomeação de especialista. Exegese do art. 145 do CPC. 5. Dispositivo. Agravo provido em parte. (Agravo de Instrumento Nº 70028735892, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 10/06/2009)

41. Questões sobre provas 39. • Provas – TJRS • Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Omissão do julgador de primeiro grau quanto ao pedido de extinção da ação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instancia. Provimento do recurso no sentido de determinar a apreciação do pedido pelo magistrado a quo. Impugnação à nomeação de perito. Matéria não preclusa. Ausente intimação quanto à nomeação, mostra-se correta a atitude do agravante em ofertar a impugnação na primeira oportunidade em que falou nos autos. Perito nomeado pelo juízo que não possuiformação acadêmica e profissional compatível com a perícia necessária. Necessidade de nomeação de perito com especialização e conhecimento científico na área da propriedade industrial. Agravo de instrumento provido, por maioria. (Agravo de Instrumento 70040087397, relator Des. Ney Wiedemann Neto, 6ª Câmara Cível, DJE de 16/01/2012)

42. Suspensão do processo/Questão prejudicial 40. • Suspensão do processo • Liame de dependência lógica entre 2 causas (prejudicial e prejudicada) • Influência do julgamento • Evita decisões contraditórias

43. Suspensão do processo/Questão prejudicial 41. • Ação de nulidade v. ação de cessação de uso • Efeito da sentença da ação de nulidade • Prejudicialidade externa • Momento da suspensão

44. Suspensão do processo/Questão prejudicial 42. Questão prejudicial – STJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - AGRAVO IMPROVIDO. (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1228681/RS, relator Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe de 29/06/2011)

45. Suspensão do processo/Questão prejudicial 43. Questão prejudicial – STJ AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. Estando a questão de prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, deve ser mantida a suspensão do processo, anteriormente determinada. 2. Questão de ordem acatada à unanimidade pela Turma para renovar, por mais doze meses, a suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, com as recomendações. 3. Além do mais, a agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão que pretende ver reformada, razão pela qual entende-se que ela há de ser mantida na íntegra. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido, confirmando a decisão proferida na questão de ordem e suas recomendações. (STJ, AgRg no Resp 742428/DF, relator Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, Quarta Turma, Dje de 02/02/2010)

46. Suspensão do processo/Questão prejudicial 44. Questão prejudicial – STJ PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI 9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente n.º 2003.510.1518241-0 da 39.ª Vara Federal do Rio de Janeiro) - PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO – SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. (STJ, Resp 742428/DF, relator Min. MASSAMI UYEDA, Quarta Turma, DJ de 04/12/2006)

47. Questão ressarcitória/compensatória 45. • Danos materiais • Responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? • Dano presumido v. prova do prejuízo • Momento da demonstração/comprovação • Diferenciação de incidência nos direitos de PI • Critérios para quantificação

48. Questão ressarcitória/compensatória 46. • Danos morais • Natureza • Tutela de repressão ao aproveitamento parasitário • Incidência em direitos de propriedade industrial - diferenciação

49. Questão ressarcitória/compensatória 47. Dano presumido – STJ 2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. 3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado. (REsp 1174098/MG, relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 15/08/2011)

50. Questão ressarcitória/compensatória 48. Dano presumido – STJ AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTE. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.I. "Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não." (3ª Turma, REsp n. 466.761/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 04.08.2003). II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1097702/RS, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 30/08/2010)