La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. La tutela risarcitoria a tutela dei diritti di proprietà intellettuale Oreste Pollicino Università Commerciale L. Bocconi

2. Tutela risarcitoria • Reazione giuridica per definizione più lenta di quella tecnologica • Fattore tempo • Costi di reazione

3. Direttiva enforcement (2004/48) • 1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione 2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati".

4. Codice proprietà industriale 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento."

5. Legge Diritto d’Autore • Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, 2° comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del codice civile".

6. Differenza tra le due disposizioni • Danni morali • Interpretazione costituzionalmente orientata Corte costituzionale art. 2059 c.c. • Restituzione utili • Profili di incostituzionalità art. 125 c.2 c.p.i (rinvio)

7. Danno emergente • Esemplificazioni • Caso particolare: annacquamento del marchio • A cavallo tra danno emergente e lucro cessante

8. Lucro cessante • In teoria dovrebbe equivalere ai volumi di vendita che il contraffattore sottrae al titolare del diritto IP violato. • Problemi nell’applicazione di tale regola

9. Possibile valutazione equitativa • Possibili difficoltà probatorie in capo al titolare • L’art. 125.2 cpi permette anche di poter liquidare il danno “in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”. • In ogni caso lucro cessante è comunque determinato da un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso

10. Reasonable Royalty • Alcuni possibili problemi applicativi • Determinazione del canone di licenza • Giusto canone di licenza? • Irrilevante atteggiamento soggettivo del titolare del diritto • Eccessiva gravosità per il contraffattore?

11. Al di là della reasonable royalty • Fare in modo che in nessun caso sia conveniente la contraffazione • In questo modo si consentirebbe a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare dei diritti IP. • Mancanza in capo al contraffattore di obblighi aggiuntivi (promozione del marchio) in genere gravanti su licenziatari • Quid pluris

12. Restituzione degli utili • Direttiva 2004/48 “Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione” • LDA “Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, 2° comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto” • CPI “In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”

13. Restituzione utili • Profili di incostituzionalità art. 125 c.2 cpi • Eccesso di delega? • I) difficile coordinamento con il comma II della direttiva 2004/48 “Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati” • II) Stessa espressione “tiene conto” riferita anche al mancato guadagno subito dalla parte lesa e nessuno mette in dubbio che ci sia un diritto soggettivo del titolare al mancato guadagno

14. Restituzione utili • Rimedio restitutorio, potrebbe anche non esserci necessità dell’elemento colposo o doloso. • Oltre il rimedio risarcitorio: possibile discrasia tra danno accertato e profitto conseguito dal contraffattore • Ratio: non rendere in nessun caso la contraffazione fruttuosa • Due possibilità

15. Valutazione utili • Possibili strumenti per accertare utile contraffattore • Ma quali utili? • Quelli derivanti dall’attività contraffattoria, e non tutti quelli derivanti dalla commercializzazione di un prodotto • A)Contraffazione brevetto per invenzione, violazione diritto autore • B) Violazione di un diritto di marchio