Sanction de la contrefaçon sur Internet : D’un siècle à l’autre, une histoire de statuts

1. Sanction de la contrefaçon sur Internet :D’un siècle à l’autre, une histoire de statuts Isabelle Leroux Associée Co Head French IP Department

2. Au siècle dernier…Paysage de la contrefaçon dans le monde réel • Les « prestataires intermédiaires » dans le commerce physique • Contrefacteurs directs, facilitateurs ou contributeurs de la contrefaçon : pas de statut « à part », tous condamnés • Régies publicitaires, journaux de petites annonces, vendeurs aux enchères… Tous responsables ? • Ex. « Le régisseur publicitaire a lui-même commis des actes de contrefaçon en permettant la publication de ces annonces contrefaisantes… le caractère contrefaisant ne pouvait lui échapper… Il ne peut se retrancher derrière la difficulté de contrôler les ordres reçus des annonceurs » – TGI Paris, 3e ch., 10 mars 1999 • Les prémisses des problèmes liés à « l’usage à titre de marque » • Hésitations : « La contrefaçon résulte de la reproduction des éléments caractéristiques d’un signe protégé au titre d’une marque quelque soit son utilisation… » – Cass. com. 23 nov. 1993 « Coup de cœur »

3. Le passage à l’An 2000…Nouveaux défis, nouveaux acteurs, nouvelles règles (1/2) • Le statut des « prestataires intermédiaires » du monde virtuel • Favoriser l’essor du commerce électronique… Jusqu’où ? • Prestataires de services de la « société de l’information » : une responsabilité aménagée • Articles 12, 13, 14 de la directive « Commerce électronique » du 8 juin 2000 • Article 6, I de la LCEN du 21 juin 2004 • Considérant 42 : « Les dérogations en matière de responsabilité … ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire de services … est limitée au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d'améliorer l'efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. »

4. Le passage à l’An 2000…Nouveaux défis, nouveaux acteurs, nouvelles règles (2/2) • La consécration de l’usage « à titre de marque » • Séquence jurisprudentielle des années 2000 • De l’arrêt Arsenal (2002)… • …à l’arrêt L’Oréal /Bellure (2009) • Objectif :s’adapter à la diversité des usages (anciens et nouveaux) • Exigence : prendre en compte l’atteinte aux « fonctions de la marque » • Fonction essentielle : garantie d’identité d’origine • Autres fonctions ? • Exclusivité : de moins en moins citée • Communication, investissement, publicité (L’Oréal /Bellure) • Garantie de qualité (L’Oréal /Bellure) : quelles applications ?

5. La contrefaçon sur Internet en 2010 : Une question de « statut » Agir sur le fondement d’une marque aujourd’hui, c’est : • Déterminer le statut de la personne qui commet l’infraction si l’on ne fait pas sauter le verrou de la responsabilité aménagée, aucune chance d’obtenir une condamnation ET • Qualifier l’usage que l’on entend faire cesser  Question du « statut » de l’usage de marque, atteinte à la valeur, la qualité substantielle…

6. Le statut des prestataires intermédiaires de l’Internet (1/5) :1. L’éternelle question de la distinction hébergeur / éditeur… • Le prestataire est éditeur s’il… • Fait apparaître à l’écran les mots-clés litigieux • Offre un accompagnement dans la rédaction des annonces, décide de leur présentation et de leur emplacement • Met à disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction des annonces ou à mettre en valeur les biens • Met en œuvre un service publicitaire rémunéré • Le prestataire est hébergeur s’il… • Présente les contenus sans opérer de choix éditorial • N’exerce pas de contrôle sur le contenu de ce qu’il affiche ou n’intervient pas dans le processus de vente • Peut aussi être à la fois hébergeur et éditeur : qualification distributive

7. Le statut des prestataires intermédiaires de l’Internet (2/5) :2. Google : d’un extrême à l’autre • Avant l’intervention de la Cour de justice : Google systématiquement condamné • L’arrêt « AdWords » du 23 mars 2010 : Google hébergeur ? • « L’article 14 de la directive … s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. » (pt 120) • Google réunit « l’ensemble des éléments » définissant les prestataires intermédiaires  Un stockage de données contre rémunération • …Mais Google ne bénéficie pas d’une exonération automatique pour autant!  Vérifier si son rôle est « neutre » : purement technique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données stockées  Appréciation laissée au juge national  cf. notamment le rôle joué dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel et la sélection des mots-clés • Réaction de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 : cassation de l’arrêt de condamnation ayant rejeté l’application du régime de responsabilité des hébergeurs(CA Versailles, 23 mars 2006)

8. Le statut des prestataires intermédiaires de l’Internet (3/5) :3. eBay – Docteur Jekyll et Mister Hyde • Cour d’appel de Reims, 20 juillet 2010 : • « eBay assumait non seulement un rôle d’hébergeur, mais également d’éditeur de services» • « eBay propose aux vendeurs, en plus des prestations d’hébergement, d’autres services qui excèdent ceux de prestataire intermédiaire et lui confèrent une connaissance et un contrôle des données stockées de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité » • Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2010, 3 arrêts : • eBay exerce « une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnel par une absence d’intervention d’un tiers lors de la conclusion de la vente mais par l’intervention activede ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente » • « Il suit que le rôle joué par eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas eu la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke, pour reprendre les termes de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 et du 42ème considérant de la directive 2000/31 » • Alors à ce jour: des statuts différents pour GOOGLE et eBay !!!

9. Le statut des prestataires intermédiaires de l’Internet (4/5) :4. Google, eBay, réseaux sociaux… pas le même combat ? • Un hébergeur bénéficie du régime de responsabilité allégée s’il est prouvé qu’il est « un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas eu la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke »  Le 42ème considérant de la directive est devenu la règle d’or • Etat des lieux des nouveaux acteurs: • eBay est responsable (≠ aux Etats-Unis : eBay / Tiffany, 14 sept. 2010) • Google pourrait être exonéré et peut aussi être responsable… • Réseaux sociaux : statut restant à définir Situation d’incertitude = insécurité, tant pour certains prestataires intermédiaires (quels sont les risques encourus ?) que pour les titulaires de droits (qui est assignable ?)

10. Le statut des prestataires intermédiaires de l’Internet (5/5) :5. Un texte de 2000… inadapté aux acteurs de 2010 • eBay, Google, Facebook… dans le flou juridique • Des acteurs économiques majeurs • …Sans statut juridique défini  Les catégories de la directive sont inadaptées : l’année 2000 constitue déjà la Préhistoire de l’Internet • Mais la saga pas n’est pas terminée : • Appel dans le dossier Tiffany/eBay aux USA • High Court of Justice, 12 août 2009, L’Oréal / eBay: 10 questions préjudicielles posées à la CJUE • Actions en cours contre Google, Daily Motion, Youtube et demain contre Facebook ? décisions divergentes

11. Le « statut » des usages de marque sur Internet (1/3): 1. Liens commerciaux, mots-clés, meta-tags • Constitue un usage à titre de marque, l’usage d’un signe… • Reproduit sur une page d’un site Internet • A titre de « meta-tag » / « meta-name » dans les codes sources Ex. « La reprise dans les codes sources des sites de … de la dénomination BLUE ACACIA distinctive et dominante des marques dont la société intimée est titulaire, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public en laissant accroire à une origine commune des services » (CA Paris, 12 oct. 2005, n°04/10455) • Comme mot-clé en vue de l’établissement de « liens commerciaux » • Usage d’une marque comme mot-clé = même principe qu’un usage comme meta-tag  permettre un meilleur référencement Condamnation des annonceurs pour l’usage comme mot-clé dans les services de référencement payant

12. Le « statut » des usages de marque sur Internet (2/3): 2. Mots-clés Google : d’un extrême à l’autre (encore) • Avant l’intervention de la Cour de justice :Google systématiquement condamné • L’arrêt « AdWords » du 23 mars 2010 : Google n’est pas contrefacteur « le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 » (pt 99)  Usage de la marque comme mot-clé par Google : pas un usage « dans la vie des affaires » • Mais pourtant Google agit bien « dans la vie des affaires »… • … mais le critère retenu est l’absence d’usage du signe pour sa propre communication commerciale… peu importe qu’il soit rémunéré! « Le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe » (pt 57) • Réaction de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 : cassation des arrêts de condamnation de Google pour contrefaçon

13. Le « statut » des usages de marque sur Internet (3/3) : 3. Noms de domaine : quel statut pour quelle qualification de l’usage ? • Principes régissant l’arbitrage applicables devant l’OMPI : l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte au droit de marque • Conditions du transfert du nom de domaine (article 4 des Principes UDRP): • Identique ou similaire (et créant un risque de confusion) à une marque • Aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine • Mauvaise foi • Solutions judiciaires : balancement et imprécision ! • Jurisprudence traditionnelle : le nom de domaine constitue un usage à titre de marque • Mais jurisprudence récente sème le trouble : le nom de domaine est une enseigne donc plus d’usage à titre de marque ! « La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En l'espèce, l'usage [par le titulaire du nom de domaine] du signe a été réalisé à titre d'enseigne de l’activité commerciale sur internet. Cependant, les produits mis en vente sur ce site ne portent pas l'apposition du signe et il ne s'établit pas un lien entre ce signe et les produits commercialisés visés dans la marque, à savoir des T-shirt à personnaliser. En conséquence, le [titulaire du nom de domaine]n'a pas commis d'actes de contrefaçon de la marque » (TGI Paris, 3e ch. 2 mars 2010, n°09/5518)

14. Perspectives ou Prospective (1/2): Les malheurs des uns font le bonheur des autres !!!!!!!! • Nouvelle politique de Google depuis le 14 septembre 2010 « A compter du 14 septembre 2010, Google ne répondra plus aux demandes fondées sur des marques en supervisant ou en restreignant l’accès à des mots-clés pour les publicités fournies aux utilisateurs »  Google estime bénéficier d’un blanc-seing de la Cour de justice  Aveu de ce que les marques représentent une valeur économique à ses yeux… et il le fait savoir et relance ainsisonmodèle économique ! • La réponse offerte aux titulaires de droits : « surveillez vos marques ! » Vu sur Internet : « [La société X] vous permet de vous : - assurer de la légitimité des annonceurs- contrôler les achats de mots-clés effectués par des filiales ou des partenaires- détecter les tiers qui s’accaparent votre marque pour détourner votre clientèle- déceler les annonces dénigrantes envers l’image de votre société- connaître les stratégies de positionnement de vos concurrents »

15. Perspectives ou Prospective (2/2):Une solution : la contrefaçon par fourniture de moyens ? • Sur le modèle des dispositions en matière de brevet (Article L. 613-4 CPI): « Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire … la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre.» • Sur le modèle de ce qui existe aux Etats-Unis : le« contributory infringement »(« contrefaçon par complicité »), entre contrefaçon et responsabilité civile • V. l’arrêt Google : la responsabilité de Google n’est pas à exclure sur d’autres fondements que la contrefaçon… • L’arrêt Bellure : les fonctions de la marque élargies « Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité. » (pt 58)

16. Questions et commentaires bienvenus Merci de votre attention