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US Patentreform Dr. HeribertMünsterer Greenblum & Bernstein, P.L.C.

ÜBERBLICK ÜBER PRÄSENTATION • ÜbergangzumErstanmelderprinzip (FITF) • ÜberprüfungnachPatenterteilung • ÜberprüfungimzweiseitigenVerfahren • EinwendungenDritter • ErgänzendePrüfung • Vorbenutzungsrechte • AnmeldungdurchNicht-Erfinder • Gebühren • Verschiedenes

ÜbergangzumErstanmelderprinzip Stand derTechnikneudefiniert: Alles was vordemeffektivenAnmeldetag (irgendwo auf der Welt) : • patentiert, • in einergedrucktenVeröffentlichungbeschrieben, • öffentlichbenutzt, • zumKaufangebotenoder • derÖffentlichkeitanderweitigzugänglich

ÜbergangzumErstanmelderprinzip EffektiverAnmeldetag: • tatsächlicher US-Anmeldetag, • PCT-Anmeldetag • Prioritätstag • Es wirdnichtmehr auf US-Anmeldetagabgestellt; Prioritätstaggewinnt stark an Bedeutung; • Provisional application dannnurnoch in Ausnahmefällensinnvoll (wennüberhaupt)

ÜbergangzumErstanmelderprinzip Ausnahme: Neuheitsschonfrist Ausgenommenvom Stand derTechniksind: • Offenbarungendurch (a) einen/die Erfinderoder (b) Person, die direktoderindirektdurchErfinder von derErfindungKenntniserlangt hat, und • Offenbarungendurchirgendeine Person (z.B. unabhängigenErfinder) nachöffentlicherOffenbarungdurch (a) oder (b) nichtmehralseinJahrvoreffektivemAnmeldetag

ÜbergangzumErstanmelderprinzip → NeuheitsschonfristwirdimWesentlichenbeschränkt auf Offenbarungen, die • nichtmehrals 1 JahrvordemeffektivenAnmeldetagerfolgenund • auf den/die Erfinderzurückgehenoderzumindesterstnacheinerersten (und öffentlichen) Offenbarungdurch den/die Erfindererfolgen

ÜbergangzumErstanmelderprinzip Entgegenstehendeältere US-Anmeldungen und Patente(auchwenn am effektivenAnmeldetag nochnichtveröffentlicht): AlleAnmeldungen/PatentemitfrüheremeffektivenAnmeldetag (z.B. früheremPrioritätstag) • falls (irgendwann) veröffentlichtoderfingiertveröffentlicht (auch WO-Veröffentlichungzählt, wenn USA benannt; Nationalisierungnichterforderlich) • mitanderemErfinder/anderenErfindern (auchnicht-identischeErfindergemeinschaftistandererErfinder)

ÜbergangzumErstanmelderprinzip Ausnahmen: • Kenntnis von Anmeldungsgegenstandwurdedirektoderindirekt von Erfinder(n) erlangt • AnmeldungsgegenstandwurdebereitsvoreffektivemAnmeldetagderälterenAnmeldungöffentlichdurchErfinderoder Person, die vomAnmeldungsgegenstanddirektoderindirektdurchErfinderKenntniserlangt hat, öffentlichoffenbart • Anmeldungsgegenstandbzw. beanspruchteErfindungwarennichtspäterals am effektivenAnmeldetagderjüngerenAnmeldungGegenstandeinerÜbertragungoderVerpflichtungzurÜbertragung an denselbenBerechtigten

ÜbergangzumErstanmelderprinzip • 3) verhindertbeispielsweise, dasseineAnmeldung auf eineErfindung, die einemArbeitgeberzusteht, zumälterenRechtfüreinejüngereAnmeldungdesselbenArbeitgeberswird • AlsderselbeBerechtigtegeltenauch die Partner einesgemeinschaftlichenForschungsprojekts, vorausgesetzt, (i) einentsprechenderVertrag lag bereits am effektivenAnmeldetagvor, (ii) die ErfindungerfolgteimRahmenderDurchführung des Projekts, und (iii) die Partner des Forschungsprojektssind in derAnmeldungangegeben

ÜbergangzumErstanmelderprinzip WICHTIGER UNTERSCHIED ZU DEUTSCHEM UND EUROPÄISCHEM RECHT: (Nichtausgeschlossene) ältereAnmeldungengeltenuneingeschränktals Stand derTechnik. → Sind nichtnurfürNeuheit, sondernauchfürBeurteilungdererfinderischenTätigkeitrelevant (auchwenn am effektivenAnmeldetagderjüngerenAnmeldungnochnichtveröffentlicht)

ÜbergangzumErstanmelderprinzip • NeueVorschriftenanzuwenden auf alleAnmeldungenmiteffektivemAnmeldetagnachAblauf von 18 MonatenabInkrafttreten des neuenGesetzes → BisherigeRegelungenwerdennochvieleJahre auf Altanmeldungenanzuwendensein

ÜberprüfungnachPatenterteilung Post-grant review (PGR) • ähnelt (etwas) europäischemEinspruchsverfahren • Muss innerhalb von 9 MonatenabErteilung von Drittembeantragtwerden (oderabErteilung von Reissue Patent) • Nichtzulässig, wennAntragstellerbereitsFeststellungsklagewegenmangelnderPatentfähigkeiteingereicht hat • ErsteInstanzistBeschwerdekammer • Beschwerdeinstanzist Court of Appeals for the Federal Circuit

ÜberprüfungnachPatenterteilung • Kannprinzipiell auf alleGründegestütztwerden, die derPatentfähigkeitmindestenseinesAnspruchsentgegenstehen (Neuheit, erfinderischeTätigkeit, mangelndeOffenbarung, unzureichendeStützedurchBeschreibung, KlarheitderAnsprüche, unzulässigeErweiterung, usw.). Ausnahme: Best Mode • PrinzipiellalleBeweismittelzulässig • Antrag muss detailiertbegründetwerden

ÜberprüfungnachPatenterteilung Antragwirdnichtautomatischgewährt, sondernnurwennPatentamtentscheidet , dass • eineüberwiegendeWahrscheinlichkeitgegen die PatentfähigkeitmindestenseinesAnspruchsspricht; oder • einenochnichtentschiedeneRechtsfrage, die auchfüranderePatenteoder Patent-anmeldungen relevant ist, aufgeworfenwird.

ÜberprüfungnachPatenterteilung • Entscheidung des PatentamtsüberGewährung des Antrags auf Einleitung des PGR-Verfahrensinnerhalb von 3 MonatenabAntragoderabEingangeiner (fakultativen) vorläufigenStellungnahme des Patent-inhaberszumAntrag • NichtbeschwerdefähigeEntscheidung.

ÜberprüfungnachPatenterteilung • WirdVerfahreneingeleitet, hat PatentinhaberohneZustimmung des Antragsstellers und/oderohneVorliegenguterGründenureineeinzigeMöglichkeit, die Ansprüchezuändern und zurPatentfähigkeitjedesangegriffenenbzw. neuvorgelegtenAnspruchsStellungzunehmen (jederAnspruchwirdseparatgeprüft) • Antragstellerkann (mindestens) einmalantworten • BeideParteienhabenRecht auf mündlicheVerhandlung

ÜberprüfungnachPatenterteilung • Patentamtkannmehrere PGR-Verfahrensowieandere das Patent betreffende und vordemPatentamtanhängigeVerfahrenzusammenlegen; • Beweiserhebung (“discovery”) istbegrenztmöglich (z.B. soweitsiesich auf entscheidungserheblicheTatsachenbehauptungenderParteienbezieht) • ErstinstanzlichesVerfahren muss innerhalb von einemJahr (beiVorliegenguterGründeinnerhalb von 18 Monaten) abgeschlossenwerden(Ausnahme: ZusammenlegungmehrererVerfahren)

ÜberprüfungnachPatenterteilung • Antragsgebührnochnichtbekannt ($$$ ?) • VorschriftanwendbarnachAblauf von einemJahrabInkrafttreten des neuenGesetzes auf allenachneuemRechterteiltenPatente • Patentinhaber und AntragstellerkönnengemeinsamBeendigung des Verfahrensbeantragen; istkeinweitererAntragsteller am VerfahrenbeteiligtkannPatentamt: das Verfahrenabschliessenoder einerechtskräftigeEntscheidungerlassen

ÜberprüfungnachPatenterteilung NachteilfürAntragsteller: Estoppel DerAntragstelleristdarangehindert, die Patentfähigkeiteines in einemmiteinerrechtskräftigenEntscheidungabgeschlossenen PGR-Verfahrennichtzu Fall gebrachtenAnspruchsausGründen, die erbereitsim PGR-Verfahrenvorgebracht hat odervernünftigerweisehättevorbringenkönnen, in irgendeinemanderenVerfahrenvor (i) Patentamt, (ii) einem (Verletzungs)gerichtoder (iii) der International Trade Commission (nocheinmal) anzugreifen. (evtl. AnreizfürAntragsteller, Beendigung des Verfahrenszuzustimmen, wennnegativerAusgangwahrscheinlich)

ÜberprüfungnachPatenterteilung VorteilefürAntragsteller : Beweislastfür die GlaubhaftmachungmangelnderPatentfähigkeitistim PGR-VerfahrenniedrigeralsvorGericht: nurpreponderance of evidence, stattclear and convincing evidence vorGericht undtechnischkomplizierteSachverhaltesind (technischvorgebildeten) Richtern am Patentamt in derRegelleichterzuvermittelnalsGeschorenen (Laien)

ÜberprüfungimzweiseitigenVerfahren Inter partes review (IPR) • Ersetztbisherigeinter partesreexamination (ex parte reexamination bleibterhalten) • ähnelt stark PGR • Kannersteingeleitetwerden, wennFristzurBeantragung von PGR abgelaufenistbzw. PGR-Verfahrenabgeschlossenist (danachkeinezeitlicheBeschränkung)

ÜberprüfungimzweiseitigenVerfahren WichtigeUnterschiedeimVergleichzu PGR: • HürdefürEinleitung des VerfahrensistnichtüberwiegenderWahrscheinlichkeit, dassmindestenseinAnspruchnichtpatentfähigist, sondern (höhere) Anforderung des VorliegenseinervernünftigenWahrscheinlichkeit (reasonable likelyhood), dassderAntragstellerhinsichtlichmindestenseinesangegriffenenAnspruchserfolgreichseinwird (vermutlichauchhöherals die Anforderung in inter partes reexamination, d.h., VorbringeneinerwesentlichenneuenFragehinsichtlichderPatentfähigkeit)

ÜberprüfungimzweiseitigenVerfahren • Es kannnurmangelndeNeuheit und/odermangelndeerfinderischeTätigkeitgeltendgemachtwerden • Kannnur auf gedruckteVeröffentlichungen und Patente/Patentanmeldungengestütztwerden • Kannnichtmehrbeantragtwerden, wenndemAntragstelleroderdertatsächlichenGegenpartei (real party in interest) eineVerletzungsklagevormehralseinemJahrzugestelltwurde

ÜberprüfungimzweiseitigenVerfahren • Discovery beschränkt auf die Vernehmung von Zeugen, die Erklärungenabgegebenhaben, und “alles, was ausserdemimInteressederRechtsfindungerforderlichist” • Anwendbar 1 JahrnachInkrafttreten des neuenGesetzes auf allebereitserteilten und neuerteiltenPatente (PGR nurfürnachneuem (FITF) RechterteiltePatente).

EinwendungenDritter Preissuance Submission by Third Parties DrittekönnendemPatentamt • Patente, veröffentlichtePatentanmeldungenoderanderegedruckteVeröffentlichungen, • die für die BeurteilungderPatentfähigkeiteinerzuprüfendenAnmeldung relevant seinkönnten, • schriftlich und zusammenmiteinerausführlichenBegründungmitteilen. • Muss vomPatentamtberücksichtigtwerden.

EinwendungenDritter Frist: Innerhalb von 6 Monaten • abVeröffentlichungderAnmeldungoder • abAbsendedatum des erstenPrüfungsbescheids, in demmindestenseinAnspruchzurückgewiesenwird (falls späteralsVeröffentlichung, was die Regelseinwird) • aber auf jeden Fall vorAbsendung des Erteilungs-beschlusses (Notice of Allowance) • Anwendbar 1 JahrnachInkrafttreten des neuenGesetzes auf alleanhängigenAnmeldungen • Gebühr (falls überhaupt) nochunbekannt

EinwendungenDritter Citation of prior art and written statements FürbereitserteiltePatente: • JedermannkanndemPatentamtjederzeitmitschriftlicherBegründungPatente und gedruckteVeröffentlichungenvorlegen, die von Relevanzfür die Patentfähigkeitseinkönnten; • Wird (lediglich) zumBestandteilderAkte

EinwendungenDritter • Es könnenauchjederzeitschriftlicheStellungnahmen des Patentinhabershinsichtlich des SchutzumfangsderAnsprücheausGerichtsverfahrenzurAkteeingereichtwerden • Stellungnahmenkönnen (lediglich) zurAuslegungderAnsprüche in PGR-, IPR- und ex parte reexamination-Verfahrenherangezogenwerden

ErgänzendePrüfung Supplemental Examination • KannnachErteilung (nur) vomPatentinhaberbeantragtwerden und dientzur “Säuberung” des Patents von potentiellgefährlichenMängeln (z.B. inequitable conduct) • Antrag: Berücksichtigung, erneuteBerücksichtigungoderKorrektur von bereitsberücksichtigerrelevanter Information (z.B. neuer Stand derTechnik, Klarstellung von evtl. missverständlichenBehauptungenwährend des Prüfungsverfahrens, usw.)

ErgänzendePrüfung • AntragistvomPatentamtinnerhalb von 3 Monatenzubescheiden und wirdnurstattgegeben, wennwesentlicheneueFragehinsichtlichderPatentfähigkeitaufgeworfenwurde • Wenn das (erneutePrüfungs-) Verfahreneinmaleingeleitetist, kannPatentinhaberkeineStellungnahmenmehrabgeben und keinegeändertenAnsprüchemehrvorlegen (→ muss allesbereitsimAntragenthaltensein)

ErgänzendePrüfung • Behebung des Mangels des ErteilungsverfahrensistohneBedeutung, wennderMangelbereitsvorAntragstellung von dritterSeite in einemGerichtsverfahrenoder in einem “Paragraph IV-Brief” (beiArzneimittel-Patenten) geltendgemachtwurde • Wirksam 1 JahrnachInkrafttreten des neuenGesetzes und dann auf allePatenteanwendbar

Vorbenutzungsrechte • In USA bishernurfürPatente auf Geschäftsverfahrenbekannt; ErsterfinderprinzipmachteVorbenutzungsrechteverzichtbar • Voraussetzung: gutgläubige und kommerzielleodervergleichbareBenutzungderpatentiertenErfindungmindestenseinJahrvordemeffektivemAnmeldetagbzw. demfür die NeuheitsschonfristanwendbarenZeitpunkt • VeranstaltungenzurAufnahmederBenutzungreichennicht

Vorbenutzungsrechte • beizulassungspflichtigenProdukten (z.B. Arzneimitteln) wirdBeginn des ZulassungsverfahrensalsBeginnderkommerziellenBenutzungfingiert • KommerzielleBenutzungwirdfingiertbeigemeinnützigen (non-profit) Einrichtungen (Krankenhäuser, Universitäten, usw.) • Handlungen (z.B. Verkäufe) durchrechtmässigeVorbenutzungerschöpfengrundsätzlich die Rechte des Patentinhabers

Vorbenutzungsrechte Beschränkungen • Vorbenutzungsrechtkannnichtallein (z.B. ohneGeschäftsbetrieb) übertragenoderlizensiertwerden • Auf Ortebeschränkt, an denenVorbenutzungtatsächlichstattgefunden hat • Nichtanwendbar, wennKenntnisderErfindung von den ErfindernodermitdiesenverbundenePersonenerlangtwurde

Vorbenutzungsrechte • Beschränkt auf tatsächlichvorbenutztenGegenstand • Nichtanwendbar, wennBenutzungzwischenzeitlichaufgegebenwurde • Vorschriftanwendbar auf allenachInkrafttreten des neuenGesetzeserteiltePatente

AnmeldungdurchNicht-Erfinder Derivation proceedings (Ableitungs-Verfahren) • Voraussetzung: ExistenzeinerälterenAnmeldung, die eingereichtwurde von jemandem, derErfindungnichtselbstgemacht hat, sondernnurdurchtatsächlichenErfinderdavonKenntniserlangt hat (abgeleiteteErfindung) • Antrag des tatsächlichenErfinders (und AnmeldersderspäterenAnmeldung) muss detailiertbegründet und mitBeweisenversehensein. Falls erfolgreich, werden die betreffendenAnsprüche in derälterenAnmeldungzurückgewiesen (oder falls bereits Patent erteilt, gestrichen). Es kanngegebenenfalls (in appropiate circumstances) aucheineBerichtigung des Erfinders in derälterenAnmeldungerfolgen

AnmeldungdurchNicht-Erfinder • Zuständigist die Beschwerdekammer des Patentamts • AntragnurzulässiginnerhalbeinesJahresabVeröffentlichungmindestenseinesAnspruchs, der auf (imWesentlichen) die abgeleiteteErfindunggerichtetist • PatentamtkannEinleitung des Verfahrensaufschieben (i) biszu 3 MonatenachPatenterteilungoder (ii) biszumAbschluss von PGR-, IPR- oderex parte reexamination-Verfahren

AnmeldungdurchNicht-Erfinder Ferner: Derived Patents • Inhabereines Patents kannInhabereinesabgeleiteten Patents mitfrüheremeffektivenAnmeldetag (gerichtlich) verklagen. • Klagenurzulässig, wennvorAblauf von 1 JahrabErteilung des älteren Patents eingereicht. • Anwendbar 18 MonatenachInkrafttreten des neuenGesetzes (nur) auf nachneuemRechteingereichteAnmeldungen und darauferteiltePatente

Gebühren • 10 TagenachInkrafttreten des Gesetzeswerden die meistenGebühren des Patentamts um 15 %angehoben; • WeitereGebührenerhöhungen, nachdem das Patentamtabgeschätzt hat, wiehochkostendeckendeGebührenseinmüssen • 60 TagenachInkrafttreten des Gesetzes $400/$200 Zuschlagfürnicht-elektronischesEinreichen von Anmeldungen • Zusätzlichzusmall entity wirdmicroentitygeschaffen (75 % statt 50 % Ermässigung); abhängig von Einkommen und ZahlderbereitseingereichtenAnmeldungen

Gebühren Prioritized examination fee: $4800/$2400 zusätzlichzuregulärenGebühren (Anmeldungmitnichtmehrals 30 Ansprüchen und nichtmehrals 4 unabhängigenAnsprüchen) AbschliessendeEntscheidungdes PrüfersüberPatentfähigkeitinnerhalb von 12 Monaten

Verschiedenes • Anmeldungkannauch von Person, auf die derErfinderübertragen hat oderübertragen muss (z.B. Arbeitgeber), eingereichtwerden; • Person, auf die Erfinderübertragen muss, kann die erforderlichenErklärungen (Declaration) für den Erfinderabgeben, wennderErfinderverstorben, unfähig, nichtauffindbarodernichtwilligist (anwendbar 1 JahrnachInkrafttreten des neuenGesetzes)

Verschiedenes • Angabeder “best mode” istnachwievorPatentierungsvoraussetzung, aberim PGR- (und IPR-) Verfahren und imVerletzungsstreitwirddiesbezüglicherMangel des Patents nichtmehrberücksichtigt (d.h., keineGrund, Rechts-beständigkeitoderDurchsetzbarkeit des Patents zuverneinen) • AnwendbarabInkrafttreten des neuenGesetzes auf alledanachneueingereichtenKlagenbzw. beantragtenVerfahren

Verschiedenes • Markierenmit Patent jetztauchdurchAnbringen von “patent” oder “pat.” ohnePatentnummeraberzusammenmitentsprechenderInternetadressemöglich • verhindert, dassArtikelausdemVerkehrgezogenwerden muss, nachdemdaraufangegebenes Patent abgelaufenist

Verschiedenes • Hat derangeblicheVerletzerkeinVerletzungsgutachten von einemAnwalteingeholt, kann dies nichtalsBeweisdafürangesehenwerden, dass das Patent bewusstverletztwurde (willful infringement) • FestschreibungdergeltendenRechtsprechung

Verschiedenes • Ansprüche, die auf einenmenschlichenOrganismusgerichtetsindoderdieseneinschliessen, sindnichtpatentierbar • nur auf nachInkrafttreten des neuenGesetzeserteiltePatenteanwendbar

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

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