I MARCHI E I DISEGNI COMUNITARI PER COMPETERE IN EUROPA

1. Seminario I MARCHI E I DISEGNI COMUNITARI PER COMPETERE IN EUROPA Genova, 4 luglio 2013 Avv. Emanuele Montelione Realizzato nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la proprietà industriale

2. LA RECENTE GIURISPRUDENZA COMUNITARIA - Due tipologie di casi • Causa C-307/10 (IP TRANSLATOR) • Causa C-149/11 (ONEL /OMEL). • Causa C-98/11 (LINDT) • «PARTITODELLALIBERTÀ.IT»

3. Due Tipologie di casi • Ricorso in via pregiudiziale • Ricorso per annullamento

4. Il caso IP TRANSLATOR I FATTI: • Il 16 ottobre 2009 il CharteredInstitute of PatentAttorneys (UK) ha chiesto la registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR» per classe 41 per contraddistinguere «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali». • L’Ufficio Marchi e Brevetti del Regno Unito nega la registrazione per esclusiva descrittività • Il CharteredInstitute of PatentAttorneys propone appello e nelle more la causa viene rinviata alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con i seguenti quesiti:

5. Il caso IP TRANSLATOR LE DUE PRINCIPALI QUESTIONI PREGIUDIZIALI: • Se sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e precisione; • sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio;

6. Il caso IP TRANSLATOR SENTENZA DEL 19 Giugno 2012 • La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che essa esigeche i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

7. Il caso IP TRANSLATOR SENTENZA DEL 19 Giugno 2012 2) La direttiva deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza… purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

8. Il caso IP TRANSLATOR SENTENZA DEL 19 Giugno 2012 3) Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

9. Il caso IP TRANSLATOR UN ANNO DOPO? - Dichiarazione Congiunta tra UAMI e UFFICI NAZIONALI Ma perché la situazione si è così complicata? - L’UAMI non è parte dell’Accordo di Nizza - L’UAMI propone una tassonomia - Il progetto di riforma del regolamento comunitario prevede il pagamento per singole classi

10. Il caso ONEL /OMEL I FATTI CHE HANNO PORTATO AL RINVIO PREGIUDIZIALE La società Leno, titolare del marchio comunitario ONEL, presenta opposizione contro il successivo deposito dalla società Hagelkruis presso l’Ufficio del Benelux del marchio OMEL. L’opposizione veniva respinta dall’Ufficio anche sulla base delle argomentazioni presentate da Hagelkruis, ovvero che la Leno aveva nei fatti utilizzato il proprio marchio comunitario ONEL unicamente nei Paesi Bassi, mancando prova di qualunque utilizzo nel resto dell’Unione Europea e pertanto il marchio comunitario dovesse essere considerato decaduto, mancandone un “uso effettivo” nel territorio comunitario.

11. Il caso ONEL /OMEL SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA È certamente ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali ma tale qualificazione non è una condizione necessaria per determinare l’effettività dell’uso. Per valutare il requisito dell’uso effettivo nella Comunità di un marchio è necessario prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.

12. Il caso ONEL /OMEL SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA Il requisito di effettività è pertanto da considerare esistente quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o creare quote di mercato nella Comunità per i prodotti da esso contraddistinti. Il giudice nazionale pertanto deve valutare tale requisito tenendo conto “di tutti i fatti e circostanze rilevanti quali le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità”.

13. Il caso ONEL /OMEL SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA La Corte ha rifiutato la regola de minimis per stabilire a priori quale estensione territoriale sia necessaria per soddisfare il requisito dell’uso dando mandato al giudice del rinvio di stabilire se il marchio ONEL avesse o meno rispettato i requisiti di uso effettivo nella Comunità.

14. Il caso LINDT I FATTI la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG («Lindt») chiede la registrazione del marchio tridimensionale «forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso» L’UAMI lo boccia e il Tribunale dell’UE rigettano il ricorso

15. Il caso «partitodellalibertà.it» I FATTI Raffaello Morelli e l’Associazione Politica Federazione dei Liberali propongono opposizione basata su: «l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio anteriore «partitodellaliberta.it», che era stato attribuito loro dall’autorità incaricata in Italia dell’attribuzione dei nomi di dominio».

16. Il caso LINDT GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA FORMA • coniglio seduto • incarto dorato • nastro rosso pieghettato • campanellino

17. Il caso LINDT LA CORTE CONFERMA I GRADI PRECEDENTI • NO CARATTERE DISTINTIVO INTRINSECO • NO CARATTERE DISTINTIVO ESTRINSECO perché questi «richiede che almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una determinata impresa e, dall’altro, per quanto riguarda la portata territoriale dell’acquisizione del carattere distintivo, un marchio può essere registrato in base alla suddetta disposizione solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere»

18. Il caso «partitodellalibertà.it» I FATTI Michela Vittoria Brambilla deposita il marchio comunitario figurativo L’Associazione Nazionale Circolo Della Libertà deposita il marchio comunitario verbale «PARTITO DELLA LIBERTÀ»

19. Il caso «partitodellalibertà.it» I FATTI L’UAMI e la Commissione dei Ricorsi bocciano l’opposizione perché «il semplice inserimento di un nome di dominio nel registro dei nomi di dominio in Italia non è sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare di detto nome di dominio una tutela in virtù dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009». «I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale».

20. Il caso «partitodellalibertà.it» SENTENZA 14 Maggio 2013 «La sola registrazione di un nome di dominio, che costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato, non può costituire in sé la prova di un tale utilizzo in assenza di elementi concreti che dimostrino che tale è il caso».

21. Il caso «partitodellalibertà.it» SENTENZA 14 Maggio 2013 «il meccanismo di reindirizzamento tende a dimostrare che il sito Internet «www.liberali.it» era l’unico realmente operativo al momento del deposito delle domande di registrazione, poiché, diversamente dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it», esso presentava un proprio contenuto».

22. Interventi e discussione GRAZIE Emanuele Montelione emontelione@gmail.com