Alexander Harguth Partenaire, Munich

1. “Patent Trolls” Dysfonctionnement du system? Alexander Harguth Partenaire, Munich Fish & Richardson P.C. Highlight Business TowersMies-van-der-Rohe- Strasse 8D-80807 MunichMain +49 (89) 7104102-0Fax +49 (89) 7104102-44www.fr.com

2. Qu‘est-ce qu‘un „Troll“? « être malveillant, nain ou géant, revêtant une forme laide tenant à la fois de l’homme et de l’animal avec un gros nez, et habitant des cavernes dans les montagnes ou forêts” V° « troll », Le Trésor de la langue française informatisé

3. Qu‘est-ce qu‘un „Patent Troll“? • 2001: Terme forgé par Peter Detkin (Intel) • Définition: « troll des brevets est une personne qui essaie de gagner d'argent avec un brevet qu'elle n'exploite pas, qu'elle n'a pas l'intention d'exploiter et, dans la plupart des cas, qu'elle n'a jamais exploité »

4. Justification à l'existence d’un brevet: Incitation à la recherche-développement • Intérêts de l'investisseur: Droit exclusif d'exploitation • Intérêtsdu public: D’une part, le public est informé et, d'autre part vingt ans plus tard le public pourra sans payer et contraintes utiliser cette technique • Principe: Il s’agit d’investisseur en recherche-développement, qui a l'intention d'exploiter l'invention, et à qui, pour l'incitation est reconnu un droit temporaire d'interdire aux tiers (normalement des concurrents) la reproduction de l'invention et sa commercialisation.

5. Justification à l'existence d’un brevet: Incitation à la recherche-développement Inventeur sans moyens Universités NPC Sociétés exploitantes Sociétés désintéressées PEM sans moyens suffisants Sociétés en faillite

6. Les aspects gênants? • Entité qui n’a pas à redouter d`être à sans tour l’objet d’allégation de contrefaçons • Licences croisée, conventions de non-opposition (-) • Aucune situation de concurrence • Ils ne sont pas sujet à la « culture de prévenance » qui s’applique normalement entre les sociétés productrices • Mauvaise prévisibilité

7. Stratégie typique (I) • St. Clair Intellectual Property Consultant • Alliances – computer chips • Orion IP – business method • Taurus IP – business method

8. Stratégie typique (II) • Brevets applicables aux produits/services des plusieurs sociétés • Litige envisagé envers plusieurs défendeurs: Cela n’augmente pas les coûts! • Assignation très sommaire • Les représentants juridiques: Honoraire (purement) en fonction du résultat (contingency basis), aussi pour les experts • Sélection d’un tribunal avantageux • Eviter le risque que l’affaire est transférée à un autre tribunal (par ex. la société est érigée en Texas pour que l’affaire reste en Texas) • Discovery: Application d’une procédure uniforme pour chaque défendeur! • Concertation tôt avec les défendeurs: Proposition d’un accord avec un montant qui est un peu moins que les coûts de la procédure : 3-4Mio Dollar: Meilleurs conditions pour les défendeurs qui concluent rapidement, essayer de conclure avec les sociétés renommées parce que cela crée une bonne impression pour le jury • Etablir une reconnaissance industrielle

9. Menace de litige! • Discovery (interrogatoires, dépositions, production des documents, même électronique) (-) • Doctrine de la contrefaçon volontaire (triple dommages et intérêts) (-) • Doctrine de la conduite inéquitable vis-à-vis l’office de brevet? (-)

10. Frais de l’instance (sans les frais de représentation) Allemagne

11. Est-ce que cela fonctionne en Allemagne? • Honoraire (purement) en fonction du résultat (-): « Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite » • Coûts de procédure pour chaque défendeurs (multiplication), risque de remboursement des frais • Menace? L’enjeu des coûts de procédures n’est pas assez important • Résultat: Dommages et intérêts modestes (aucune implication de jury)

12. US vs. Allemagne (damages et intérêts) • Population: 305M résidents • Allemagne: 83M résidents Allemagne=MN+WI (km2) Population: MN+WI=10Mio,

13. Détermination des dommages et intérêts • Principe de base: Rétablissement de l’état antérieur • Les trois modes: • (1) Restitution des bénéfices manqués (manque à gagner) • (2) Liquidation des bénéfices réalisés par le contrefacteur • (3) License raisonnable « Lizenzanalogie »

14. Licence raisonnable „Lizenzanalogie“ • « Montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question » • Facilitation: Lésé n’exploite pas son titre (brevet) ou a des difficultés à prouver le préjudice direct, notamment le manque à gagner • Prendre en considération le moment de la fin de la contrefaçon: « Quel contrat aurait été conclu si le développement économique et l’étendue de la contrefaçon ainsi que sa durée étaient connu à ce moment? » • Un appui pour l’appréciation : La jurisprudence, notamment la jurisprudence rendue dans le cadre de la compensation de l’inventeur salarié.

15. Licence raisonnable „Lizenzanalogie“ II • Les indices: - Domaine de la technologie, type d’industrie (longue/courte période de démarrage pour réaliser des bénéfices après l’introduction du produit sur le marché) - Valeur objective du brevet (l’étendue de la protection) - Quelles alternatives existent sur le marché ou dans l’art antérieur (incontournable) ? - Existences de contrats de licence comparables conclus sur la base du même brevet ou des brevets comparables. - Autres brevets concernés par le produit contrefaisant? - Type du produit: Articles de masse/construction particulière produite en quantité limitée • Base de calcul : - Construction entière? - Partie caractéristique? (si séparément commercialisable) • Accroissement de la redevance: - Le lésé ne pouvait pas bénéficier d’un véritable contrat écrit. - Le contrefacteur n’encourt pas le risque de payer une licence pour un titre qui n’est pas valide • Principe fondé sur l’expérience : 25% - 30% des bénéfices

16. Bénéfices réalisés par le contrefacteur • Le mode de calcul est basé sur « la gérance d’une affaire sans mandat/titre » selon laquelle le contrefacteur est considéré comme mandaté par le titulaire qui a droit aux fruits d’une telle gérance (Cour de Cassation: „Gemeinkosten“ BGHZ 145, 366 371) • Le produit de la vente (prix de la vente)moins les coûts directement causés par l’objet/produit contrefaisant • Coûts d’achat • Coûts de production (matériel • Coûts de publicité • Coûts de livraisons • Couts de recherche et développement

17. Bénéfices réalisés par le contrefacteur (II) Non déductible: Dépenses courantes de l’entreprise • - Salaires des gérants • - Salaires des employées • - Coûts des installations (ameublement, les outils de production, loyers pour la location (l’usine)) à mois que le lésé ne puisse prouver qu’une de ces dépenses (courantes) est exceptionnellement et uniquement causée par les actes de contrefaçon.

18. Bénéfices réalisés par le contrefacteur (III) • Exemple: Frais de maintenance d’une machine uniquement utilisée pour la production des produits contrefaisants, salaire d’un employé uniquement recruté pour la production des produits contrefaisants, etc. • Résultat: Les bénéfices réalisés avec le produit concerné • Abattement: Le lésé ne peut revendiquer que les bénéfices en relation avec la contrefaçon.

19. Bénéfices réalisés par le contrefacteur (IV) • Abattement: Car les bénéfices peuvent avoir d’ autres raisons: • Réputation du produit/du contrefacteur • Utilisation d’une marque connue, les efforts publicitaires • Valeur objective du brevet (l’étendue de la protection) et son importance pour le produit contrefaisant • Produit contrefaisant incorpore d’autres inventions brevetées Conclusion: Approchement au montant qui peut être revendiqué sur le mode de calcul « licence raisonnable » ? Bundesrat: Le système n’est pas assez discussif « comme bénéfices réalisés par le contrefacteur pourrait être considérés la double licence raisonnable à mois que le contrefacteur puisse prouver que ces bénéfices ont été pas réalisés ou à un volume réduit:»

20. Pays par Pays?

21. NTP (Network Technology Partners Inc.) vs. RIM (Research in Motion) • En 2005: Première instance - condamné RIM à payer la somme de 53 millions de dollars de dommages-intérêts + injonction interdisant de fabriquer, utiliser ou vendre les appareils aux États-Unis. • 2 août 2005: Cour d’appel (Federal Circuit) a renvoyé le dossier en première instance. • En mars 2006: Accord: Indemnité de 612,5 millions de dollars pour éviter tout risque d’interruption du service Blackberry

22. MercExchange LLC c/ eBay Inc. 1) qu’un dommage irréparable sera vraisemblablement causé au plaignant si l’injonction n’est pas accordée; 2) que des dommages pécuniaires seraient insuffisants pour compenser le dommage subi; 3) que l’équilibre des retombées négatives que subiraient respectivement le plaignant et le défendeur milite pour l’octroi de l’injonction ; 4) que l’injonction n’est pas contraire à l’intérêt public

23. Autres mesures: • KSR • Lucent v. Microsoft (damages)580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)“For The Entire Market Value Rule To Apply, The Patentee Must Prove That “The Patent-related Feature Is The ‘Basis For Customer Demand’” In re Bilski: 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008)

24. Système allemand avantageux pour un TROLL? • Bonne qualité de la jurisprudence! • Bonne réputation des tribunaux! • « Effets internationaux » des décisions pour la négociation! • Rapidité • Coûts abordable! • § 9 PatG = Injonction (cessation de la commercialisation) s’il y a contrefaçon! DC Düsseldorf DC Mannheim Federal Patent Court

25. Simplicité L’objet accusé L’art antérieur

26. La procédure Début de la procédure en nullité (3) Décision de Cour de Fédéral de Brevet/OEB • (1) Assignation: Procédure en contrefaçon • (2) Échange des conclusions • (3) Début de la procédure en nullité • (4) Audience: Procédure en contrefaçon • (5) Première Instance: Décision (DC Düsseldorf ca. 13-14 mois, DC Mannheim ca. 7-8 mois) • (6) Première Instance: Audience et Décision (Cour de Fédéral de Brevet/OEB, ca. 20 mois après l’assignation) Début de la procédure en contrefaçon (1) 1ère Instance Décision (5): Contrefaçon

27. Suspension de la procédure en contrefaçon? Conditions: (1) Procédure en validité est en cours! (opposition à l’OEB/action en nullité à la Cour Fédéral de Brevets à Munich) Pronostic (+): “Est-ce qu’il y a une considérable probabilité que le brevet soit annulé” (Federal Supreme Court, “Transport Fahrzeuge II”, GRUR 87, 286) Connexion entre validité et contrefaçon

28. Exemple: IP Com vs. Nokia et autres • IP Com: Société fondée par un industriel et un agent en brevet munichois • Achat d’un portefeuille de brevets de la société Bosch: Télécommunication = UMTS • Assignations: Producteurs de téléphones portables DC Mannheim Federal Patent Court

29. Exemple: IP Com vs. Nokia et autres (II) • License obligatoire (§ 24 PatG)? Intérêt public (santé publique, etc.) • Décision de la Cour de cassation (BGH KZR 39/06 « Orange Book Standard) = Objection contre l’injonction de cesser commercialisation en cas de • position dominante sur le marché • proposition (du contrefacteur) d’une licence raisonnable • Abus de droit (= concept du droit civil général) ?

30. Cour de cassation Suspension de l’exécution de la décision en première instance! Exécution précoce! Court d’Appel Cour Fédéral de Brevet Contrefaçon Validité DC Mannheim Abus de droit? No!

31. Merci! Fish & Richardson P.C. Highlight Business TowersMies-van-der-Rohe- Strasse 8D-80807 MunichMain +49 (89) 7104102-0Fax +49 (89) 7104102-44www.fr.com