Tutela penale della proprietà industriale e intellettuale

1. Tutela penale della proprietà industriale e intellettuale Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

2. I - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:I.1. TUTELA DI MARCHI E BREVETTI • Interessi pubblici relativi alla indefinita collettività che fruisce del bene o del servizio oggetto di privativa • Interessi privati relativi al singolo titolare del titolo di proprietà industriale Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

3. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) L’ordinamento tutela in primo luogo la collettività dal rischio di confondere la fonte produttiva (l’azienda produttrice) di un determinato bene o servizio. Al riguardo ogni alterazione o modificazione della realtà lede la fede pubblica (Cass., I, 5 luglio 1990), che è da intendersi come concetto concreto e non astratto (Cass. V, 22 giugno 1999) L’apposizione di un segno distintivo notorio contraffatto o alterato su di un prodotto non proveniente dal legittimo titolare del diritto lede la fede pubblica (stato psicologico della collettività che attribuisce veridicità o genuinità a determinati valori).

4. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Anche la contraffazione dei documenti di rilascio dei diritti di privativa (brevetti, disegni modelli industriali) è lesiva della fede pubblica. Pur se originariamente controverso si afferma oggi che anche la contraffazione del solo prodotto oggetto dell’esclusiva lede in primo luogo la fede pubblica (la collettività è indotta a ritenere che un determinato prodotto provenga da chi ne è originario ideatore nonché titolare della privativa). Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

5. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Per le condotte contraffattive o di sfruttamento commerciale delle contraffazioni industriali lesive di un interesse pubblico rilevante l’ordinamento penale prevede: • Procedibilità d’ufficio (nessuna remissione di querela potrà valere a far cadere un procedimento penale già in corso). • Pene severe (oggi, dopo la L. 99/2009 ulteriormente inasprite) Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

6. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), ante riforma L. 23 luglio 2009 n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009 Art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti. Modelli e disegni), post riforma L. 99/2009 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione fa uso di marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000. soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale” chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00. Alla stessa pena soggiace che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale” Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

7. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Il nuovo Art. 473 c.p. post riforma L. 99/2009: analisi delle novità Di fatto sostituisce la colpa al dolo: rispondo del reato di contraffazione anche se per colpa ignoravo dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, conoscibilein quanto regolarmente registrato (conoscibilità). La differenza con il vecchio art. 473 è evidente: nella precedente formulazione era implicita la effettiva conoscenza dell’esistenza del marchio o brevetto che, salvo prova contraria, veniva presunta dal Giudice (effettiva conoscenza, pur se presunta). Il nostro ordinamento penale non consente l’introduzione di nuove fattispecie colpose salvo quelle previste dalla legge con espresso richiamo al concetto di “colpa” ex art. 432 c.p. (vedi Art. 27, Cost. personalità della responsabilità penale). - Secondo l’art. 47, comma terzo c.p. “l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato”. Al riguardo, se è vero che giurisprudenza sostiene che l’errore su norma extrapenale non cade sul fatto quando tale norma viene implicitamente richiamata dal precetto penale (Cass. Pen. III, 14 maggio 2004, n. 22813), è altrettanto vero che il concetto di “richiamo implicito” non è univoco. Ad esempio con riferimento all’art. 632 c.p. (deviazione delle acque o modificazione dello stato dei luoghi di altrui proprietà) si è ritenuto scusabile l’errore di chi riteneva erroneamente di essere proprietario, non avendo neppure i consultato i pubblici registri. (Cass. 19 aprile 2002, n. 17205). Di fatto la fattispecie sembra paragonabile alla omessa verifica dell’esistenza del titolo di proprietà industriale (vedi anche art. 27 Cost.). “[…] potendo conoscere […]” Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

8. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Il nuovo Art. 473 c.p. post riforma L. 99/2009: analisi delle novità Sotto la vigenza della precedente disposizione era prevalsa l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui si aveva contraffazione di marchio o segno distintivo, non solo se effettivamente registrato, ma anche solo laddove se ne fosse depositata domanda di registrazione (considerando che già la domanda è oggetto di deposito e pertanto è formalmente conoscibile al pubblico – Cass. Sez. V, 8.1.2009/242997; Cass. Sez. V, 3.3.2009 n. 9752; Cass. Sez. II pen. 14.12.2007, n. 6323). - Con la nuova formulazione, l’espresso richiamo alla esistenza di un titolo di proprietà industriale non può che limitare il campo di applicazione della norma alle sole contraffazioni di marchi e segni distintivi effettivamente registrati. Ci troviamo di fronte ad una abolitio criminis ex art. 2, commasecondo c.p. (un fatto prima previsto come reato non lo è più), per tutte le ipotesi di contraffazioni di marchi o segni distintivi non ancora effettivamente registrati? Conseguenza: cessano tutti gli effetti penali di precedenti condanne per contraffazioni di marchi e segni distintivi non ancora registrati? - Oppure ci troviamo di fronte ad una semplice abrogatio sine abolitio, ex art. 2, comma quarto c.p.? Conseguenza: per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma (15 agosto 2009) si applicherà ancora la precedente normativa per le quali sono previste pene meno severe. “[…] esistenza di un titolo di proprietà industriale […]” Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

9. Speculazioni a parte, fra il potersi tutelare sin dal deposito della domanda di registrazione e poterlo fare solo all’ottenimento di una vera e propria registrazione di titolo di proprietà industriale, la differenza … …..E’ ENORME!...

10. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), ante L. 99/2009 Art. 474 c.p. (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi), post L. 99/2009 Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00. Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente” Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

11. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Art. 648 c.p. Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516 se il fatto è si particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità NB • il reato può concorrere con quello di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi) • Cass. S.U. 9.5.2001, n. 23427 ha affermato che fra le fattispecie non vi è rapporto di specialità e quindi l’una, 474 c.p. (nonché eventualmente anche l’art. 473 c.p.) non prevale sull’altra, 648 c.p. • Sovente non è dimostrabile la consapevolezza da parte chi commercializza l’opera contraffata della provenienza delittuosa (ad esempio per violazione dell’art. 473 c.p.) del bene poi Introdotto e/o commerciato. In tali casi è meglio contestare la condotta colposa dell’incauto acquisto (art. 712 c.p.) Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

12. I.1.1 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTI come pubbliche attestazioni (fede pubblica) Giurisprudenza Art. 474 c.p. (vecchio testo) “Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall’art. 474 del c.p. non può avere ad oggetto beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o segno distintivo della merce che risulti abusivamente riprodotto ovvero falsificato” (fattispecie relativa alla riproduzione di pupazzi di noti cartoni animati privi di qualsiasi marchio riferibile ai licenziatari autorizzati alla produzione e alla distribuzione – Cass. Pen. III, 7.8.2006, n. 28159 – si veda anche Cas. III pen. 2.7.2001, n. 26754); Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

13. I.1.2 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTInell’interesse del titolare del diritto di proprietà industriale (interesse privato) L’ordinamento prevede inoltre strumenti di tutela penale nell’esclusivo interesse dei titolari dei diritti di proprietà industriale lesi. Evidente il valore economico dell’interesse dell’imprenditore di contrassegnare in via esclusiva i propri prodotti con un marchio, una forma, un contenuto. L’impresa titolare, che ha investito risorse per la progettazione e lo sviluppo del prodotto mira a salvaguardare un diritto di esclusiva sullo stesso. Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

14. I.1.2 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTInell’interesse del titolare del diritto di proprietà industriale (interesse privato) Per le condotte contraffattive o di sfruttamento commerciale delle contraffazioni industriali lesive di un interesse privato rilevante, l’ordinamento penale prevede: • Procedibilità a querela (la remissione di querela potrà valere a far cadere un procedimento penale già in corso). • Pene più lievi (la lesione di un interesse solo privato è di minore allarme sociale della lesione di un interesse collettivo) Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

15. I.1.2 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTInell’interesse del titolare del diritto di proprietà industriale (interesse privato) Art. 127 Dlgs 10.2.2005 n. 30 (Codice della Proprietà industriale) 1. Salva l’applicazione degli artt. 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,00 euro. […] Art. 517-ter c.p. – (Fabbricazione e commer- - cio di beni realizzati usurpando titoli di pro- - prietà industriale). Con la L. 99/2009 la norma ha integralmente sostituito il primo comma dell’art. 127 Cod. Prop. Ind. Salva l’applicazione degli artt. 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni di cui al primo comma. Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

16. I.1.2 - TUTELA DI MARCHI E BREVETTInell’interesse del titolare del diritto di proprietà industriale (interesse privato) Il nuovo Art. 517-ter del C.P.I. analisi delle novità - Il significato usualmente accolto dalle norme penali è quello di esercizio di un potere o di un diritto altrui appropriandosene indebitamente. • Quindi il diritto esiste effettivamente, in quanto ben vi è un valido titolo di proprietà industriale, però lo stesso è esercitato da chi non ne ha diritto; • Tipico esempio è quello del licenziatario che distribuisca prodotti originali oltre l’ambito territoriale contrattualmente stabilito con il titolare del marchio o del licenziatario che produca beni oltre i limiti stabiliti dal titolare del brevetto; • Prima della L. 99/09 il rimedio di fronte a condotte di ususurpazione del titolo era solo contrattual/civilistico, dopo la L. 99/09 il rimedio diviene a tutti gli effetti penale “ […] usurpando […]” Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

17. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY • Interessi privati relativi al singolo titolare del titolo di proprietà industriale

18. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY A differenza della contraffazione di marchio o segno registrato (artt. 473, 474, 517 ter) vi sono condotte in grado di confondere il pubblico non su quale sia l’azienda produttrice del bene o servizio ma sulla origine territoriale o qualità dello stesso. Vi sono condotte, inoltre, che pur se idonee a confondere il pubblico su quale sia l’azienda produttrice del bene o servizio (cd provenienza) non vengono integrate per effetto di vera e propria contraffazione ma di semplice inganno. Si ha inganno e non contraffazione o quando il segno copiato non è effettivamente registrato o quando la condotta non è sufficientemente imitativa ma meramente somigliante. Pur non essendo condotte propriamente lesive della pubblica fede (in quanto non sono contraffazioni di vere pubbliche attestazioni) le stesse, lesive dell’industria e del commercio, pongono comunque in grave pericolo i consumatori. Per questo l’ordinamento prevede: • Procedibilità d’ufficio • Pene severe Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

19. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY • L. 24-12-2003 n. 350 • Art. 4, comma 49 • È punita ai sensi dell’art. 517 c.p.: • la falsa indicazione “MADE IN ITALY” su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine (NB il C.D.C., Reg. Cee 2913/992, qualifica come origine il luogo in cui avviene l’ultima lavorazione o la lavorazione sostanziale del prodotto); • la fallace indicazione, i.e. • quando pur essendo sul prodotto indicata la sua origine o provenienza estera, il consumatore è indotto fraudolentemente a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, • quando sul prodotto vengono apposti marchi di aziende italiane su prodotti o merci che non hanno origine in Italia e sono privi di indicazioni precise idonee ad evitare errori sulla loro effettiva origine estera –(introdotta con art. 17, comma quarto, L. 99/09). art. 517 c.p. - (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza, o qualità dell’opera o del prodotto è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. art. 517 quater-(contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), introdotto con D.L. 99/09 - reclusione fino a due anni - multa fino a euro 20.000 - chiusura dello stabilimento o revoca licenza se il fatto è di particolare gravità

20. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY L. 24-12-2003 n. 350 Art. 4, comma 49 “…quando sul prodotto vengono apposti marchi di aziende italiane su prodotti o merci che non hanno origine in Italia e sono privi di indicazioni precise idonee ad evitare errori sulla loro effettiva origine estera. (introdotta con L. 99/09). NB:vi sono state amplissime discussioni sul punto: le associazioni dei consumatori hanno gradito, non certo i produttori che per risparmiare sul costo della manodopera immettono sul mercato merci più economiche non originarie dell’Italia: - Si è ritenuto che la formulazione della norma in sé tradisse un pregiudizio solo per le merci prodotte da aziende italiane aventi brand italiano a vantaggio delle aziende straniere aventi brand straniero; - Non è stato chiarito il concetto di “origine estera” (extra Italia p extra UE?); - si è evidenziato che la norma, in quanto regola tecnica, violerebbe l’art. 8 della Direttiva Cee 83/189 che impone l’immediata comunicazione alla Commissione Europea prima della sua entrata in vigore. • SOLUZIONE: D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16: • Comma 8: “”l’art. 17, comma 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è abrogato”; • Comma 9, prevede nuova formulazione: “Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine del prodotto o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa in fase di commercializzazione sulla effettiva origine del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000”; • Comma 4: il reato ex art. 517 c.p. è punito in via residuale solo per le condotte di presentazione del prodotto come interamente realizzato in Italia (100% made in Italy; 100% Italia) pur non essendolo.

21. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY Giurisprudenza art. 517 c.p. - “in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non può definirsi “fabbricante del prodotto” colui che si limiti a porre in commercio un bene acquistato all’estero da terzi senza aver partecipato al processo di produzione, in quanto ciò costituisce comportamento ingannevole per il consumatore, idoneo a configurare il reato di cui all’art. 517 del c.p. ” (in materia di sequestro preventivo di sanitari prodotti in Cina su cui era apposta la dicitura “fabbricante” riferita a una ditta italiana – Cass. Pen. III, 9.4.2008, n. 24100); -”Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura conceived by accompagnata dall’indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana “concepito” e/o “immaginato” non sta a indicare né la provenienza né l’origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello e il marchio utilizzato per la realizzazione di esso” (Cass. III, 22 giugno 2006, n. 21797) Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

22. I.2 - PROPRIETA’ INDUSTRIALE:indicazioni geografiche denominazioni di origine MADE IN ITALY Tre importanti novità introdotte con la L. 99/09 • Art, 15, comma 7: La responsabilità amministrativa degli enti ex Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 è ora estesa anche per gli articoli 473, 474, 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater • Art. 15, comma i lett. c): è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto il prodotto il prezzo il profitto • Art. 17, comma 3: è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti, per la vendita o venduti i materiali contraffatti Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

23. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 Il diritto d’autore è quell’insieme di diritti di natura morale o patrimoniale attribuiti all’autore di un opera dell’ingegno, cioè caratterizzata da creatività. L’ordinamento italiano, con la L. 22.4.1941 n. 633, tutela penalmente sia i diritti d’autore in senso proprio (creatività) sia una serie di diritti a questi connessi (produzione e diffusione di opere creative altrui). Una serie di modifiche successive al testo originario della norma – forse dettate dalla comprensibile esigenza di modernizzazione in linea con il progresso tecnologico - hanno tuttavia creato tre principali inconvenienti: - casistica eccessiva: nuove forme di violazione del diritto d’autore rischiano di rimanere escluse da elenchi apparentemente tassativi; - generico ricorso ad indeterminati concetti di antigiuridicità del fatto (abusivamente, senza averne diritto), ai confini con la scusabilità dell’errore sul fatto ex art. 47, comma terzo c.p., o a indeterminate definizioni della sua gravità(se il fatto è di rilevante gravità…) - disparità ingiustificate fra fattispecie aventi medesimo disvalore sociale Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

24. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 art. 171 - punisce in generale tutti le condotte lesive dei diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore o al legittimo titolare di diritti su opere dell’ingegno di qualsiasi tipo; - fra queste condotte ne menziona espressamente una qualificabile come di upload nel file sharing a fini meramente personali (si veda infra 171-ter) - è sufficiente la mera consapevolezza e volontà (dolo generico) di porre in essere condotte abusive; - è prevista mera pena pecuniaria (da euro 51 a euro 2.065) tuttavia, se i fatti sono commessi sopra un’opera non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità o danneggiamento/modificazione dell’opera, reclusio- -ne fino a 1 anno e multa non inferiore a 516 euro; NB controverso se il mero downloading costituisca fattispecie di reato NB unica disposizione della L.d.A. che sanziona penalmente la violazione di un diritto morale e non di mera utilizzazione economica dell’autore Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

25. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 art. 171-bis - punisce tutte le condotte poste in essere in violazione dei diritti sui programmi per elaboratore e per le banche dati; - punito anche l’utilizzo di qualsiasi mezzo volto ad eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore - occorre il dolo specifico del fine di profitto; - è prevista la reclusione da 3 mesi a sei anni e multa da € 2.582 ad € 15.493 ; - pena non inferiore nel minimo a due anni di reclusione e multa ad € 15.493 per fattispecie di rilevante gravità NB si discute se i videogames rientrino o no fra i programmi per elaboratore (art. 171-bis) o fra le sequenze di immagini in movimento (art. 171-ter - vd infra) come ha affermato Cass. Sez. III 2007/33768. La differenza è rilevante perché le fattispecie richiedono elemento soggettivo del tutto differente. NB si discute se i cracking modchips (es. modifiche di consolle di gioco per utilizzare copia masterizzata del programma) siano o no punibili ex art. 171-bis. Per Trib. Bolzano del 20.12.2005 no ben potendo la modifica non essere univocamente finalizzata all’elusione (es. copia di riserva di programma regolarmente acquistato) NB a differenza del successivo art. 171-ter, (fine di lucro) anche il fine di mera utilità personale e non economica integra l’elemento soggettivo. NB la “rilevante gravità” è concetto indeterminato assai discutibile Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

26. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 art. 171-ter comma primo - punisce in generale tutti gli atti (riproduzione, detenzione per vendita, vendita) di pirateria fonografica e videografica nonché lesivi di diritti relativi a opere letterarie, drammatiche scientifiche, multimediali, - nonché di vendita e distribuzione di supporti contenenti fonogrammi e videogrammi sprovvisti dell’obbligatorio contrassegno SIAE, - nonché di elusione di servizi criptati ad accesso condizionato (non relativi a trasmissioni audiovisive – vd art. 171-octies) mediante misure tecnologiche ex art. 102-quater o di alterazione e rimozione delle informazioni elettroniche apposte a propria tutela dai titolari dei diritti ex art. 102-quinques; - richiede il dolo specifico del fine di lucro; - è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa (da euro 2.582 a euro 15.493). NBLa corte di Cassazione, Sez. III penale il 2 aprile 2008 (sent. nn. 13853, 13810, 13816), conformemente alla Sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia Europea, ha affermato che il bollino SIAE non è penalmente tutelato. Infatti, come prevede la Dir. 83/189, le norme che fanno obbligo dell’apposizione del bollino SIAE costituiscono “regola tecnica“ sulla commercializzazione o prestazione di un servizio o prodotto, che come tale, per avere effetto verso i terzi doveva prima venire notificata alla Commissione delle Comunità europee, cosa mai avvenuta! Lo scorso 23 aprile è stato pubblicato il D.P.M. 23 febbraio 2009, n. 31 che reca il regolamento di disciplina del contrassegno ai sensi dell’art. 181-bis L. 11 aprile 1941, n. 633. Si rietiene che l’eventuale notifica dello stesso non sanerebbe l’impasse trattandosi di norma secondaria e non primaria NB non trova alcuna giustificazione la differenza (introdotta con L. 43/2005, che sostituisce la precedente formulazione ad opera della Legge Urbani), fra il fine di profitto ex art. 171-bis ed il fine di lucro ex art. 171-ter. Il legislatore ha creato una illegittima disparità di trattamento sicuramente passibile di vizio di illegittimità costituzionale per violazione art 3 Cost. Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

27. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 In teoria Sì Non vi sarebbe rapporto di specialità pertanto il 171-ter, comma primo, non prevarrebbe sull’art. 648 c.p. (Cass. S.U. 20.12.2005 n. 47164) …Tuttavia Con la L. 248/2000 si introdusse (art. 16) un illecito amministrativo per il caso di utilizzo, riproduzione, acquisto di opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore non configurabile per il caso di concorso nel reato presupposto ex artt. 171-171-octies ed evidente rapporto di specialità con l’art. 648 c.p. data la specialità della norma, in caso di concorso CON il reato di utilizzo ex art. 171-ter comma primo (ad esempio prima acquisto bene in violazione del diritto d’autore o di diritto connesso – 648 c.p. – poi lo detengo per la vendita), la fattispecie prevaleva sulla ricettazione (si veda Cass., II, Pen, 7 luglio 2009 n. 35079, in tema di concorso fra 171-ter relativamente al contrassegno SIAE e art 16 L. 248/2000). In seguito il Dlgs 68/2003 ha abrogato l’art. 16 della L. 248/2000 sostituendolo con altra fattispecie di illecito amministrativo, non speciale rispetto a 648 c.p. e configurabile solo se non vi è concorso con una qualunque fattispecie di reato di cui agli artt. 171 e ss. inserita nella LdA (art. 174-ter). PROBLEMA: l’art. 171-ter comma primo con la ricettazione ex art. 648 c.p.? Premesso che, in generale, per la configurabilità dell’art. 648 c.p. il ricettatore non può avere direttamente concorso nel cd reato presupposto che determina la provenienza delittuosa del bene: “fuori dei casi di concorso di concorso nel reato …” Pertanto, dall’entrata in vigore del Dlgs 68/2003 L’art. 648 c.p. torna ad essere perfettamente configurabile in concorso con 171-ter comma primo. Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

28. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 art. 171-ter comma secondo Prevede pena più severa (da 1 a 4 anni di reclusione e da euro 2.582 a euro 15.493 di multa) per: - riproduzione, detenzione per vendita, vendita di opere tutelate in misura superiore a 50 copie; - messa a disposizione del pubblico, a fini di lucro, tramite reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere di un’opera dell’ingegno - organizzazione di tipo imprenditoriale, promozione, organizzazione delle condotte di cui al comma 1 NB Quila condotta di file sharing a differenza dell’art. 171-bis è prevista per il preciso fine (dolo specifico) di lucro Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

29. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 art. 171-quater - punisce: il noleggio (locazione) abusivo di opere protette; la fissazione delle prestazioni artistiche di interpreti ed esecutori (bootleg) - richiede il dolo specifico del fine di lucro; - è previsto l’arresto sino ad un anno e l’ammenda da euro 516 a euro 5.164. art. 171-octies -punisce la promozione, la vendita, l’utilizzo di apparati atti alla decodificazione di servizi ad accesso condizionato relativi a trasmissioni audiovisive (norma speciale rispetto ad art. 171-ter) per uso pubblico o privato -richiede un generico fine fraudolento (cioè di elusione); - prevede pena severa: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.582 a euro 25.822; - prevede aggravio per la rilevante gravità del fatto NB quanto alla fissazione delle prestazioni artistiche di interpreti ed esecutori, la norma tutela solo i diritti connessi. E’ infatti ben possibile che vi sia una lesione del diritto connesso e non anche una lesione del diritto dell’autore. NB forti perplessità: non si spiega perché qui, a differenza delle fattispecie non relative a trasmissioni audiovisive (art. 171-ter, c I, lett.f)), viene punito con pena fortemente severa anche il mero uso privato. NB come per art. 171-bis è fortemente discutibile una simile l’indeterminatezza del fatto Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

30. II - I reati in materia di diritto d’autore: L. 22.4.1941 n. 633 la confisca art. 171-sexies è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti per commettere i reati di cui agli artt. 171-bis, 171-ter, 171-quater, nonché dei supporti audio e video sprovvisti di contrassegno SIAE o provvisti di contrassegno contraffatto o alterato . Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

31. IV - COME TUTELARSIIV.1 – in sede penale • Denuncia Querela (art. 120-126 c.p.). Con la denuncia querela si chiede la punizione del colpevole per un fatto costituente reato commesso ai propri danni. Consiglio pratico: La denuncia querela è un ottimo strumento per esercitare pressione sul querelato affinché desista dall’azione criminosa. A tal fine, tuttavia, non si dovrà incolpare lo stesso di un reato procedibile d’ufficio. In tal caso, infatti, l’intervenuta remissione di querela per il raggiungimento di un accordo non sarebbe idoneo a portare ad una conclusione della vertenza penale che proseguirebbe, appunto, d’ufficio. In altre parole, il querelato di un reato perseguibile d’ufficio, non ha alcun motivo di concludere con voi un vantaggioso accordo, atteso che, comunque, il procedimento nei suoi confronti prosegue! Resta fermo il fatto che anche se non incolpate il querelato di reato perseguibile d’ufficio, il PM, di propria inziativa potrà procedere anche per esso. • Perquisizione e Sequestro Con lo strumento della denuncia querela si può anche chiedere che si proceda a forme di perquisizione (artt. 247-251 c.p.p.) ed eventualmente anche di sequestro sul corpo di reato o sulle cose pertinenti al reato. Il sequestro può essere probatorio - per assicurare i mezzi di prova raccolti (artt. 252, 253 c.p.p.) o preventivo per evitare che il reato possa protrarsi o aggravarsi a causa della perdurante detenzione del corpo di reato o della cosa pertinente al reato. Consiglio pratico: poiché il PM e prima ancora le forze di P.S. non sono formalmente tenuti a dare riscontro alle richieste di perquisizione o sequestro, essendo atti di loro esclusiva iniziativa, è bene anticipare la richiesta sensibilizzando direttamente i nuclei delle forze di P.S. Ad esempio presso la fiera di RHO è presente il Nucleo Mobile della GdF (via Martiri della Libertà, 18, tel. 02/9302244) , altamente specializzato nella lotta alla contraffazione. Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

32. IV - COME TUTELARSIIV.1 – mediante misure alla frontiera B) LE MISURE ALLA FRONTIERA Domanda di intervento delle Autorità Doganali (Reg. CE 1383/2003) • Premessa In linea con quanto prevede l’Accordo TRIPS del ‘94 è previsto un sistema internazionale di protezione contro la diffusione in ambito comunitario di merci (immesse in libera pratica o scoperte in occasione di un controllo effettuato in territorio doganale della comunità) contraffatte, usurpative, lesive di diritti relativi a un brevetto, o alla privativa per ritrovati vegetali, o alle denominazioni di origine o geografiche. Sono escluse: le merci che semplicemente varcano i confini senza il consenso del titolare, che però sono prodotte con il consenso del titolare del diritto, talché non sono oggetto di contraffazione o usurpazione; le merci oggetto di vendite parallele, i.e. fuori dei canali di distribuzione contrattualmente stabiliti; le merci non aventi carattere commerciale ma esclusivamente personale. • Procedura a) d’ufficio: la stessa autorità doganale può sospendere lo svincolo o procedere al blocco della merce sospetta; il provvedimento viene notificato al titolare del diritto leso e perde effetto se entro tre giorni lavorativi lo stesso non presenta direttamente una domanda di intervento. b) su domanda del titolare del diritto leso o di suo procuratore (vedi subito infra) Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it

33. IV - COME TUTELARSIIV.1 – mediante misure alla frontiera • INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI • Se accolgono (con provvedimento notificato al richiedente entro 30 gg lavorativi dalla richiesta – art. 5. c. 7) trasmettono immediatamente la decisione all’ufficio doganale competente a dare esecuzione (per un tempo non superiore ad un anno prorogabile su richiesta del titolare – art. 8, c.1) al provvedimento ; • L’ufficio doganale può procedere al blocco delle merci (art. 9, c.1), nonché (art. 9, c.3.): alla loro ispezione; al prelevamento di loro campioni nonché loro eventuale trasmissione allo stesso titolare per agevolare gli accertamenti; alla trasmissione al titolare di ogni informazione utile agli accertamenti – fatte salve le norme nazionali a protezione dei dati personali, del segreto professionale e commerciale; • Con il consenso del titolare e senza l’espressa opposizione del detentore della merce si può attuare procedura semplificata della distruzione della merce (art. 11); • Il blocco è revocato se entro 10 gg. lavorativi il titolare richiedente non ha attuato, secondo la legislazione nazionale del luogo in cui si trova la merce , una procedura intesa ad accertare la violazione di un diritto di proprietà intellettuale (art. 13). • il proprietario, il dichiarante, il detentore, l’importatore delle merci sottoposte a blocco può ottenere lo svincolo delle merci mediante deposito di una garanzia pecuniaria sufficiente e sempre che entro dieci giorni sia stata avviata la procedura di cui all’art. 13 B) LE MISURE ALLA FRONTIERA • DOMANDA DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI (REG. CE 1383/2003) • viene rivolta al servizio doganale competente (in Italia è l’Agenzia delle Dogane - si consiglia di visitare il sito dell’Agenzia delle Dogane e scaricare i moduli con le relative istruzioni; • deve soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 5, c. 5, in generale tutto quanto consenta un’individuazione sufficientemente accurata delle merci, del diritto leso, del tipo di frode, del titolare del diritto o suo delegato; • deve contenere anche una dichiarazione (art. 6) di assunzione di responsabilità per il caso di non prosecuzione della procedura (vdinfra) o di soccombenza; Avv. Giuseppe Locurcio - Via P. Andreani, 4, 20122 Milano - tel/fax 02-76008865/66 locurcio@tin.it