LO SCENARIO EUROPEO:

1. “IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE: IL QUADRO EUROPEO ED INTERNAZIONALE”AVVOCATI ASSOCIATIFELTRINELLI & BROGIPATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS

2. LO SCENARIO EUROPEO: La Direttiva 2004/48/CE “sull’Enforcement” dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e la sua attivazione. I nuovi poteri del giudice • inquisitori • anticipatori • risarcitori

3. LE MISURE INQUISITORIE • Esibizione o sequestro degli elementi di prova della contraffazione (violazione dei diritti) e della sua entità • In caso di violazioni su scala commerciale: ordine di comunicazione delle informazioni bancarie, finanziarie, commerciali • Ottenimento delle informazioni sull’origine e reti distributive delle merci tramite interrogatorio dell’autore della violazione e di ogni altra persona che a) sia trovata in possesso delle merci b) sia stata sorpresa a fornire servizi utilizzati per la contraffazione del diritto (intermediari, pubblicitari) c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come implicata nella produzione o commercializzazione di prodotti in violazione di un diritto di proprietà intellettuale

4. LE MISURE INQUISITORIE (Segue)Informazioni ottenibili coattivamente • Nome ed indirizzo dei pubblicitari, dei distributori, dei fornitori, dei detentori, dei grossisti e dei dettaglianti dei prodotti contestati • Quantità prodotte, consegnate, ricevute, ordinate • Prezzo dei prodotti e servizi ritenuti costituire violazione di un diritto di proprietà industriale

5. LE MISURE ANTICIPATORIE (CAUTELARI) • Descrizione e sequestro degli elementi di prova e delle merci contestate e “all’occorrenza” dei mezzi utilizzati nella produzione e/o distribuzione delle merci contestate e dei relativi documenti • Inibitorie (injunctions) di produzione e commercializzazione (o utilizzazione di servizi) in affermata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, con pagamento di penalità pecuniarie in caso di reiterazione o imposizione di una cauzione per l’eventuale risarcimento. L’inibitoria può essere emessa anche contro un intermediario. • In caso di asserite violazioni commesse su scala commerciale (cioè sempre), sequestro conservativo di beni mobili, immobili “compresi conti bancari e altri averi” (aziende) ai fini del (futuro) risarcimento

6. LE MISURE REPRESSIVE DEFINITIVEMisure da adottarsi in caso di definitivo accertamento della violazione di un diritto di proprietà intellettuale • Ritiro delle merci e dei mezzi destinati alla loro produzione • Esclusione definitiva dai circuiti commerciali • Distruzione • Ingiunzione definitiva nei confronti degli autori delle violazioni (con applicazione di penalità pecuniarie) e nei confronti degli intermediari (fornitori di servizi)

7. LE MISURE RISARCITORIE • Il risarcimento del danno comprende il lucro cessante e i benefici illegalmente ottenuti dal contraffattore • La “retroversione degli utili” ottenuti dal contraffattore • La royalty dovuta in caso di utilizzazione contrattuale del diritto • Il risarcimento del danno morale • Pubblicazione delle sentenze a spese del contraffattore

8. STATI UNITI D’AMERICA 1. PROVVEDIMENTI D’URGENZA (ANTICIPATORI) • Inibitorie (injunctions) provvisorie di produzione e commercializzazione dei prodotti (o utilizzazione dei processi) contraffatti • Sequestro dei prodotti e dei mezzi destinati alla loro produzione • Sequestro dei documenti (particolarmente dei documenti contabili) relativi alla produzione e commercializzazione dei prodotti asseritamente contraffatti

9. 2. RISARCIMENTO DEL DANNOSolo se la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è consapevole • Liquidazione dei danni fino al triplo delle perdite (o del mancato guadagno) • Minimo non inferiore al corrispettivo che il contraffattore avrebbe pagato in caso di licenza • “Statutory damages” (danni stabiliti preventivamente dalla legge)

10. TUTELA PENALE • Persone fisiche - Pena pecuniaria fino a 2 milioni di dollari - Detenzione fino a 10 anni (pene cumulabili) • Persone giuridiche - Pena pecuniaria fino a 5 milioni di dollari • Recidivi - Persone fisiche: pena pecuniaria fino a 5 milioni di dollari– detenzione fino a 20 anni (pene cumulabili) - Persone giuridiche: pene pecuniarie fino a 15 milioni di dollari

11. CINA: DOPPIO BINARIO DI TUTELA REPRESSIVA 1 - ENFORCEMENT AMMINISTRATIVO • AIC (Amministrazione Statale per l’Industria ed il Commercio) • QTSB (Ufficio Statale per la Qualità e Supervisione Tecnica) • PAD (Patent Administration Department) 2 – ENFORCEMENT GIUDIZIARIO • CORTI POPOLARI

12. LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE (AIC – QTSB – AMMINISTRAZIONI LOCALI) POSSONO SVOLGERE, (SU ISTANZA DI PARTE O D’UFFICIO): • ATTIVITA’ INVESTIGATIVA (interrogare persone, ispezionare luoghi e persone, consultare e copiare documenti di ogni genere, anche contabili) • ATTIVITA’ REPRESSIVA: - Ordine di immediata cessazione dell’attività contraffattoria - Confisca immediata e distruzione dei prodotti contraffattivi e dei mezzi adibiti alla loro realizzazione - Imposizione di multe al contraffattore

13. I VANTAGGI DELL’ENFORCEMENT AMMINISTRATIVO • RAPIDITA’ DELL’INTERVENTO (che spesso ha luogo lo stesso giorno della denuncia) • EFFETTIVA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI (l’AIC e il QTSB hanno un potere generale di autorizzazione e controllo su tutte le attività commerciali e possono quindi adottare sanzioni molto severe, come la revoca delle licenze industriali e di commercio; i loro provvedimenti sono quindi, in genere, prontamente eseguiti) • COSTI CONTENUTI (in virtù della loro rapidità e del loro carattere relativamente informale, le azioni amministrative sono generalmente assai meno costose dei procedimenti giudiziari)

14. SVANTAGGI DELL’ENFORCEMENT AMMINISTRATIVO • LE PENE PECUNIARIE INFLITTE NON SONO GENERALMENTE MOLTO SEVERE (anche in casi di grave contraffazione la multa non supera generalmente RMB 200.000, pari a circa 25.000 US$) • NON E’ POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA AMMINISTRATIVA • IL PROVVEDIMENTO NON E’ DEFINITIVO (entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento la parte può proporre azione giudiziaria avanti la competente Corte del Popolo, il che avviene, di regola, nel caso di irrogazione di multe elevate)

15. “ENFORCEMENT GIUDIZIARIO”L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA P.I. • NEL 1995 LA SUPREMA CORTE POPOLARE HA ISTITUITO AL SUO INTERNO UNA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LA P.I. • HANNO ISTITUITO SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA P.I. LE CORTI DI BEIJING (CORTI INTERMEDIE E SUPERIORI); SHANGHAI (CORTI INTERMEDIE E SUPERIORI) SHENZEN (CORTE INTERMEDIA), GUANZHOU (CORTE INTERMEDIA), HAINAN, JIANGSU, GUANDONG E FUJIAN (CORTI SUPERIORI) • PRESSO OGNI CORTE POPOLARE (generalmente a partire dalla Intermediate People’s Court), LA TERZA (SOTTO) SEZIONE CIVILE SI OCCUPA ESCLUSIVAMENTE DI P.I.

16. L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E LA P.I. • FORTE AUMENTO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI P.I. Nel 2000 a Beijing aumento del 42% rispetto al 1999 (nel periodo 1993-2002 le Corti della sola Beijing hanno trattato 4.501 casi, inclusi quelli di contraffazione di software e domain names Nello stesso periodo aumento del 55.4% a Jiangsu e del 16% a Shanghai • MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE E COMPETENZA SPECIFICA DEI GIUDICI La Corte Popolare di Beijing ha istituito una divisione di formazione ed addestramento in P.I. nell’ambito del “Beijing Judges Training Center”. Istituzione della “Peking University of Intellectual Property School”

17. AZIONI CIVILI • Prima dell’inizio della causa per contraffazione è possibile ottenere provvedimenti d’urgenza: - Provvedimenti di sequestro ed inibitoria (c.d. “conservazione della proprietà”) - Provvedimenti di “conservazione della prova” (descrizioni giudiziarie) per ottenere e conservare le prove della contraffazione. • Decisione della Corte Popolare entro 48 ore con eventuale imposizione di cauzione. • Revoca del provvedimento d’urgenza se la cauzione non è prestata o se la causa non inizia entro 15 giorni.

18. RISARCIMENTO DEL DANNO • Il danno per contraffazione di marchio e di brevetto è liquidato in base: - Ai ricavi illeciti del contraffattore - Alle perdite subite dal titolare del diritto a causa della contraffazione (comprese le ragionevoli spese legali e di investigazione) - Allorquando tali elementi non sono determinabili è prevista la determinazione legale del danno entro il limite massimo di RMB 500.000 (circa US$ 60.000) • In tema di contraffazione di brevetto è prevista, in mancanza di altri elementi, la liquidazione del danno in un “appropriato multiplo” del corrispettivo (royalty) dello sfruttamento su licenza del brevetto

19. AZIONI PENALI La contraffazione di brevetto e marchio può essere perseguita, anche come reato, sia d’ufficio (da parte della Procura Popolare) sia su denuncia della parte offesa, qualora: • sia dolosa (ad es. uso di un marchio identico a quello registrato su prodotti dello stesso tipo, falsificazione di marchi e brevetti, spaccio di prodotti falsi, ecc.) • sia di rilevante entità (oltre il valore di RMB 100.000 – US$ 12.500 ca.) • detenzione fino a tre anni, confino, lavori forzati o multa. • in casi di particolare gravità (per il valore e l’entità della contraffazione): detenzione da tre a sette anni e multa

20. VANTAGGI DELL’ENFORCEMENT GIUDIZIARIO • POSSIBILITA’ DI OTTENERE E FAR IMMEDIATAMENTE ESEGUIRE PROVVEDIMENTI D’URGENZA • AUTOESECUZIONE DELLE SENTENZE • POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL CONCRETO RISARCIMENTO DEL DANNO

21. “L’Enforcement” dei diritti di proprietà intellettuale (artt.39 TRIPS e 98 CPI) e la tutela delle informazioni aziendali segrete (tecniche e commerciali) che a) Non siano note o facilmente accessibili agli esperti del settore nella loro precisa configurazione e combinazione (es. elenchi di clientela con specifiche esigenze – know-how di processo, - non è richiesta la specifica novità o originalità - non è richiesta la segretezza assoluta b) Abbiano valore economico in quanto segrete (o non facilmente accessibili) c) Siano soggette a misure “ragionevolmente adeguate” a mantenerle “segrete” (nel senso di cui sub “A”)

22. E’ ora vietato (art. 99 CPI- 39 TRIPS) • Rivelare a terzi • Acquisire o utilizzare le informazioni aziendali riservate • Indipendentemente dalle modalità di acquisizione od utilizzazione

23. Forte opportunità di: • Adottare procedure (materiali e informatiche) di controllo e restrizione dell’accesso alle informazioni sui processi – prodotti – e clientela aziendali • Comunicare espressamente ai collaboratori tecnici e commerciali strategici sia interni che esterni la volontà di segretezza dell’azienda (vedere allegati)

24. Prima di procedere all’assunzione di collaboratori dipendenti o al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, verificare (con riscontro scritto): • L’eventuale sussistenza di parti di non concorrenza o specifici accordi di riservatezza • L’eventuale avvenuta comunicazione (scritta od orale) di doveri di segretezza in relazione alle specifiche mansioni od incarichi svolti

25. CONCLUSIONI • Verifica preventiva della non interferenza con i brevetti altrui dei nuovi processi e prodotti industriali • Registrazione sistematica di brevetti, modelli (design) e marchi per ogni nuovo prodotto e processo industriale • Controllo delle informazioni aziendali riservate ed espressa comunicazione dell’obbligo di segretezza ai collaboratori interni ed esterni • Verifica sistematica della sussistenza di eventuali doveri di riservatezza in capo ai nuovi collaboratori interni ed esterni