I. Article 13 de la directive:

1. APRAMREUNION DE TRAVAIL DU VENDREDI 14 septembre 2007Les sanctions civiles de la contrefaçon dans le cadre de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle : Quelles leçons retenir des exemples étrangers ?Dommages et intérêts et frais de justice:L’exemple allemandProf. Dr. Christian OSTERRIETH, Avocat associé,

2. I. Article 13 de la directive: • Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires: a) prennent en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,

3. I. Article 13 de la directive: ou • à titre d'alternative, peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l‘autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. 2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d‘être préétablis.

4. II. Projet d’une loi sur la mise en œuvre de la Directive du 20.04.2007 (Deutscher Bundestag, Imprimé 16/5048) • § 139 Loi sur les brevets (1) Celui qui utilise une invention brevetée contrairement aux §§ 9 à 13, peut être tenu responsable du préjudice par la partie lésée en cas de risque de répétition. Ce droit peut même être revendiqué si le risque d‘infraction n‘existe que pour la première fois. (2) Celui qui contrefait intentionnellement ou par négligence, s‘engage à rembourser les dommages-intérêts en résultant. En ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, le bénéfice que le contrefacteur a réalisé par la violation du droit, peut aussi être pris en compte. Le droit à dommages et intérêts peut aussi être calculé sur la base du montant que le contrefacteur aurait dû verser à titre de rémunération adéquate s‘il avait obtenu la permission d‘utiliser l‘invention.

5. II. Projet d’une loi sur la mise en œuvre de la Directive du 20.04.2007 (Deutscher Bundestag, Imprimé 16/5048) • § 14/§ 15 Loi sur les marques § 14 sera modifié de la manière suivante: a) L‘alinéa 5 sera rédigé de la manière suivante: "(5) Celui qui utilise une marque contrairement aux alinéas 2 à 4, pourra être tenu responsable du préjudice par le titulaire de la marque en cas de risque de répétition. Ce droit peut même être revendiqué si le risque d‘infraction n‘existe que pour la première fois."  b) L‘alinéa 6 s‘énonce ainsi: "Celui qui contrefait intentionnellement ou par négligence s‘engage à payer des dommages et intérêts au titulaire de la marque pour les dommages résultant de la contrefaçon. "

6. II. Projet d’une loi sur la mise en œuvre de la Directive du 20.04.2007 (Deutscher Bundestag, Imprimé 16/5048 16/5048) Les phrases suivantes seront ajoutées à l‘alinéa 6: "Lors du calcul du montant des dommages et intérêts, le bénéfice que le contrevenant a réalisé en raison de la violation du droit, peut être pris en compte. Le droit à dommages et intérêts peut aussi être calculé sur la base du montant que le contrefacteur aurait dû verser à titre de rémunération adéquate s‘il avait obtenu la permission d‘utiliser la marque." c) Ceci est aussi valable pour le § 15 de la loi sur les marques pour des relations d‘affaires. 3. Le même s’applique pour le droit sur les dessins et modèles, le droit sur des modèles d’utilité, le droit des topographies et le droit d’auteur

7. II. Projet d’une loi sur la mise en œuvre de la Directive du 20.04.2007 (Deutscher Bundestag, Imprimé 16/5048 16/5048) 4. Les différences • Codification de la loi disant qu’un droit peut être revendiqué même si une infraction menace de se produire pour la première fois. b) Codification légale de la juridiction valable jusqu’ici sur le calcul des dommages et intérêts

8. III. Juridiction • Trois types de calcul des dommages et intérêts • Remboursement du dommage concret • Attribution du bénéfice du contrevenant • Analogie de licence Dans le détail:

9. III. Juridiction • Remboursement du dommage concret: Calcul sur la base du dommage différentiel réellement subi par la partie lésée y compris le bénéfice perdu selon les §§ 249 ff. BGB (Code civil allemand)

10. III. Juridiction • Attribution du bénéfice du contrevenant: (1) Problème de calcul du bénéfice du contrevenant Décision sur l‘„Attribution des coûts fixes„ BGH (Cour fédérale suprême) du 2.11.2000 (GRUR 2001, 329) pour violation des modèles de fabrique:

11. III. Juridiction • Principe: "... les coûts fixes ne doivent être déduits que si et dans la mesure où ils peuvent être attribués directement et exceptionnellement aux objets violant les droits de propriété."

12. III. Juridiction • Les coûts doivent être présentés de manière contrôlable, charge de la preuve: au contrevenant • En cas de justification précise, les coûts suivants sont déductibles: • Frais de production / Valeur d‘achat • Emballage • Finition à l‘intérieur de l‘entreprise • Assurance qualité • Frais de location/entrepôt, amortissements immobiliers

13. III. Juridiction 6. Frais d‘assurance • Commissions, annulations • Personnel 9. Coûts d‘énergie 10. Coûts de développement 11. Coûts de garantie, service après-vente

14. III. Juridiction • Problème de la causalité pour l‘origine du dommage Décision "Lifter" du OLG Düsseldorf en date du 2.06.2006 pour le droit des brevets (Mitt. 2006, 553): • Pas d‘indice concernant le fait que le bénéfice du contrevenant repose dans toute son ampleur sur le fait qu‘une marque/un brevet étranger a été utilisé • Le tribunal peut évaluer selon § 287 ZPO (Code civil de procédure) quelle partie du bénéfice réalisé peut être affectée à l‘utilisation de la marque brevetée.

15. III. Juridiction • Critères pour l‘évaluation selon § 287 ZPO: • Causalité de la violation pour des décisions de vente • Position des parties sur le marché • Signification des marques/inventions pour le produit dans son ensemble

16. III. Juridiction c) Analogie de licence: Calcul du dommage sur la base d‘une redevance de licence adéquate - peu important le fait que la partie lésée aurait été disposée à conclure un contrat avec le contrevenant - peu important le fait que le contrevenant a sollicité une licence et l‘aurait aussi payée - une redevance fictive de licence est fixée, redevance que les deux parties aurait convenu raisonnablement lors de l‘appréciation de l‘ensemble des circonstances - pas de supplément de pénalisation, facile à calculer, cas de comparaison nécessaires

17. III. Juridiction • Conséquences: • Les trois types de calcul sont dans un rapport d‘exclusivité les uns par rapport aux autres. • Le type de calcul choisi la plupart du temps: l‘analogie de licence, car c‘est le calcul le plus simple à faire. • Un remboursement du dommage immatériel n‘était prévu jusqu‘ici dans la législation allemande que dans la loi des droits d‘auteur. d) Cependant des dommages au niveau image de marque peuvent être recensés via les dommages matériels. • Dans la loi sur les marques, le remboursement du dit dommage de confusion sur le marché peut être exigé en plus.

18. III. Juridiction • Exemples • Loi sur les marques La Décision "Noblesse" du BGH en date du 6.10.2005 (GRUR 2006, 419) confirme par ailleurs l‘existence du droit de choisir de la partie lésée entre les trois méthodes de calcul connues. - Lors du choix du bénéfice du contrevenant, il faut avoir recours à l‘information du contrevenant, car un calcul n‘est pas possible sans les informations du contrevenant, même sur la base d‘une évaluation.

19. III. Juridiction • L‘obligation totale de donner des renseignements n‘est donnée que lorsque le bénéfice du contrevenant est dans toute son ampleur et exclusivement la conséquence de la violation de la loi. • Restitution du bénéfice total du contrevenant uniquement pour des marques très célèbres: "must de cartier", OLG Karlsruhe Jugement du 23.05.2004 (Mitt. 2001, 447) - Taux de redevance de licence dans la loi sur les marques est très faible: 1 - 5%

20. III. Juridiction • Loi sur les dessings et modèles, Loi sur les brevets • Décision sur l‘„Attribution des coûts fixes„ du BGH de 2.11.2000 (GRUR 2001, 329) • Décision "Lifter„ du OLG Düsseldorf du 2.06.2006 (Mitt. 2006, 553) • Le bénéfice à restituer doit avoir été réalisé exactement par l‘utilisation illicite du brevet étranger, à savoir représenter un bénéfice réalisé directement avec les actes par lesquels le brevet a été violé • Quote-part de 20 % du bénéfice en tant que dommages et intérêts • Évaluation est nécessaire selon § 287 ZPO • Taux de redevance de licence selon la branche: 0,5-20 % du chiffre d‘affaires

21. IV. Question sans réponse: Simple redevance de licence? • Teneur de la directive: Article 13 “… tels que, au moins, le montant …" 2. Proposition de loi actuelle: “… rémunération adéquate …"

22. IV. Question sans réponse: Simple redevance de licence? • Le problème: - Lors du calcul des dommages et intérêts selon l‘analogie de licence, il faut fixer au moins la redevance de licence simple. - Cependant il ne faut pas permettre une reproduction de cette redevance, car aucun "punitive damages", tels que ce que l‘on connaît dans le droit américain US, ne doit être possible. - Ce concept correspond aussi à la directive, car aucun dommage et intérêt punitif ne doit être introduit.

23. IV. Question sans réponse: Simple redevance de licence? - Cependant, il ne faut pas calculer la redevance de licence la plus basse mais une rémunération "adéquate" est autorisée par la loi. - Cependant des voix s‘élèvent concernant le calcul, qui exigent une possibilité de multiplier la redevance de licence par deux: - cette opinion est justifiée par le fait qu‘il n‘est pas juste que le contrevenant soit considéré au même niveau qu‘un licencié payant sa redevance légalement et ne soit „puni“ lors de la découverte de son acte que par le paiement de la licence exigée normalement.

24. IV. Question sans réponse: Simple redevance de licence? C‘est pourquoi: Selon une recommandation de deux commissions du Bundesrat (Bundesrat Imprimé 64/7/07 du 26.02.07): - une redevance de licence double doit être présumée en tant que bénéfice du contrevenant - ceci est cependant très controversé, car une présomption de bénéfice réfutable semble plutôt douteuse pour un calcul abstrait des dommages et ceci représenterait une approche des dommages et intérêts en vigueur dans la loi américaine US.

25. V. Frais de justice • Art. 14 de la directive: Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas. 2. Correspond depuis longtemps à la pratique en Allemagne – pas d’adaptation nécessaire

26. Merci beaucoup pour votre attention ! Prof. Dr Christian Osterrieth REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Düsseldorfer Straße 189 Tel. +49 (0)211 550 220 40545 Düsseldorf Fax +49 (0)211 550 22 550 Christian.Osterrieth@rokh-ip.com www.rokh-ip.com