APRAM 17 décembre 2010 Une année de pratique de la marque communautaire Les décisions majeures de l’année en matière de

1. APRAM17 décembre 2010Une année de pratique de la marque communautaireLes décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus Bertrand GEOFFRAY

2. Les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus de refus I – Caractère distinctif (article 7-1 b, 7-1 c, 7-1 d) II – Autres motifs de refus (article 7-1 e à 7-1 k)

3. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) A – Signe non distinctif (art. 7-1 b) 1° Les signes verbaux : les slogans et les lettres 2° Les signes figuratifs (couleurs) 3° Les signes tridimensionnels ou les signes portant sur une forme

4. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-a) Les slogans CJUE, 21 janvier 2010, Audi AG c/ OHMI - C-398/08 VORSPRUNG DURCH TECHIK Classes 9, 12, 14, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 45

5. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) Dans son pourvoi, la requérante reproche au TPI : D’avoir exigé que le signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services; D’avoir ainsi posé des exigences plus sévères, pour apprécier le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, que celles normalement requises; Le simple fait qu’un signe puisse constituer un slogan publicitaire ou présenter un caractère élogieux, ne s’opposerait pas selon elle à la reconnaissance d’un caractère distinctif;

6. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) La Cour va rappeler : Que l’enregistrement d’une marque composée de d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits, n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation; Qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes Qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan présente un « caractère de fantaisie », qui aurait pour conséquence un effet de surprise. (Mobelwerk C-64/02)

7. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) Selon la Cour : Le tribunal a procédé à une interprétation erronée de ces principes puisqu’il a conclu au manque de caractère distinctif du signe en se fondant sur le fait que celui-ci serait perçu comme une formule promotionnelle; Le simple fait qu’une marque puisse être perçue comme une formule promotionnelle n’est pas en soi suffisant pour conclure à son absence de caractère distinctif; La connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci puisse être néanmoins apte à identifier une origine économique.

8. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) Selon la Cour : Pour autant que le public perçoit le signe comme une indication d’une origine économique, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, Perçue comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.

9. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) La Cour sanctionne aussi la position traditionnelle du Tribunal selon laquelle : Le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçu comme fantaisiste, surprenant et inattendu, ne rend pas pour autant ce signe distinctif. Selon la Cour en effet: Si l’existence de telles caractéristiques ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un caractère distinctif.

10. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) La Cour annule donc la décision du tribunal et décide, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice, de statuer elle-même sur le litige. Elle considère que: Des slogans peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer une origine économique. C’est le cas notamment lorsque ces slogans ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public.

11. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) En l’espèce : Si le signe VORSPRUNG DURCH TECHNIK peut véhiculer un message objectif, selon lequel la supériorité technique permet la fourniture de meilleurs produits et services et, partant, se révéler assez simple, Il ne peut être qualifié d’ordinaire au point d’exclure d’emblée que ladite marque est apte à indiquer une origine économique.

12. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) En effet : Le message ne découlerait pas de manière évidente dudit slogan; Un effort d’interprétation de la part du public serait nécessaire. Il présenterait en outre une certaine originalité et prégnance le rendant facilement mémorisable. La cour annule donc la décision de la Chambre de recours.

13. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-b) Les lettres CJUE, 9 septembre 2010, OHMI c/BORCO C-265/09 Classe 33

14. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-b) Les lettres : exigence d’un examen concret du caractère distinctif La Cour rappelle Que, conformément à l’article 4 du RMC, les lettres comptent parmi les catégories de signes susceptibles de constituer une marque; Cependant, l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque n’implique pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu’il désigne.

15. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-b) Les lettres : exigence d’un examen concret du caractère distinctif Même s’il peut apparaître plus difficile d’établir le caractère distinctif de certaines catégories de signes, il n’y a pas lieu de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l’appréciation du caractère distinctif tel qu’interprété par la jurisprudence; Or, il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif doit toujours être apprécié in concreto par rapport aux produits et services visés. Ainsi, même si la Cour a déjà reconnu que certaines catégories de signes peuvent plus difficilement bénéficier d’un caractère distinctif ab initio, ceci ne dispense pas les Offices de procéder à un examen in concreto.

16. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-b) Les lettres : exigence d’un examen concret du caractère distinctif De même, le fait que l’Office procède à un examen a priori du signe, c’est-à-dire indépendamment de toute utilisation effective du signe sur le marché, ne s’oppose pas à ce que l’examen soit effectué in concreto. Dans le cadre de cet examen concret, l’OHMI ne peut se prévaloir de suppositions ou de simples doutes quant au défaut de caractère distinctif. Or, en se fondant sur un motif dubitatif, la Chambre de recours n’a pas satisfait aux exigences d’un examen in concreto.

17. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 1-b) Les lettres : exigence d’un examen concret du caractère distinctif Enfin, s’agissant de la charge de la preuve, ce n’est que lorsque le déposant, en dépit de l’analyse concrète menée par l’Office, se prévaut du caractère distinctif du signe qu’il doit fournir des indications concrètes à l’OHMI établissant le caractère distinctif du signe. En l’absence d’examen concret du caractère distinctif, une telle obligation ne saurait être imputée à la requérante.

18. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 2-b) Les signes figuratifs : les couleurs TPI, 12 novembre 2010, Deutsche Bahn AG c/ OHMI, T-404/09 Classe 39

19. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleurs désignant des services ne sont pas différents de ceux applicables aux marques de couleurs désignant des produits La nécessité d’apprécier si les marques demandées sont aptes à véhiculer des informations sur l’origine commerciale s’applique aussi bien aux marques de produits qu’aux marques de services La distinction entre les marques de produits et de services n’est pas prévue à l’article 7§1 sous b) (et ne résulte pas de l’ arrêt du 9 octobre 2002, KWS Saat/OHMI -Nuance d’orange -T‑173/00). Il n’y a pas lieu non plus de faire la distinction entre une marque constituée d’une seule couleur et celles consistant en des combinaisons de couleurs Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

20. En l’espèce, Les couleurs dont l’enregistrement est demandé ne présentent pas d’écart perceptible par rapport aux couleurs utilisées pour les services visés: le gris est communément utilisé sur des équipements ferroviaires; la couleur rouge est utilisée en tant que couleur d’avertissement Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

21. S’agissant de la combinaison « gris/rouge » dans sa disposition telle que déposée, Le gris clair peut être perçu comme un blanc « sale »; La combinaison en cause est donc proche de la combinaison blanc et rouge utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers signalant des chemins de fers; S’agissant des lignes longitudinales, elles sont communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains (elles peuvent aussi signaler l’espace entre un wagon et le quai). Le signe dans son ensemble sera donc perçu comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication d’origine. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

22. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 2-b) Les signes figuratifs : les couleurs TPI, 13 septembre 2010, Kuka Roboter GmbH c/ OHMI, T-97/08 Classe 7

23. La couleur en cause n’est pas inhabituelle dans le secteur des robots industriels et de la construction d’installations; Elle n’est pas non plus, en elle-même, a ce point exceptionnelle qu’elle serait perçue comme frappante dans le secteur considéré. Les robots industriels sont habituellement commercialisés dans les couleurs les plus diverses. La requérante n’a pas démontré que les couleurs dont sont couverts les robots sont généralement perçues comme indiquant l’origine économique. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

24. Si la Cour de justice a considéré que l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (Libertel) Le Tribunal estime qu’il n’est pas justifié de circonstances de cette nature en l’espèce. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

25. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 3) Les signes tridimensionnels, les formes et les marques de position TPI, 8 septembre 2010, Hans-Peter Wilfer c/ OHMI, T-458/08 Classes 9 et 15

26. La Chambre de recours s’est-elle fondée de manière erronée sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ? En vertu de cette jurisprudence, les consommateurs n’ayant pas l’habitude de présumer une origine économique en se fondant sur leur forme. Il en résulte qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque que celui d’une marque verbale. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

27. La Chambre de recours s’est-elle fondée de manière erronée sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ? Dans ces conditions, seules les marques qui, de manière significative, divergent de la norme ou des habitudes du secteur, sont susceptibles d’être pourvues d’un caractère distinctif. Il ne faut pas que ladite forme apparaisse comme une simple variante des formes de base habituelles du produit. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

28. La Chambre de recours s’est-elle fondée de manière erronée sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles ? La Cour a déjà indiqué que cette jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituée par l’apparence du produit vaut aussi lorsque la marque est une marque figurative consistant en la représentation bidimensionnelle du produit. Toutefois s’applique-t-elle aussi aux marques figuratives bidimensionnelles représentant une partie de produit ? Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

29. Selon le Tribunal: Même si la tête d’une guitare n’est qu’une partie de cet instrument, il existe un rapport direct entre la marque et l’apparence du produit en cause. C’est donc à bon droit que la Chambre a appliqué la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

30. S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif, le Tribunal considère : Que la forme de la marque demandée rappelle clairement la forme la plus simple sous laquelle la tête d’une guitare à cinq cordes peut être représentée; Cette tête de guitare ne se distingue pas significativement des caractéristiques habituelles des têtes de guitares présentes sur le marché. Les quelques caractéristiques invoquées par la requérante seront seulement perçues comme liées à des aspects techniques ou décoratifs. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

31. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

32. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

33. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b) 3) Les signes tridimensionnels, les formes et les marques de position TPI, 15 juin 2010, X Technology Swiss c/ OHMI, T-547/08 Classe 25 (pourvoi devant CJUE)

34. La Chambre de recours s’est-elle fondée de manière erronée sur la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles, s’agissant d’une marque de « position » ? Selon le TPI, Les marques de position se rapprochent des catégories de marques figuratives ou tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d'éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit. Toutefois, l’élément déterminant n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou marque de position, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

35. En l’espèce, La marque demandée vise à la protection d’un signe placé sur une partie déterminée de la surface du produit désigné; La marque demandée ne peut donc être dissociée de la forme d’une partie de produit; La marque demandée se confondant avec l’aspect du produit, la Chambre de recours n’a pas commis d’erreur en appliquant la jurisprudence développée sur les marques tridimensionnelles. Signes distinctifs / Non distinctifs - 7§1 b)

36. Signes descriptifs - 7§1 c) B – Signe descriptifs (art. 7-1 c) • S’agissant de marques composées de différents éléments, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun des éléments ou pour l’un de ces éléments; • Un éventuel caractère descriptif doit être constaté pour l’ensemble qu’ils composent. • En effet, conformément à l’article 7§1 c), sont refusées « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications » descriptives

37. Signe descriptif - 7§1 c) TPICE 8 septembre 2010, Micro Shaping Ltd c/ OHMI - T-64/09 classes 16, 17 et 42

38. L’élément packaging est entièrement descriptif des produits et services concernés; Le symbole  « > » peut être considéré comme un signe mathématique, une flèche ou un symbole de structuration, voire comme un élément graphique ou ornemental. L’élément figuratif n’est pas de nature à modifier le caractère descriptif de l’élément verbal « Packaging ». Signes descriptifs - 7§1 c)

39. Signe descriptif - 7§1 c) TPI 9 mars 2010, Européenne de traitement de l’information c/ OHMI - T-15/09 EURO AUTOMATIC CASH Classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42

40. Le signe dans son ensemble sera compris comme se référant: Soit à un paiement direct automatique en Euros Soit à l’obtention automatique d’argent liquide en Euros. S’agissant de l’existence d’un rapport entre ce contenu et les produits et services visés, l’Office doit examiner une demande de marque par rapport à tous les produits et services. Or, lorsque cette liste inclut plusieurs catégories de produits ou de services, l’Office n’est pas tenu de procéder à une analyse de chacun des produits ou services faisant partie de chaque catégorie. Signes descriptifs - 7§1 c)

41. En l’espèce, l’Office a présenté une appréciation d’ensemble couvrant tous les produits et services désignés. Or, étant donné le caractère hétérogène des catégories de produits et services, il n’apparaît pas que la marque demandée est liée à chacune d’entre elle avec le même rapport Ainsi, si le signe demandé présente un lien direct avec les « distributeurs de billets », il n’est pas manifeste qu’il soit lié de façon directe et concrète aux « services juridiques ». Signes descriptifs - 7§1 c)

42. Acquisition du caractère distinctif C – Acquisition du caractère distinctif par l’usage (art. 7-3)

43. Etendue géographique de l’acquisition du caractère distinctif TPICE 27 avril 2010, Freixenet SA c/ OHMI T-109/08 Classe 33 Classe 33 (Pourvoi devant CJUE) Acquisition du caractère distinctif par l’usage

44. Etendue géographique de l’acquisition du caractère distinctif TPI 29 septembre 2010, CNH GLOBAL c/ OHMI T-378/07 - Classe 12 Acquisition du caractère distinctif par l’usage

45. Le tribunal rappelle que pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de la Communauté où elle en était dépourvue ab initio. En l’espèce, s’agissant d’une marque tridimensionnelle, la marque demandée a été jugée non distinctive dans toute la Communauté, le caractère distinctif doit être démontré dans tous les Etats membres qui constituaient la communauté à la date du dépôt (≠ arrêt PAGO). Acquisition du caractère distinctif par l’usage

46. II - Autres motifs de refus A – Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à un résultat technique (art. 7-1 e ii) B – Signes contraires à l’ordre public (art. 7 -1 f) C – Marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques (art. 7 -1 j)

47. CJUE, 14 septembre 2010; Lego Juris As c/ OHMI C-48/09 P Classe 28 Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à un résultat technique (7-1 e ii)

48. La requérante reproche au tribunal d’avoir : Considéré que l’article 7-1 e iii) s’oppose à l’enregistrement d’une marque même si le résultat technique peut être obtenu par une autre forme employant la même solution technique 2. Appliqué des critères erronés quant à la détermination des caractéristiques essentielles d’une forme de produit. Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à un résultat technique (7-1 e ii)

49. Sur la première branche du moyen, la Cour : Rappelle que l’intérêt général qui sous-tend cette disposition est d’éviter que le droit des marques aboutisse à conférer un monopole sur des solutions techniques (cf. Philips c. Remington C 299-99); Et ce afin d’éviter de perpétuer des droits exclusifs sur des solutions techniques. Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à un résultat technique (7-1 e ii)

50. La Cour précise : Qu’en limitant le motif de refus aux signes constitués « exclusivement » par la forme du produit « nécessaire » à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a considéré que toute forme de produit est dans une certaine mesure fonctionnelle et qu’il ne serait pas opportun de refuser toutes les formes de produits aux motifs qu’elles présenteraient des caractéristiques utilitaires Ainsi, par les termes « exclusivement » et « nécessaires », cette disposition assure que seules les formes qui ne font qu’incorporer une solution technique doivent être refusées. Signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à un résultat technique (7-1 e ii)