Desapertando em cima do mercado

1. Desapertando em cima do mercado Denis Borges Barbosa Parecer Jurídico apresentado nos autos da ADIn 5061

2. Bibliografia • A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40, parágrafo único do CPI/96 (agosto de 2013) • http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf • Encontrado também em http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistaemarfvol19.zip

3. Do meu Tratado • Douglas Gabriel Domingues nota que • “Por iniciativa dos próprios requerentes, os pleitos arrastavam-se pacorrentamente por décadas, atravessando gerações, o que levou Thomaz Leonardos a afirmar pitorescamente que a concessão do privilégio brasileiro constituía gestação de elefante ou disnossauro”. • Com efeito, seria adequado responsabilizar civilmente o INPI pelo retardo indevido, mas nunca a sociedade, que tem retardado a satisfação do seu interesse em haver a patente em domínio público o mais adequadamente possível. Por isso mesmo, sugere-se aqui a provável inconstitucionalidade do dispositivo, que – tentando equilibar os interesses do requerente com o descaso da Administração – faz com que a sociedade e não o Estado pague a conta. E melhor ainda, os examinadores que retardam o exame, que – não obstante o dever objetivo do Estado - sempre podem ser trazidos a responder, sem o benefício do precatório.

4. Do Parecer do Prof. Eros Grau • “Em lugar de responsabilizar o Estado pela sua mora --- dele, Estado --- no exame do pedido de patente, pune os agentes econômicos, em geral, ao admitir a ampliação do prazo de vigência das patentes cujos exames durarem mais de dez anos, no caso das invenções, e oito anos, no caso dos modelos de utilidade. • 19. O nexo de causalidade entre dano e sanção é rompido, responsabilizando-se concorrentes dos titulares da patente pela demora no desempenho, pelo Estado, de uma de suas funções, vale dizer de um seu dever-poder. Vem a pelo, neste passo, o velho brocardo: nemoturpitudinem suam allegarepotest. • O deslocamento da responsabilização por essa extensão de prazos, superior a vinte e a quinze anos, evidenciadamente não exclui a responsabilidade do Estado, afirmada pelo artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil. De sorte que o segundo quesito proposto na consulta há de ser respondido nos seguintes termos: o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 indiretamente impõe sanção a pessoas estranhas ao causador do dano decorrente da mora na análise administrativa do pedido de patente; não obstante, ao Estado --- à União, no caso --- aplica-se o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil; daí que qualquer dano decorrente de lentidão no exame de pedidos de patente há de ser suportado pela União, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil”.(Doc. ).

5. TRIPS não exige prorrogação e patentes • Não há nenhum instrumento de direito internacional, aplicável ao Brasil, que estipule obrigações quanto à duração das patentes ou ao prazo do respectivo exame de concessão, senão o Acordo TRIPs. • Neste Acordo, o prazo mínimo das patentes é de 20 anos a contar da data do depósito; não existe nenhuma exigência de prazo mínimo a contar da data da concessão. • Artigo 33º - Duração da proteção - A duração da proteção oferecida não terminará antes do termo de um período de vinte anos calculado a partir da data de depósito

6. TRIPS não exige prorrogação e patentes • No entanto, o mesmo Acordo, em seu art. 62.2 prescreve que a concessão se dê num prazo razoável de modo a evitar uma redução injustificada do período de proteção. O art. 62.4, por remissão ao art. 41.2, ainda exige que os procedimentos de concessão não serão desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados, inobstante que não haja redução do prazo de proteção. • Assim, as exigências do direito internacional são, em essência, de que o prazo desde a concessão até o fim do prazo de vinte anos contados do depósito não seja injustificadamente reduzido, por procedimentos desnecessariamente complexos ou dispendiosos, nem implicarão prazos não razoáveis ou atrasos injustificados. • 2. Sempre que a aquisição de um direito de propriedade intelectual esteja subordinada à concessão ou registo do direito, os membros velarão por que os processos de concessão ou de registo permitam, desde que sejam respeitadas as condições essenciais de aquisição do direito, a concessão ou registo do direito num prazo razoável de modo a evitar uma redução injustificada do período de proteção.

7. TRIPS não exige prorrogação de patentes • Não existe em nenhum dispositivo de TRIPs, nem nos precedentes julgados sob o sistema de solução de controvérsias, qualquer exigência de um prazo mínimo de vigência após a concessão. • Além disso, não existe nenhuma exigência – seja no Acordo seja nos precedentes - de proteção provisória, como exemplifica o art. 44 da nossa Lei de Propriedade Industrial. Tal instituto, que implica em garantir alguma proteção antes da concessão da patente, consta da lei de muitos países, inclusive como forma útil, mas não necessária perante TRIPs, de evitar que haja uma redução injustificada do período de proteção.

8. Extensão de patentes no direito comparado • São em pequeno número os países que incorporaram a suas leis nacionais uma extensão do prazo de patentes como compensação do retardo administrativo dos respectivos escritório de propriedade industrial. São eles essencialmente os Estados Unidos (37 USC § 154) e alguns tantos países com quem os Estados Unidos recentemente negociaram tratados bilaterais nesse sentido. • Bem mais comum é a previsão, nas leis nacionais, de um Certificado de Proteção Suplementar não da patente, mas de uma proteção exclusiva do registro sanitário de produtos sujeitos a licenças de comercialização pelo equivalente a nossa ANVISA, IBMA ou Ministério de Agricultura.

9. O prazo das patentes contado a partir da concessão na política legislativa • Na sucessão das legislações brasileiras de patentes desde a primeira, de 1809, a contagem do termo final da patente variou de um número fixo de anos a partir da concessão, o mesmo a contar do depósito, ou ainda um prazo mínimo a partir da concessão. • Nos Anais do Congresso que testemunham a vívida discussão do projeto da lei de 1971 se consignaram as razões de política legislativa que aconselham que o prazo seja contado a partir do depósito, sem um termo mínimo garantido a partir da concessão. A solução anterior, que era de prazo variável, induzia a patentes de concessão tardia, e a uma aliança de interesses entre titulares de patentes e a inércia da Administração. • .

10. O depositante tem interesse num exame “parto de elefante” • Isso ocorre porque, em número relevante de casos, há interesse dos depositantes de diferir a concessão, em particular se isso resultar em maior período de proteção. Estudos imparciais, citados neste Parecer, dão notícia que assim ocorre, não só no Brasil, mas em outros sistemas. • Com efeito, tais estudos indicam que existe um efeito econômico potencial de exclusão de patentes mesmo na patente ainda não concedida. Embora tal não ocorra em todas as tecnologias e em todos os casos, o efeito de exclusão não corresponde ao direito de exclusão. • Tal efeito ocorre em muitos casos, e é particularmente notável nas hipóteses em que a lei garante proteção provisória aos pedidos de patentes. Assim é no caso do art. 44 da Lei brasileira de 1996: uma vez concedida a patente certos efeitos econômicos de grande importância do privilégio têm eficácia retroativa. • Assim, o competidor honesto e prudente é mantido fora do mercado antes e a despeito da concessão. Se o termo final da patente depende, inteiramente ou em parte, do momento da concessão, haverá em certos casos interesse em diferir a concessão para aumentar o período de efeito de exclusão. • .

11. O estudo de 2010 para o Escritório Britânico • Além de dissuadir os depositantes legítimos, o aumento da pendência também impõe custos por ocasionar proteção às patentes pendentes e, portanto, um poder de (quase) monopólio para os depositantes cujas invenções não sejam patenteáveis. Isto pode conduzir a preços mais elevados para os respectivos produtos, já que os concorrentes se sentem desencorajados de entrar no mercado. • E, mais abaixo: • (...) fomos capazes de estimar o aumento no valor de uma patente pendente devido ao aumento da pendência da patente. Este aumento reflete o fato de que, com a proteção da patente pendente, os depositantes serão capazes de cobrar preços mais altos, pois nenhum concorrente será capaz de entrar no mercado Patent Backlogs and Mutual Recognition, An economic study by London Economics, encontradoemwww.ipo.gov.uk/p-backlog-report.pdf, visitadoem 11/7/2013.

12. O estudo de 2010 para o Escritório Britânico • O estudo enfatiza que tal efeito é particularmente aplicável às tecnologias de ciclo curto, como, por exemplo, as de alta tecnologia. Neste contexto, continua o estudo, falando do preço mais alto cobrado pelas patentes antes da concessão (ou, se indevidas, do indeferimento): • É importante ressaltar que este valor não é diretamente uma perda para a sociedade, pois, embora os preços mais altos representem um custo para os consumidores, eles também beneficiam os depositantes. No entanto, além da transferência dos consumidores para as empresas, a imposição de preços de monopólio implica também numa perda do gênero peso morto. Estimamos esta perda no valor de 12,5% dos lucros excedentes do titular da patente, com base em premissas econômicas normais em relação ao comportamento do consumidor e estrutura de custos da empresa. Mesmo levando em conta que o critério é necessariamente simplista, ele nos permite fornecer uma estimativa indicativa do custo para a sociedade associada ao aumento da pendência

13. O estudo de 2010 para o Escritório Britânico • O interesse que os depositantes de patentes podem ter em um exame alongado é documentado e explicado pelo estudo britânico: • Provas do comportamento estratégico por parte dos requerentes de patentes é fornecido por um estudo de modelagem de backlogs nos pedidos de exames em quatro escritórios de patentes (Jensen et al., 2007). O estudo utiliza um conjunto de dados combinados de 9597 conjuntos de aplicações não-PCT apresentados em cada um dos escritórios americano, europeu, japonês e da Austrália, com um pedido comum. • Os resultados indicam que a duração do backlog nos pedidos de exame é afetada negativamente pela proporção do conhecimento privado em relação à qualidade da aplicação (medido pela taxa final de concessão entre os quatro escritórios de patentes). • Disto se conclui que os depositantes usam seu conhecimento do conteúdo do pedido para apressar ou retardar o processo de concessão. Os depositantes que sabem que seu pedido é de baixa qualidade vão usar estratégias que atrasam o exame e, assim, estender o período durante o qual suas patentes estão pendentes . (Grifamos)

14. O estudo de 2010 para o Escritório Britânico • Assim, ainda que o estudo – no trecho reproduzido - se volte à hipótese de que as patentes do backlogvenham a ser indeferidas (hipótese que não cobre a totalidade de nossas ponderações), o que o estudo afirma é que antes da concessão há um valor econômico na patente. Sem distinguir se é a patente legítima ou ilegítima. Mesmo a ilegítima repele competidores, e aumenta o custo social das tecnologias.

15. O estudo de 2010 para o Escritório Britânico • Outro estudo também do escritório britânico de patentes confirma o uso de patentes não examinadas como instrumento para repelir a entrada de concorrentes no mercado: • 5.2 Os pedidos de patente ainda pendentes são uma barreira à entrada? • Depois da criação dos indicadores, observou-se que os pedidos de patentes pendentes podem também formar uma barreira à entrada. Por exemplo, se uma empresa inundara o mercado com muitos pedidos de patentes, qualquer pessoa que pretenda entrar no mercado teria que defrontar-se com a incerteza quanto às áreas de livre operação, porque não estaria claro se as patentes seriam concedidas no futuro, nem o âmbito que teriam as reivindicações concedidas. • Este problema é agravado pelo fato de que em alguns sistemas jurídicos o depositante pode pedir adiamento do exame de uma patente por vários anos. • Patent thickets, report prepared by the Intellectual Property Office Patent Informatics Team, November 2011, encontradoemhttp://www.ipo.gov.uk/informatic-thickets.pdf, visitadoem 11/7/2013.

16. A hipótese da patente natimorta • Assim o nota o STJ: • A patente, da forma como foi concedida, não é um direito natimorto. Pois a nossa legislação conferiu efeitos retroativos à data do seu depósito, podendo o seu titular promover ações necessárias à defesa do seu direito”. Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Medida Cautelar Inominada de nº 15222, DJ 20.02.2009

17. Da desnecessidade de um termo contado da concessão • Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso jurista clássico, Gama Cerqueira, • 159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. • E do eloquente julgado do TRF2: • “Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão. • Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

18. Da desnecessidade de um termo contado da concessão • Do ponto de vista do interesse da sociedade, no testemunho de nosso jurista clássico, Gama Cerqueira, • 159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. • E do eloquente julgado do TRF2: • “Adicionar ainda mais dez (10) anos a partir da data da concessão, como no presente caso, configurará um prejuízo para todos os terceiros que aguardaram a extinção da vigência da patente e se prepararam para isso, renovando e modernizando as fórmulas em benefício de toda a coletividade, ao invés de se restringir o mercado ao uso de fórmulas já obsoletas por período incrivelmente ou inaceitavelmente longo, sem razão que legitime tal extensão. • Já se colocou acima, mas não custa se frisar tal ponto de que há evidente interesse público e social em que haja efetiva temporariedade, isto é, limitação do prazo de validade das patentes, para permitir o aperfeiçoamento das descobertas científicas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC. Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.