As possibilidades da Atividade inventiva no Brasil

1. Rodrigo Souto Maior 05 de novembro de 2009 As possibilidades da Atividade inventiva no Brasil

2. PERGUNTA: - O QUE É ATIVIDADE INVENTIVA?

3. RESPOSTA:

4. ? A LEI NÃO DIZ MAS OFERECE CRITÉRIOS INDIRETOS PARA SUA AFERIÇÃO

5. DIFICULDADES CONCEITUAIS: • “O algo impalpável” • “O lampejo do gênio criativo” • “Algo novo, inesperado e excitante” • Problemas: • subjetividade e casuística

6. HOJE: BUSCA POR CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO: - exame sobre os méritos objetivos da invenção, comparada ao conhecimento técnico disponível e sob a ótica de um profissional com conhecimento técnico mediano no pertinente campo.

7. OS MUITOS NOMES: Atividade inventiva • Passo inventivo • . • Não obviedade • Variações do mesmo tema

8. “... um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum...” CONTRIBUTO MÍNIMO

9. MAIS QUE A NOVIDADE CASOS DIFÍCEIS: Ex: justaposições e modificações de elementos conhecidos AVANÇOS TRIVIAIS decorrentes da prática ordinária de um técnico no assunto

10. O REQUISITO NO BRASIL Atualmente: art. 13, Lei 9.279/96: “A invenção é dotada de atividadeinventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Introdução na Lei: art. 27, TRIPS Introdução prática: doutrina, jurisprudência e diretrizes do INPI (AN 17/76)

11. PROBLEMAS COM A APLICAÇÃO DO REQUISITO I. Rigor de menos = patentes para inventos triviais Ex1: US 5,993,336 (método para rebater uma bola utilizando uma joelheira ao mesmo tempo) Ex2: US 5,960,411 (“1-clickpatent”)

12. PROBLEMAS COM A APLICAÇÃO DO REQUISITO II. Rigor de mais = negação de patentes para invenções legítimas III. Resultados: • Insegurança jurídica • Desequilíbrio do sistema

13. POSSÍVEL SOLUÇÃO Métodos de aferição 1) Baseados em critérios objetivos 2) Evitando a visão retroativa da obviedade 3) Aplicados de maneira expressa e fundamentada

14. EXAME OBJETIVO E MOTIVADO a) Evita o casuísmo e subjetividade b) Permite o controle das decisões pelas partes, instâncias superiores e sociedade c) Viabiliza a segurança jurídica: generalização congruente de expectativas normativas

15. TESTES POSSÍVEIS - Não exaustivos (EPO: T_0465/92) - Constante evolução. Ex: KSR v. Teleflex (EUA, 2007); Sanofi-Synthelabo v. Apotex (CAN, 2008) - Fins comuns: garantia da efetiva contribuição técnica, da objetividade e dos cuidados contra a visão retroativa de obviedade

16. TESTES POSSÍVEIS: Os exemplos dos EUA e EPO Considerações primárias: passos que vão indicar se a solução teria sido óbvia para um técnico no assunto + Fatores secundários: elementos técnicos e circunstanciais que podem auxiliar o aplicador (em caso de dúvida)

17. Considerações primárias: modelo dos EUA 1) Qual é o teor do estado da técnica? 2) Quais as diferenças entre o estado da técnica e o objeto reivindicado? 3) Qual o nível de habilidade ou conhecimento médio de um técnico no assunto no tempo pertinente? - Considerações adicionais: motivação; obviedade de se tentar, etc.

18. Considerações primárias: Abordagem problema-solução 1) Qual a anterioridade mais próxima? 2) Quais os elementos da invenção que a distinguem da ant. mais próxima? 3) Qual o problema técnico objetivo a ser solucionado pela invenção? 4) Um técnico no assunto, em vista da ant. mais próxima, teria sugerido os elementos reivindicados para solucionar o problema téc. objetivo? - Critérios adicionais: ensinamento que levaria à invenção, expectativa razoável de sucesso, etc.

19. Fatores secundários: 1) Indícios técnicos: - Resultados imprevisíveis - Necessidade de múltiplos passos - Etc. 2) Indícios circunstanciais: - Sucesso comercial - Preconceito técnico - Necessidade antiga e não suprida - Etc.

20. CONCLUSÃO - Possibilidades: diretrizes do INPI e decisões judiciais indicam o avança rumo a critérios objetivos - Vantagens: estabilidade do sistema de patentes e segurança jurídica