OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT

1. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCASTratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT Criterios de Apreciación de Actividad Inventiva en las solicitudes de patentes PCT

2. Supongamos que sólo tuviéramos el requisito de Novedad para la patentabilidad Invención ¿Otras Invenciones?

3. ...debe existir una buena razón para la concesión de un monopolio ...desanimar a los especuladores ... minimizar recelos por la limitación de las patentes al libre comercio Razones para establecer este requisito

4. Artículo 33(3), a los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica anterior como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita. El requisito de Actividad Inventiva según el PCT

5. El Público Debe estar protegido frente a patentes injustificadas Debe estar informado sobre el estado de la técnica El Inventor Debe recibir la protección que merece Debe ser capaz de desarrollar la invención superando las conocimientos del técnico en la materia La tarea del Examinador

6. DIVULGACIÓN FRENTE A ÁMBITO DE ACTIVIDAD INVENTIVA Divulgado Ámbito de actividad inventiva Dominio dentro de la habilidad del experto en la materia ¡Invención!

7. Experto en la materia Combinación de documentos Niveles de Actividad Inventiva ¿Cómo medirlo?

8. DIFICULTADES A RESOLVER: ¿Cuál sería el estado de la técnica relevante? ¿Quién es el experto en la materia? Decidir entre “obvio o no obvio” no es necesariamente menos subjetivo que entre “inventivo, no inventivo” La pregunta “¿es la invención evidente para un experto en la materia?” es muy general y no tiene una respuesta fácil, directa y objetiva

9. Consideraciones fundamentales para establecer la actividad inventiva: • la invención reivindicada debe ser considerada como un todo • los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia debe ser motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito • iii) los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada

10. Tiene un conocimiento normal o de tipo medio en el campo técnico Pero si el problema sugiere soluciones en otro campo, también lo será en este En casos determinados o ciertos campos técnicos, el experto puede estar representado por un grupo de expertos Consideraciones en la valoración de actividad inventiva a) El experto en la materia

11. La totalidad del estado de la técnica incluye: Consideraciones en la valoración de actividad inventiva b) El estado de la técnica: Fuentes de información utilizables • Todo lo puesto a disposición del público, antes de la fecha de presentación (o prioridad), sin límites de medio, lugar, momento y difusión. • Conocimiento técnico común: no depende de un documento publicado en una fecha determinada • Sólo se consideran documentos e indicios en los que esté descrito en todo o en parte el problema objetivo • Interpretación de AI (diferente a Novedad) con los conocimientos posteriores

12. Y Y Consideraciones en la valoración de actividad inventiva - Se permite combinar documentos (al contrario que la Novedad), pero puede usarse un sólo documento. - ¿Probabilidad de su combinación? - ¿Pertenecen a campos técnicos cercanos o remotos? - Vínculo razonable para su combinación. c) Combinación de documentos

13. ¿Es obvia la invención? La pregunta correcta no es “¿podría el experto haberlo hecho?” sino “¿lo habría hecho?”.. PENSANDO EN UNA MEJORA O VENTAJA • - El examinador evitará realizar análisis a posteriori (análisis “ex post facto”) • - Un conjunto de indicadores o pruebas secundarias ayudan a evaluar la AI Argumentos e indicadores

14. Consideraciones en la valoración de actividad inventiva El caso de las Invenciones de Problema - Invenciones de Problema: inmediatas tras un planteamiento adecuado. - Peligro frente al análisis ex post facto. Se reformulará el problema para valorar su AI. Ejemplo Faros Ejemplo Gatera

15. Indicadores de Actividad Inventiva - Son ejemplos de lo que comúnmente se considera inventivo o no. - Representan la ayuda más importante para señalar el camino adecuado Los indicadores: - Favorables - Desfavorables - Menores

16. INDICADORES A FAVOR DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA Una necesidad largamente sentida Superación de un prejuicio técnico existente Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo una materialización particular exitosa Un efecto técnico sorprendente Una nueva propiedad que no ha sido aún detectada Eliminación en un proceso de una etapa hasta ahora considerada necesaria, sin efecto perjudicial para el producto final

17. INDICADORES DE OBVIEDAD (CONTRA LA ACTIVIDAD INVENTIVA) El resultado obtenido podría ser previsto por el experto El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente una determinada solución La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica radica en la implementación de equivalentes bien conocidos La esencia de la invención es un nuevo uso de una sustancia conocida mediante la explotación de sus propiedades conocidas Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o proceso conocido a una situación análoga La invención proporciona sólo una agregación de los efectos de características conocidas, sin ningún efecto particular consecuencia de una combinación funcional de las características

18. ARGUMENTACIONES QUE POR SÍ SOLAS TIENEN POCO PESO • Éxito económico o comercial • La patente se concedió en otro lugar... • Si era evidente, ¿porqué no se hizo antes? (Novedad frente a AI)

19. LOS CASOS TÍPICOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA - Diferencias mínimas entre reivindicación y ET - Mismo problema. - Combinación obvia de varias características. - Combinación obvia de dos documentos. - Elección entre alternativas obvias. - Equivalencia de características. - Reivindicaciones dependientes también carecen de AI. - Ventaja comercial - Nueva utilización de un material ya conocido. - Selección obvia dentro de un rango. - Omisión obvia.

20. El estado de la técnica más próximo a la invención. El problema técnico objetivo que pretende resolver la invención. Obviedad o no. El Método PROBLEMA-SOLUCIÓNElementos Básicos

21. EL ESTADO DE LA TÉCNICA MÁS PRÓXIMO Un único documento El que tenga más características en común con la invención de la solicitud debe pertenecer al mismo campo técnico, u otro íntimamente relacionado el mismo propósito o uso el problema o las propiedades relevantes deben coincidir el experto en la materia lo habría elegido como punto de partida Varios documentos igualmente relevantes: normalmente se evaluará la actividad inventiva respecto a cada uno

22. LA DIFERENCIA Entre las características técnicas reivindicadas y el estado de la técnica más próximo • Puede estar representada por: • características adicionales • características modificadas • características del estado de la técnica ausentes en el objeto reivindicado Sólo se pueden tener en cuenta características contenidas en la reivindicación Se ignoran las características de una reivindicación que no contribuyan al efecto técnico o al resultado de la invención

23. EL PROBLEMA OBJETIVO Resulta de un análisis “objetivo” de la diferencia (o de los efectos adicionales) de la invención con respecto al estado de la técnica más próximo y del efecto técnico producido por la diferencia Ha de ser visto sobre el fondo del estado de la técnica más próximo y con independencia de la intención subjetiva del inventor Ha de comprobarse que está realmente resuelto por la invención tal como se reivindica

24. La cuestión clave es: Partiendo del estado de la técnica más próximo ¿resulta obvio para un experto en la materia la implementación de las diferencias identificadas en la etapa 1 (estado de la técnica) para dar solución al problema técnico objetivo (etapa 2)? LA OBVIEDAD O EVIDENCIA

25. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil revisar la actividad inventiva y comparar resultados para que los examinadores trabajen siguiendo las mismas líneas y aplicando los mismos estándares de decisión. También ofrece el método ventajas a los usuarios, pues les ayuda a defender mejor su solicitud en el momento del examen, e incluso después, y a las que se oponen a encontrar mejores argumentos. Es un método incorporado en las Directrices de Búsqueda y Examen, lo que permite su contraste con otras Administraciones PCT.

26. 4 5 1 3 2 NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA EJEMPLO: SAL Y PIMIENTA Reivindicaciones: 1.- Pieza de cubertería que comprende un mango (1) hueco, para recibir especias, con una tapa trasera (2) provista de perforaciones (3) y donde se instala un elemento de cierre (4) que evita la salida de especias cuando no se utiliza el cubierto. 2.- Pieza de cubertería según la primera reivindicación caracterizada porque el elemento de cierre (4) tiene unos salientes (5) que encajan en las perforaciones (3) en la posición de cierre.

27. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA Estado de la técnica más próximo: D1 El elemento de cierre en el estado de la técnica más próximo tiene una tapa articulada que al cerrar cubre las perforaciones. Solicitud examinada

28. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA 1.- A la vista del documento D1: ¿son Nuevas y/o tienen Actividad Inventiva las reivindicaciones 1 y 2? 2.- ¿Qué característica se debería buscar para combinar y atacar la reivindicación 2? ?

29. Pimentero con un elemento de cierre con salientes que encajan en las perforaciones de la tapa. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA Un nuevo documento D2 3.- Con D2, ¿tiene Actividad Inventiva la reivindicación 2?

30. NOVEDAD Y ACTIVIDAD INVENTIVA • SOLUCIÓN: • La reivindicación 1 no es nueva al existir identidad con el documento D1. • La reivindicación 2 no tiene actividad inventiva ya que resultaría obvio para el experto en la materia combinar las características de cierre recogidas en los documentos D1 y D2.

31. Opinión Escrita (ISA 237): Primera página

32. Opinión Escrita, Recuadro V: Novedad, Actividad Inventiva y Aplicación Industrial Este es el Recuadro esencial de la Opinión Escrita. Positiva o negativa Se refleja la opinión del examinador basada en el informe de búsqueda y se emite la valoración técnica de la invención. CITAS Y EXPLICACIONES

33. Ejemplo Informe negativo

34. Continuación

35. Artículo y Regla 5 (Descripción) Artículo y Regla 6 (reiv.) Otros No Cumplen 68% Cumplen 32% CONTROL DE CALIDAD Encuesta interna OEPM 2004 PCT • Asunto: Evaluación de niveles de calidad en IBIs y OEs • Tamaño: 234 IBIs + OEs • Periodo: Enero – Junio 2004 Recuadros VII y VIII: 29% solicitudes afectadas Novedad y Actividad Inventiva 180 160 Número de reivindic afectadas 140 120 100 80 60 40 20 0

36. Muchas gracias por su atención