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La marque communautaire: les décisions majeures de l’année en matière de motifs relatifs

La marque communautaire: les décisions majeures de l’année en matière de motifs relatifs. Patrick Boyle. Répartition des décisions. CJUE et TUE exclusivement. 2. Art. 8 § 1 (b) Public pertinent: quel public? Comparaison des signes: quoi et comment ? Comparaison des produits/services

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La marque communautaire: les décisions majeures de l’année en matière de motifs relatifs

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  1. La marque communautaire: les décisions majeures de l’année en matière de motifs relatifs Patrick Boyle

  2. Répartition des décisions CJUE et TUE exclusivement 2

  3. Art. 8 § 1 (b) • Public pertinent: quel public? • Comparaison des signes: quoi et comment ? • Comparaison des produits/services • Risque de confusion • Art. 8 § 4 • Art. 8 § 5

  4. Antériorité… • « L’article 27 du règlement …doit être interprété en ce sens qu’il permet …de tenir compte …seulement du jour…du dépôt de la demande de marque communautaire … afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour, alors même que, en vertu de la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque, l’heure et la minute du dépôt sont, à cet égard, des éléments pertinents » (CJUE C-190/10 Génesis Seguros Generales Sociedad Anonima de Seguros y Reaseguros (Génesis) c/ Boys Toys SA 22 mars 2012)

  5. Art. 8 § 1 (b) Public pertinent • Public pertinent: degré d’attention variable • erkat/ en classe 7 (excavateurs, machines pour la construction des routes…) • → professionnels du domaine manifestent un degré élevé d’attention • (TUE T-566/10 Jutta Ertmer c/ Caterpillar Inc. 12 septembre 2012) • BIMBO DOUGHNUTS / DOGHNUTS en classe 30 (boulangerie, pâtisserie…) • → consommation courante donc niveau d’attention plutôt faible • (TUE T-569/10 Bimbo SA c/Panrico SA du 10 octobre 2012) • ALLERNI / ALLERGODIL en classe 5 (produits pharmaceutiques) • → public spécialisé et grand public mais ayant un niveau d’attention élevé • (TUE T -492/09 Meda Pharma GmbH & co KG c/Nycomed GmbH 7 juin 2012) 5

  6. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des signes • Appréciation globale TOFUKING / CURRY KING en classes 29 et 30 « le Tribunal ne doit pas… partir de la prémisse que le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé qu’à sa fin ….il ne peut pas être reproché d’avoir prêté une attention plus ou moins égale aux termes CURRY et TOFU… et au terme commun KING… » (CJUE C-599/11 TofuTown.com GmbH c/ Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG 28 juin 2012) 6

  7. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des signes • Comparaison visuelle • / • «…l’élément figuratif est prépondérant sur plan visuel du fait de sa taille substantiellement plus large et du fait qu’il surplombe l’élément verbal… » • (TUE T-295/11 Duscholux Ibérica SA c/Duschprodukter i Skandinavien AB 12 septembre 2012) • / BÜRGERBRAU • «…les éléments figuratifs ne seront perçus que comme des éléments décoratifs… » • (TUE T-460/11 Scandic Distilleries SA c/ Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG 18 septembre 2012) 7

  8. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des signes • Comparaison visuelle • / CAIXA • «…pour des services financiers, l’aspect visuel prédomine étant donné que le public pertinent percevra les signes sur les enseignes, des papiers et des prospectus » • (TUE T-255/09 Caixa Geral de Depositos,SA c/ Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 13 juillet 2012) • / BLUESPOT / Marques verbales → similaires à un certain degré Marques figuratives → « différences visuelles contrebalancent la similitude fondée sur le mot « blue » » (TUE T-227/11 Wall AG c/Bluepod Media Worldwide Ltd 12 juillet 2012) 8

  9. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des signes • Comparaison phonétique • ZYDUS / ZIMBUS (ES) « en espagnol, lorsqu’un mot comporte deux syllabes, l’accent tonique porte en règle générale sur la première de celles-ci… » • (TUE T-288/08 Cadila Healthcare Ltd c/Novartis AG 15 mars 2012) • MILRAM / RAM (ES) • « conformément aux règles de prononciation en langue espagnole, l’intonation porte en l’espèce sur la seconde syllabe  » • (TUE T-546/10 Nordmilch AG c/Lactimilk SA 22 mai 2012) • BAÑOFTAL / KAN-OPHTAL(DE) faiblement similaire • BAÑOFTAL / PAN-OPHTAL (DE) très similaire • (TUE T-346/09 Dr Robert Winter Pharma GmbH c/ Alcon Inc 12 juillet 2012) 9

  10. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des signes • Comparaison conceptuelle • / HALLOUMI en classe 29 • Le mot grec HALLOUMI se traduit en turc par le mot HELLIM et donc il existe une certaine similitude conceptuelle pour le consommateur de Chypre où le grec et le turc sont les langues officielles • (TUE T-534/10 Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias c/Gamo AG 13 juin 2012) • / HELLA en classe 32 • Le fait que ce mot soit connu dans une partie du territoire ne démontre pas que dans l ’ensemble du territoire le public pertinent prête à ce mot la signification « enfer » • (TUE T-522/10 Hell Energy Magyarorszag kft c/ Hansa Mineralbrunnen GmbG 17 janvier 2012) 10

  11. Art. 8 §1 (b) Comparaison des produits/services • Ont été jugés identiques/similaires • « produits pharmaceutiques » englobent les « produits vétérinaires » ou y sont « fortement similaires » (TUE T-288/08 Cadila Healthcare Ltd c/ Novartis AG 15 mars 2012) • « produits pharmaceutiques » sont similaires « vêtements pour patients et personnel des hôpitaux » en classe 25 (TUE T-342/10 Paul Hartmann AG c/ Mölnlycke Health Care AB 13 juin 2012) • « boissons alcooliques (à l’exception de la bière) » en classe 33 et « bières» en classe 32 (TUE T-276/09 Kavaklidere-Europe c/ Yakult Honsha Kabushiki Kaisha 21 juin 2012)

  12. Art. 8 § 1 (b) Comparaison des produits/services • Ont été jugés non similaires • « téquila…cocktails alcooliques contenant de la téquila …liqueurs de téquila … » en classe 33 et « bières…» en classe 32 « les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit…l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication des deux produits incombe à la même entreprise » → ni indispensables ni importants pour l’usage de la bière et vice versa et donc pas complémentaires (TUE T-584/10 Mustafa Yilmaz c/ Tequila Cuervo SA de CV 3 octobre 2012) • « huiles…vinaigre, moutarde, sel, sauces (condiments), épices » et « tomates, salades, concombres, melons » « un certain degré de complémentarité…ne suffit pas pour conclure que ces produits sont intimement liés… » (TUE T-265/09 Enrique Serrano Aranda c/ Burg Groep BV 26 septembre 2012)

  13. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Interdépendance des facteurs / en classe 3 Faible degré de similitude entre « savons » et « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser  » peut être compensé par la similarité entre les marques (TUE Olive Line International SL c/ Umbria Olii International Srl 22 mai 2012) • Famille de marques SPA GROUP / (en classes 16, 35, 41 et 44) « le titulaire doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série, ou tout le moins d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série »… le mot « spar » n’est que faiblement distinctif pour la plupart des produits/services et n’est pas repris en tant que tel ne saurait être considéré comme déclinant un élément commun » (TUE Spar handelsgesellschaft mbH c/ Spa Group Europe Ltd & Co. KG 31 janvier 2012) 

  14. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Caractère distinctif • / en classes 16, 38 et 41 Opposition accueillie mais annulée par la Chambre de recours et le TUE: le signe« F1 » étant faible. → « nécessaire de supposer un degré de caractère distinctif dans son analyse…or, le TUE a estimé que la marque était générique, descriptive et dépourvue de caractère distinctif » (CJUE C-196/11 Formula One Licensing BV c/ Global Sports Media Ltd 24 mai 2012) • / SEIKO en classes 3, 7 et 9 (produits identiques) Faible similitude sur les plans visuel et phonétique mais risque de confusion… → degré élevé de caractère distinctif joue un rôle déterminant ? (TUE T-519/10 Kabushiki Kaisha Seikoh Giken c/ Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 13 juin 2012)

  15. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Caractère distinctif • / en classes 3 et 44 « Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est cependant qu’un élément parmi d’autres…même en présence d’une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif il peut exister un risque de confusion… » (TUE T-273/10 Olive Line International SL c/ Umbria Olii International Srl 22 mai 2012) • / en classes 3, 14, 16, 20, 25 « L’élément NATURA laisserait supposer que certains des produits concernés sont faits à partir de matières naturelles ou qu’ils sont sains pour la peau ou que leur processus de fabrication sont sans danger pour la nature mais ne crée aucun rapport direct et concret avec les produits » (CJUE C-306/11 XXXLutz Marken GmbH c/ Natura Selection SL 28 juin 2012)

  16. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Caractère distinctif KINDERTRAUM / KINDER (IT) en classes 16 et 28 Allemand parlé dans la province de Bolzano en Italie mais le nombre total d’habitants ne représente que 1% de la population italienne et environ 30% d’entre eux ne sont pas germanophones → « le terme KINDER n’est pas descriptif pour la grande majorité du public pertinent ». (TUE T-580/10 Harald Wohlfahrt c/ Ferrero SpA 16 mai 2012)

  17. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Caractère distinctif • TWIST SYSTEM / TWIX et TWIXTER (Classes 7, 8 et 21) → confusion • CLEAN TWIST / TWIX et TWIXTER (Classe 21) ≠ confusion « la présence de l’élément verbal « TWIST » est de nature à atténuer le caractère descriptif de l’élément « CLEAN » ».  (TUE T-334/10 et TUE T-61/11 Leifheit AG c/ Vermop Salmon GmbH 12 juillet 2012) • EUROBASKET / (Classes 18, 25 et 28) ≠ confusion « eu regard au caractère descriptif et à la faiblesse du caractère distinctif de l’élément commun… pas de risque de confusion » (TUE T-596/10 Almunia Textil SA c/ FIBA-Europe eV 2 février 2012)

  18. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Caractère distinctif • /(Classe 30) ≠ confusion (TUE T-60/11 Kraft Foods Global Brands LLC c/fenaco Genossenschaft 22 mai 2012) • SWIFT GTi / GTI (Classe 12) ≠ confusion (TUE Volkswagen AG c/ Suzuki Motor Corp 21 mars 2012)

  19. Art. 8 § 1 (b) risque de confusion • Position distinctive autonome • TORO XL / (classe 33) « la combinaison de lettres XL est à l’égard des produits en cause peu distinctive… ces dernières ne sauraient se démarquer suffisamment du terme TORO auquel elles sont associées et dont elles se présentent en tant que qualificatif comme l’accessoire » et donc elle ne conserve pas « un pouvoir attractif suffisant pour lui conférer une position distinctive autonome  » (TUE T-169/10 Grupo Osborne SA c/ Industria Licorera Quelzalteca SA 24 mai 2012) • BIMBO DOUGHNUTS / DOGHNUTS (Classe 30) « L’élément DOUGHNUTS, qui est presque identique à la marque antérieure occupe une position distinctive autonome…cet élément n’est pas dépourvu de caractère distinctif mais au contraire doté d’un caractère distinctif moyen pour la partie du public pertinent qui ne connaît pas la langue anglaise » (TUE T-569/10 Bimbo SA c/ Panrico SA 10 octobre 2012)

  20. Preuves d’usage • / (Classes 9, 18 et 25) → il appartient au demandeur de solliciter des preuves d’usage selon l’Art 43§2 RMC (CJUE C-354/11 Maurice Emram c/ OHIM 22 mars 2012) • ACNO FOCUS /FOCUS (Classe 3) → point de départ de 5 ans relève du droit national (fin du processus d’enregistrement) (CJUE C-334/11 Lancôme parfums et beauté & Cie c/ OHIM 29 mars 2012) • BASKAYA/PASSAIA (Classes 29, 30 et 32) Selon une Convention signée avec l’Allemagne en 1892, un usage en Suisse vaut usage en Allemagne… → question de territoire relève exclusivement du droit communautaire (RMC) et pas droit national (TUE 170/11 Rivella International AG c/ OHIM 12 juillet 2012)

  21. Preuves d’usage • ARANTAX / ANTAX (DE) (Classe 36) • 6 factures d’honoraires des années 2004 à 2007 pour un montant de 2277 € • extrait du RCS et répertoires et des extraits de pages d’accueil internet • « déclaration de témoin » du gérant de la société → preuves suffisantes pour démontrer un usage pour « services d’un conseiller fiscal » (TUE T-387/10 Klaus Goutier c/ Euro Data GmbH & Co; KG 2 février 2012) • / BIODANZA (Classes 16, 41) « une telle utilisation de la marque ne peut être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque en relation avec les produits ou services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel a connu une diffusion auprès du public pertinent…en l’espèce la circulation en Allemagne des magazines en cause  n’est pas un fait notoire… » (TUE T-298/10 Christina Arrieta D. Gross c/ Rolando Mario Toro Araneda 8 mars 2012)

  22. Article 8 § 4 « …une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale…ce signe donne à son titulaire le droit… d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente » • / BASMATI (riz) Opposition basée sur le droit d’empêcher l’usage au moyen de l’action en usurpation d’appellation au Royaume-Uni (passing off) → Approche trop restrictive de la Ch. de recours concernant l’acquisition d’un droit de propriété sur le signe: le fait que le terme soit à l’origine descriptif ou dépourvu de caractère distinctif « ne signifie pas pour autant que la requérante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe » → Plusieurs opérateurs peuvent disposer de droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché (TUE T-304/09 Tilda Riceland Ltd c/ Siam Grains Co. Ltd 18 janvier 2012)

  23. Art. 8 § 5 « ..identique ou similaire à la marque antérieure et …pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires…lorsque elle jouit d'une renommée et que l'usage sans juste motif ..tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice » • Renommée: territoire/portée • ROYAL SHAKESPEARE (Classes 32, 33 et 42) / - Renommée sur le marché britannique seul suffit pour démontrer une renommée dans une partie substantielle de l’UE - Renommée « exceptionnelle »: grand public pourrait « faire un lien avec l’intervenante en voyant une bière avec la marque contestée soit dans un supermarché soit dans un bar » (TUE T-60/10 Jackson International Trading Co. Kurt D. Bruhl GmbH & Co. KG c/ The Royal Shakespeare Company 6 juillet 2012)

  24. Art. 8 § 5 • Lien • (Classe 33) / ELLE « le public percevra l’expression ELLA VALLEY prise dans son ensemble sans séparer les éléments verbaux et la comprendra comme faisant référence à un toponyme indiquant l’origine du vin.. L’origine du vin est rarement indifférente » → pas de lien (TUE T-32/10 Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd c/ Hachette Filipacchi Presse (HFP) 9 mars 2012) • CITIGATE (Classes 9, 16, 35 et 42) / - « l’existence d’une famille de marques CITI comme un des éléments, parmi d’autre facteurs pertinents, permettant de conclure à bon droit l’existence d’un lien » • Coexistence de marques antérieures sur le marché peut amoindrir le risque de rapprochement entre deux marques (TUE T-301/09 IG Communication Ltd c/ Citigroup Inc, Citigroup NA 26 septembre 2012)

  25. Art. 8 § 5 • Public • / (Classe 7) Public pertinent pour apprécier un risque de dilution est le public ciblé par la marque antérieure mais pour apprécier le risque de parasitisme il s’agit du public ciblé par la marque demandée → erreur commise par la Ch. de recours mais sans influence sur le résultat de son analyse • Dilution « cette fonction est compromise lorsque se trouve affaiblie l’aptitude…à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée ... l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public → pas nécessaire de « démontrer un effet supplémentaire de l’arrivée de la marque postérieure sur le comportement économique du consommateur… » (TUE T-570/10 Environmental Manufacturing LLP c/ Société Elmar Wolf 22 mai 2012)

  26. Art. 8 § 5 • Parasitisme • VIAGUARA (Classes 32 et 33) / VIAGRA La marque antérieure « ne renvoie pas nécessairement au traitement d’une pathologie grave mais à des associations positives…une image de vitalité de puissance et de jeunesse » et les boissons en cause « pourraient être perçues comme ayant des qualités aphrodisiaques et stimulantes pour le corps » → transfert d’image (TUE T-332/10 Viaguara SA c/ Pfizer Inc. 25 janvier 2012) • (Classe 12) / « L’image véhiculée par les marques antérieures est (même après 50 ans d’existence) toujours synonyme de jeunesse ainsi que une certaine contre-culture des années 60, image encore positive et qui pourrait bénéficier aux produits visés par la marque demandée…en raison précisément du handicap subi serait particulièrement attiré par l’image très positive de liberté, de jeunesse et de mobilité liée aux marques antérieures » → transfert d’image (TUE T-369/10 You-Q BV c/ Apple Corp Ltd 29 mars 2012)

  27. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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