Bertrand GEOFFRAY Une année de pratique de la marque communautaire :

1. Bertrand GEOFFRAY Une année de pratique de la marque communautaire : Les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus APRAM - 27 novembre 2008

2. I – Caractère distinctif (article 7-1 b, 7-1 c, 7-1 d). II – Autres motifs de refus (article 7-1 e à 7-1 k)

3. I – Caractère distinctif A – Signe non distinctif (art. 7-1 b) B – Signe descriptif (art. 7-1 c) C – Signe usuel (art. 7-1 d)

4. A – Signe non distinctif (art. 7-1 b) Les signes visés par cette disposition sont réputés incapables d’ exercer la fonction essentielle de la marque : Identifier l’origine économique du produit ou du service

5. Cette appréciation s’effectue: Par rapport aux produits et services désignés Par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

6. A – Signe non distinctif (art. 7-1 b) 1° Les dénominations et les signes verbaux 2° Les signes complexes 3° Les signes figuratifs (dessins, formes, couleurs) 4° Les signes tridimensionnels

7. 1°) Les dénominations et signes verbaux L’absence de caractère descriptif d’un signe n’induit pas que ledit signe est distinctif Le caractère distinctif peut faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale

8. C’est notamment le cas de signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou services: Lorsque le contenu sémantique du signe verbal indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. Même si le contenu sémantique du signe verbal, ne donne aucune information sur la nature des produits visés

9. Par ailleurs, il importe peu que le signe verbal considéré : puisse avoir différentes significations, constituer un jeu de mots, ou être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu et par la même être mémorisable Dès lors que le signe n’est pas perçu d’emblée par le comme une indication d’une origine commerciale

10. a-) Les dénominations Exemples de dénominations non distinctive : VITALITY (produits laitiers, boissons non alcooliques) TPICE 17 avril 2008 – Aff. T-294/06 « Ce mot à un caractère laudatif et indique un lien entre, d’une part, la vitalité et l’énergie, et , d’autre part, les produits qu’il désigne… Il existe un rapport sensé et positif entre ce terme et des produits alimentaires », confirmé par le résultat des recherches de l’examinateur sur l’usage du terme VITALITY dans la publicité en liaison avec des produits alimentaires.

11. Exemples de dénominations distinctives GARUM (poissons, conserves de poisson) TPICE 12 mars 2008 – Aff. T-341/06 « Le terme GARUM était le nom commun d’origine latine d’une sauce de poisson utilisée comme condiment à l’époque des Romains ». Ce terme est répertorié dans le dictionnaire Larousse Gastronomique.

12. Pour l’appréciation du caractère distinctif du terme GARUM, sont déterminants : Le public pertinent La perception de ce public pertinent

13. Pour la Chambre de Recours, le public pertinent est constitué principalement du consommateur moyen, mais aussi du public « spécialisé des restaurateurs ». Selon le TPICE, la Chambre de recours aurait considéré à tort que la perception du public professionnel constitué par les restaurateurs s’appliquerait aussi au consommateur moyen. Alors que la Chambre aurait par ailleurs reconnu que la signification du terme GARUM « ne peut être connue que par des spécialistes du secteur de la gastronomie et non pas nécessairement par le consommateur moyen ». Le TPICE considère ainsi que la décision est « viciée par une détermination erronée du public pertinent et par un défaut d’appréciation de la perception qu’il aura de la marque demandée ».

14. Par ailleurs, le TPICE rejette également l’argumentation de l’OHMI selon laquelle « il suffit que le signe demandé soit susceptible d’être utilisé, à l’avenir, à des fins descriptives des produits… » En effet, selon le TPICE, l’analyse du caractère distinctif d’un signe doit se « référer à une expérience de marché concrète et actuelle ou, à tout le moins, très probable et suffisamment rapprochée dans le temps… ». En revanche, « une évolution supposée, voire hypothétique, sans aucun rapport avec des éléments concrets et vérifiables, ne saurait, en principe, permettre d’établir » l’absence de caractère distinctif d’un signe.

15. b) Les signes verbaux S’agissant de marques composées de plusieurs mots le caractère distinctif peut être apprécié: en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance « que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvue de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif ».

16. Exemples de signes verbaux non distinctifs – Signes perçus comme des messages à caractère promotionnel LIGHT & SPACE(peintures) TPICE 10 octobre 2008 – Aff. T-224/07 La combinaison de ces mots souligne « la relation claire qui existe entre la lumière et l’espace… Les produits en cause contribuent à refléter la lumière autour des espaces intérieurs, ce qui les rend plus spacieux… » Il s’agit donc « d’un message élogieux à caractère promotionnel »

17. « Bien que le mot « Space », pris isolément, ne soit pas descriptif d’aucun des produits désignés… il n’en reste pas moins que, apprécié dans son ensemble, le signe en cause indique au public pertinent que les produits désignés ont la propriété de créer une ambiance lumineuse et spacieuse ».

18. DREAM IT, DO IT! (services des classes 35, 36, 41, 45)TPICE 2 juillet 2008 – Aff. T-186/07 « Il est incontestable que le public… pertinent y verra une invitation ou une incitation à réaliser ses rêves et percevra le message que les services visés… lui permettront de réaliser ses rêves ». Substance for Success (produits et services des classes 1, 40, 41, 42)TPICE 9 juillet 2008 – Aff. T-58/07 « La marque demandée véhicule dans l’esprit du consommateur, un message publicitaire selon lequel les produits et les services contribuent au succès de ses clients ».

19. SAFETY 1ST (produits pour enfants et bébés) TPICE 24 janvier 2008 – Aff. T-88/06 La marque sera perçue comme signifiant « La sécurité d’abord » et indique que « les considérations de sécurité ont joué un rôle prépondérant dans la conception et la fabrication desdits produits ». Vorsprung durch Technik – Le progrès par la technique(produits et services des classes 9, 14, 25, 28, 37, 38, 39, 40 et 42)TPICE 9 juillet 2008 – Aff. T-70/06 Cette expression « véhicule un message objectif selon lequel la supériorité technique permet la fabrication de meilleurs produits »

20. 2-) Les signes complexes (appareils électriques et électroniques, diodes lumineuses, lampes…) TPICE 15 octobre 2008 – Aff. T-287/07 Selon le TPICE, la dénomination INTELLIGENT VOLTAGE GARD indique que « les produits sont équipés d’un dispositif ou d’un processus qui assure une protection contre les surtensions ou les sous-tensions ».

21. Elle ne sera donc pas perçue comme uneréférence à une origine commerciale déterminée Quant à l’élément figuratif, le TPICE considère qu’il sera perçu comme « une représentation typique d’un voltmètre et donc d’une caractéristique du produit et non pas comme une référence à une origine commerciale ». L’impression d’ensemble produite par le signe verbal, combiné au signe figuratif ne permet donc pas de considérer que le signe complexe bénéficie d’un caractère distinctif.

22. 3°) Les signes figuratifs Les couleurs ou combinaisons de couleurs Afin de déterminer le caractère distinctif de telles marques, il convient d’ « apprécier si elles sont aptes à transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service ». Or, elles sont en général « peu aptes à communiquer des informations précises » sur l’origine commerciale. Et ce d’autant qu’elles sont « habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis ».

23. Signe non distinctif : (Classes 9, 16, 42) TPICE 12 novembre 2008 – Aff. T-400/07 Selon le TPICE, le signe demandé ne comporte pas d’éléments aptes « à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur ».

24. Eu égard à la perplexité globale du signe, « le public…aura des difficultés à en retenir des détails particuliers et à se souvenir de manière fiable des couleurs précises du signe… et de leur ordonnancement ». Au surplus, cette difficulté de mémorisation « sera accentuée par le fait que l’impression visuelle d’ensemble produite par ce signe pourra varier en fonction de la manière dont il sera utilisé ».

25. b°) Les formes Les critères d’appréciation du caractère distinctif de telles marques ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, la perception du consommateur n’est pas nécessairement la même entre ce type de marques et les marques verbales, ces dernières étant constituées par des signes indépendants de l’apparence des produits qu’elles désignent.

26. En effet, le consommateur n’a pour habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur la forme ou celle de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Il peut donc être plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative.

27. Plus la forme dont l’enregistrement est demandé est proche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur, est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction d’origine. Cette jurisprudence vaut également pour les marques figuratives constituées par la forme du produit.

28. Signe non distinctif : (sacs) TPICE 21 octobre 2008 – Aff. T-73/06 Selon le TPICE, « le signe litigieux constitue un modèle évoquant l’image venant naturellement à l’esprit de la représentation typique d’un sac contemporain et ne peut dès lors pas être considéré comme distinctif ».

29. 4) Signes tridimensionnels Signe non distinctif : (Filtres à peinture) TPICE 10 septembre 2008 – Aff. T-201/06 Selon le TPICE, « la forme en cause ne comprend aucun élément susceptible de s’écarter de façon perceptible de l’une des formes les plus courantes d’un tel produit ».

30. La couleur jaune présente dans le signe ne permet pas au signe d’avoir une fonction distinctive. L’utilisation de cette couleur sera perçue « comme indiquant la présence de la pointe ou bien comme un élément décoratif ».

31. B – Signe descriptif (art. 7-1 c) L’article 7-1 c vise à empêcher que des signes soient réservés à une seule entreprise. De tels signes doivent pouvoir être librement utilisés par tous.

32. Ces signes sont ceux qui peuvent servir, dans le cadre d’un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner : Soit directement, Soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service.

33. Pour qu’un signe soit descriptif, il faut : qu’il présente avec le produit ou le service un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du produit ou service ou d’une de leurs caractéristiques.

34. Enfin, il n’est pas nécessaire que ledit signe soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou services, Il suffit que ces signes puissent être utilisés à de telles fins.

35. Dénomination descriptive : MANPOWER (Classes 9, 16, 35, 41 et 42) TPICE 15 Octobre 2008 – Aff. T-405/05 La Chambre de recours a considéré que la dénomination MANPOWER, signifiant force de travail, est descriptive des produits et services désignés pour les consommateurs des pays suivants: Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède, Danemark et Finlande. Le TPICE confirme cette décision concernant les consommateurs du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Allemagne et de l’Autriche (Le Royaume-Uni et l’Irlande étant des pays anglophones – Le terme Manpower étant entré dans le langage courant en Allemagne et en Autriche).

36. En revanche, le TPICE annule la décision s’agissant de l’appréciation de la Chambre des recours sur la perception du terme MANPOWER par les consommateurs néerlandais, danois, suédois et finlandais. En effet, pour le TPICE, seule « une connaissance répandue de l’anglais, par le public pertinent ou par une partie significative de celui-ci, n’est pas suffisante, si l’anglais n’est pas effectivement utilisé… » dans le contexte dont relève les produits ou services, pour s’adresser à ce même public.

37. Or, le TPICE estime que la Chambre de recours : N’a pas pris en considération l’ensemble du public pertinent (l’ensemble de la population en âge de travailler), N’a pas démontré que, dans le contexte des produits et services protégés par la marque, l’anglais était utilisé, ne fût-ce qu’alternativement avec la langue nationale, pour s’adresser aux membres du public pris en considération.

38. Il ressort donc de cet arrêt : Qu’une connaissance répandue de l’anglais dans un pays donné n’est pas suffisante pour conclure au caractère descriptif d’une marque, Si cette langue n’est pas utilisée dans le contexte des produits et services désignés.

39. Dénomination descriptive : TEK (Etagères non en bois) TPICE 20 novembre 2008 – Aff. T-458/05 Selon le TPICE, le terme TEK est descriptif de produits qui pourraient avoir l’apparence du bois de teck.

40. Signes verbaux descriptifs : S’agissant de marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé, par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant, pour désigner le produit ou services ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à permettre la protection d’une telle marque.

41. BLUESOFT (lentilles de contact) TPICE 10 juin 2008 – Aff. T-330/06 Selon le TPICE, ce signe décrit des caractéristiques des produits, à savoir qu’il s’agit de lentilles souples de couleurs bleue. THE COFFEE STORE (Classes 30, 32 et 43) TPICE 9 juillet 2008 – Aff. T-323/05 Selon le TPICE, ce signe désigne un endroit où a lieu la vente de café, ou la consommation de ce produit ou de produits qui lui sont généralement associés.

42. BioGenerix (produits pharmaceutiques) TPICE 16 septembre 2008 – Aff. T-48/07 Selon le TPICE, le signe BioGenerix décrit des médicaments génériques issus de la biotechnologie. L’orthographe particulière de ce signe ne permet pas de percevoir de différence sur le plan phonétique avec le terme BIOGENERICS.

43. PRANAHAUS (Supports de sons et d’images, produits de l’imprimerie, Services de vente au détail) TPICE 17 septembre 2008 – Aff. T- 228/07 Selon le TPICE, le terme PRANA est un mot qui trouve son origine dans le sanscrit et qui renvoie à la notion de vie, de force vitale ou d’énergie vitale. Ce terme revêt une importance dans l’enseignement du yoga. Le TPICE en conclut que le signe PRANAHAUS informe directement le public pertinent d’une caractéristique essentielle de ceux-ci, à savoir le lieu où sont commercialisés des produits ayant ce contenu thématique spécifique.

44. Pour le TPICE, le public pertinent serait: le grand public non spécialisé, lequel inclurait aussi un public spécial ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga.

45. Signe descriptif de l’origine géographique : Sont à ce titre exclus de l’enregistrement: Les noms désignant des lieux géographiques déterminés d’ores et déjà réputés ou connus pour les produits concernés et qui, dès lors, présentent un lien avec eux, Les noms géographiques susceptibles d’être utilisés, dans l’avenir, par les entreprises et qui doivent également rester disponibles.

46. En revanche peuvent être admis: Les noms inconnus des milieux intéressés, ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique, Les noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie des produits concernés provienne de ce lieu ou qu’ils y soient conçus.

47. Dans cette appréciation, il doit donc être établi : D’une part que le nom géographique est connu du public concerné en tant que désignation d’un lieu, D’autre part, que ce nom présente actuellement aux yeux de ce public, un lien avec les produits désignés, ou qu’il est raisonnable d’envisager qu’il puisse désigner leur origine géographique.

48. Signe non descriptif : PORT LOUIS (Produits textiles) TPICE 15 octobre 2008 – Aff. T- 230/06 Le public pertinent est le consommateur moyen français et du Royaume-Uni, normalement informé et raisonnablement attentif, Or, la ville de Port Louis ne peut être considérée comme suffisamment connue de ce public en tant que lieu géographique déterminé, Ni l’importance des relations économiques qu’entretient l’île Maurice avec le Royaume-Uni et la France, ni l’histoire commune à l’île et à ces deux pays ne permettent de conclure à une connaissance suffisante de Port Louis par le public pertinent.

49. A supposer que cette connaissance ait été établie par la Chambre de recours, celle-ci n’a pas démontré : Que ce lieu est actuellement connu du public pertinent comme site de production textile, La concentration dans Port Louis des activités économiques de l’île Maurice n’implique pas que la ville soit réputée pour la fabrication de tels produits. Qu’il est vraisemblable que le public puisse établir, à l’avenir, un lien entre ce lieu est des produits textiles. L’augmentation du tourisme sur l’île Maurice ne permet pas de conclure à une croissance de la production textile à Port Louis susceptible d’accroître la connaissance de cette ville en tant que lieu de conception de produits textiles.

50. C – Signe usuel (art. 7-1 c) Cet article s’oppose à l’enregistrement d’une marque lorsque le signe est devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services. L’exclusion de l’enregistrement de tels signes n’est pas fondée sur leur nature descriptive, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels la marque est déposée.