La direttiva “enforcement” 2004/48/CE recepita in Italia con D.Lgs.16.3.2006 n.140

1. La direttiva “enforcement” 2004/48/CE recepita in Italia con D.Lgs.16.3.2006 n.140 FELTRINELLI & BROGI

2. Intento del legislatore comunitario e nazionale • Reprimere con sempre maggiore decisione e fermezza il fenomeno della contraffazione e della pirateria. • Come? Mettendo a disposizione dei soggetti lesi e dei giudici strumenti processuali più incisivi ed efficienti. FELTRINELLI & BROGI

3. Interventi del legislatore italiano • Il legislatore italiano, negli ultimi 3 anni, è intervenuto sul piano sostanziale e su quello processuale per rendere l’impianto legislativo più rapido, efficiente e vicino ai bisogni dell’impresa che protegge i propri diritti di P.I. (quindi non di ogni impresa, ma dell’impresa che innova e protegge le proprie innovazioni). FELTRINELLI & BROGI

4. Legge 12.12.2002 n.273 • Sono state dapprima concepite le 12 sezioni specializzate che hanno competenza non solo su marchi, brevetti, modelli, nuove varietà vegetali e diritto d’autore, ma anche per le indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e segni distintivi diversi dai marchi (es. domain names). FELTRINELLI & BROGI

5. Legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004) • Ha introdotto misure urgenti per la tutela dell’indicazione di provenienza “Made in Italy” istituendo un controllo più severo alle dogane e prevedendo che l’importazione e l’esportazione e/o la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell’art.517 del codice penale (vendita prodotti con segni mendaci, reclusione fino ad 1 anno). FELTRINELLI & BROGI

6. Segue: Made in Italy • Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti non originari dell’Italia • Costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti, l’uso di segni, figure o altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana. • Pertanto non è possibile indicare “Made in Italy” ove l’attività di lavorazione o trasformazione non sia svolta in Italia o l’attività svolta in Italia sia del tutto marginale FELTRINELLI & BROGI

7. D.Lgs. 10.2.2005 n.30 (C.P.I.) • E’ stato varato il Codice della Proprietà Industriale che riunifica e coordina in un unico testo la normativa relativa ai marchi, ai brevetti, ai modelli e alle informazioni riservate (non il diritto d’autore che continua ad essere regolato dalla L.633 del 1941 varie volte modificata nel corso degli anni). • Con il CPI è stato introdotto, per tutte le cause nella materia da esso regolata e anche per le controversie in materia di diritto d’autore , il cd. “rito societario”. FELTRINELLI & BROGI

8. D.Lgs. n.140/2006 • Ultimo atto di questo percorso di riforma è l’attuazione della “direttiva enforcement”. • Tale normativa di derivazione comunitaria incide sia sulla legge sul diritto d’autore (LdA) che sul Codice della Proprietà Industriale (CPI) FELTRINELLI & BROGI

9. Segue: D.Lgs. 140/06 • Il legislatore, con 21 articoli all’insegna della lotta alla contraffazione a alla pirateria (entrati in vigore il 22.4.2006), ha inteso conferire più intensi poteri ai magistrati e alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno della contraffazione. FELTRINELLI & BROGI

10. POTERI INQUISITORI • Art.121 comma 2-bis CPI • Art.156-bis LdA • In caso di violazione commessa “su scala commerciale mediante atti di pirateria” autorizza il giudice -se richiesto dalla parte che subisce l’atto di pirateria- a disporre l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte”. FELTRINELLI & BROGI

11. Segue: artt. 121 comma 2 bis CPI e 156 bis LdA • Ferma la discovery stabilita dall’art.121, comma 2 CPI: cioè quando la parte abbia fornito seri indizi (semiplena probatio) della fondatezza delle proprie ragioni viene posto a carico della controparte l’onere di collaborare fornendo le informazioni relative ai soggetti implicati nella contraffazione • Il diritto all’informazione stabilito dal decreto sull’enforcement è autonomo rispetto alla discovery e può essere azionato indipendentemente dall’assolvimento dell’onere probatorio necessario per accedere alla discovery. FELTRINELLI & BROGI

12. Segue: artt. 121 comma 2 bis CPI e 156 bis LdA • Le norme introdotte prevedono la possibilità di chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale. Questo solo quando la violazione sia commessa su scala commerciale con atti di pirateria (a differenza della discovery che può sempre essere chiesta se gli indizi forniti sono seri) • Quindi quando le violazioni risultano commesse dolosamente in modo sistematico (art.144 CPI) FELTRINELLI & BROGI

13. STRATEGIA • Chi chiede l’esibizione dovrà quindi dimostrare che la contraffazione avviene in modo sistematico (quindi dovrà dimostrare che la contraffazione è aggravata e continuata). • Chi si oppone dovrà dimostrare l’eccezionalità del comportamento (ergo: l’inesistenza di un’organizzazione di base preordinata alla frode) FELTRINELLI & BROGI

14. Segue: strategia • Sarà necessario porre attenzione alla “specificità” della documentazione: solo quella attinente ai beni oggetto di causa e di presunta contraffazione. • Quindi esiste il diritto all’oscuramento di tutta la documentazione non strettamente correlata alla presunta contraffazione. FELTRINELLI & BROGI

15. Segue: strategia • Posto che è chiaro che per documentazione contabile si intendono le fatture di acquisito e vendita e i relativi DDT, bisognerà chiarire cosa si intende per documentazione bancaria e soprattutto finanziaria. • Il titolare del diritto leso non potrà pretendere di conoscere tutta la “vita” dell’azienda del presunto contraffattore a meno che non dimostri che quest’ultima si regge sulla sola contraffazione ai suoi danni FELTRINELLI & BROGI

16. POTERI INQUISITORI • Art.121-bis CPI - Art.156-ter LdA • Autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari sia in quelli di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che -mediante interrogatorio- vengano fornite informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi”. • Possono subire l’interrogatorio non solo l’autore della violazione ma anche chi sia stato trovato in possesso delle merci su scala commerciale e chi sia stato sorpreso ad utilizzare servizi oggetto di violazione sempre su scala commerciale FELTRINELLI & BROGI

17. POTERI INQUISITORI • Segue: art.121-bis CPI e art.156-ter LdA • Tali informazioni possono comprendere: il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, e di altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi. • Si tratta di una disposizione che consente al giudice di raccogliere, mediante interrogatorio, tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la portata del fenomeno contraffattorio per consentire al soggetto leso di estendere l’azione a terzi, oppure intentarne una nuova o chiedere la tutela in sede penale. FELTRINELLI & BROGI

18. STRATEGIA • Chi chiede l’interrogatorio dovrà prestare attenzione ai soggetti a cui lo può chiedere a a formulare le circostanze in precisi capitoli di prova. • Chi subisce la richiesta dovrà pretendere l’assoluta precisione nella formulazione dei capitoli opponendosi a qualsiasi ampliamento ulteriore di questo potere, di per sé già molto ampio FELTRINELLI & BROGI

19. POTERI INQUISITORI • Art.127, comma 1-bis CPI • Art.171-octies LdA • A rafforzare ulteriormente i poteri istruttori del magistrato delle sezioni specializzate è intervenuto l’espresso richiamo all’art.372 del codice penale con pene ridotte della metà (chiunque deponendo come testimone innanzi all’A.G. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni [quindi da 1 a 3 anni]). FELTRINELLI & BROGI

20. STRATEGIA • Chi subisce l’interrogatorio e viene ammonito a dire la verità sotto pena di imputazione del reato di falsa testimonianza potrà avvalersi della facoltà di non rispondere. • Chi ha ottenuto l’interrogatorio, a fronte di questo atteggiamento del soggetto interrogato, potrà chiedere che il giudice valuti questo comportamento ai sensi dell’art.116 c.p.c. FELTRINELLI & BROGI

21. ART.131 CPI • Il nuovo art.131 CPI specifica l’inibitoria cautelare sia con riferimento al divieto della prosecuzione o della ripetizione delle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente. • La norma è stata integrata con la previsione dell’ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione purché l’ordine valga nei confronti di chi sia proprietario delle stesse o ne abbia la disponibilità. FELTRINELLI & BROGI

22. ART.131 CPI: Strategia • L’ordine di ritiro non può colpire l’autore della violazione in relazione a cose di cui non abbia la disponibilità. • Se l’inibitoria cautelare e l’ordine cautelare di ritiro dovessero essere emessi nei confronti di soggetti i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di P.I. (quindi intermediari) non presenti nel giudizio, si potrà obiettare che la norma dice CHIESTI, ma non EMESSI e che è contrario al diritto costituzionale di difesa emettere provvedimenti contro chi non è presente in giudizio e non si può difendere FELTRINELLI & BROGI

23. POTERI SANZIONATORI • Art.124 CPI (Misure correttive e sanzioni civili) • Sulla base di tale norma la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre: FELTRINELLI & BROGI

24. POTERI SANZIONATORI • a)l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione; • b)il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell’autore della violazione; • c)il ritiro temporaneo dal commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica FELTRINELLI & BROGI

25. POTERI SANZIONATORI • Art.124 CPI. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio: • possono essere emessi non solo nei confronti del proprietario ma anche di chi abbia comunque la disponibilità dei beni; • possono inoltre essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. • Quindi, in base alla norma, mentre l’intermediario può essere colpito dalla sentenza solo se parte del processo, coloro che hanno la disponibilità del bene possono essere invece colpiti anche se non convenuti nel giudizio. FELTRINELLI & BROGI

26. STRATEGIA • L’art.124 CPI ha introdotto la possibilità del ritiro provvisorio e quindi chi subisce la richiesta di ritiro dovrà puntare all’ottenimento di un ritiro provvisorio dimostrando che, a seguito di opportune modifiche, il prodotto non violerà più i diritti altrui. • Si potrà far valere l’illegittimità di provvedimenti che contrariamente ai principi generali abbiano efficacia anche nei confronti di chi sia nella disponibilità del bene, ma non sia stato presente nel giudizio e quindi non si sia potuto difendere. FELTRINELLI & BROGI

27. RISARCIMENTO del DANNO • Art.125 CPI – Art.158 LdA • La nuova norma considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente alla reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e a quello dell’arricchimento senza causa FELTRINELLI & BROGI

28. RISARCIMENTO del DANNO • Queste diverse possibilità in tema di liquidazione del danno devono condurre ad una particolare attenzione alla formulazione della domanda che condizionerà lo svolgimento istruttorio della causa sulla base del principio dispositivo FELTRINELLI & BROGI

29. Segue: prova del danno • In base al principio dispositivo il giudice può porre a fondamento della sua decisione solo i fatti provati dalle parti e quelli di comune esperienza. • In base al principio inquisitorio il giudice , per un interesse pubblico coinvolto nel processo, deve ricercare egli stesso le prove. • Quindi, mentre per la prova della contraffazione il giudice è dotato di poteri inquisitori, per la prova del danno il giudice è sottoposto al principio dispositivo e rimesso alle prove che verranno fornite dalle parti. FELTRINELLI & BROGI

30. RISARCIMENTO del DANNO • L’art.125 comma 1 CPI richiama le disposizioni del codice civile concernenti la determinazione del danno risarcibile e le sue voci del danno emergente e del lucro cessante con una disposizione che richiama anche i benefici realizzati dall’autore della violazione, ma unicamente come elemento sintomatico del mancatoguadagno. FELTRINELLI & BROGI

31. RISARCIMENTO del DANNO • L’Art. 125 CPI autorizza anche la monetizzazione del danno morale e del pregiudizio non economico, visti pur sempre nell’ambito del profilo reintegratorio, per cui necessitano sempre di prova da parte di chi ne richiede la liquidazione. • L’art.125 comma 3 CPI stabilendo che In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, sancisce –secondo la dottrina prevalente- una forma di risarcimento del danno nelle ipotesi in cui danno no vi sia. FELTRINELLI & BROGI

32. RISARCIMENTO del DANNO • Art.144-bis CPI – Art.162-ter LdA (sequestro conservativo) • In base a questa norma il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell’art.671 c.p.c. FELTRINELLI & BROGI

33. RISARCIMENTO del DANNO • Segue: art.144-bis CPI • Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti correnti bancari e di altri beni del presunto autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’A.G. può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni FELTRINELLI & BROGI

34. RISARCIMENTO del DANNO • Allo scopo di consentire la migliore esecuzione del sequestro l’A.G. può acquisire direttamente (quindi anche senza istanza della parte lesa) la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del preteso contraffattore. • L’art.671 c.p.c. prescrive il “fondato timore di perdere la garanzia del credito”, per cui si confida che l’A.G. ricorrerà a questo rimedio solo in casi molto gravi di dissesto finanziario del contraffattore o a fronte di dimostrazioni di comportamenti idonei a sottrarre beni aziendali al credito della controparte. FELTRINELLI & BROGI

35. CONCLUSIONI • L’impronta data dal legislatore italiano è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più rigorosa osservanza degli standard comunitari stabiliti per la tutela della proprietà intellettuale. FELTRINELLI & BROGI

36. CONCLUSIONI • Il decreto sull’enforcement contiene norme che (se applicate letteralmente) possono condurre anche alla completa paralisi delle imprese responsabili della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. • La proprietà intellettuale è ormai divenuta un’arma potente in mano a chi potrà -e saprà- investire ingenti risorse nella capillare protezione dei propri titoli e nella conseguente pressante tutela giudiziaria degli stessi. FELTRINELLI & BROGI

37. CONCLUSIONI • Naturalmente la tutela della proprietà intellettuale rischia così di diventare uno dei modi più potenti per l’esclusione dei concorrenti dal mercato: a chi dispone di più risorse da investire nella P.I. il legislatore ha offerto mezzi legali per spazzare i concorrenti dal mercato. • Al fine di evitare pesanti distorsioni alla libera concorrenza sul mercato è auspicabile che la Magistratura Italiana opti per un’interpretazione prudente delle norme sull’enforcement, perché viceversa si corre il rischio della commissione di abusi da parte di multinazionali straniere contro le imprese italiane. FELTRINELLI & BROGI