III Jornadas Aduaneras de Propiedad Intelectual

1. III Jornadas Aduaneras de Propiedad Intelectual Marco Arellano Q. Presidente Tribunal de Propiedad Industrial Chile Abogado marellanoq@yahoo.com

2. MARCO GENERAL DE LA PRESENTACIÓN • Introducción. • La Propiedad Intelectual como sistema. • El rol de Aduanas • Problemas concretos. • El Rol del TDPI • Propuestas.

3. 1. Introducción • Rol del Tribunal: • Orden Registral. • Concurrencia de Requisitos de Fondo. • Titular. • Transversalidad de la PI • En el fondo • En cuanto realidad jurídica. • Integración.

4. 2 La Propiedad Intelectual como un sistema y la piratería Entrada Salida Proceso Demandas de los Diferentes Actores Sociales ESTADO Gobierno Congreso Tribunales de Justicia Productos Acciones Planes Programas Proyectos Decisiones Legislación Tratados Reglamentos Convenios

5. 2.3. La Propiedad Intelectual como un sistema y la piratería SUBSISTEMA GOBIERNO SUBSISTEMA PRIVADO ADUANAS ORGANISMO PERSECUTOR TRIBUNALES JUSTICIA POLICIA Autoridades Tributarias • Titulares de • derechos • Industria editorial • Software, etc. • ONGs • Sociedades de gestión • Países interesados Cultura Justicia Economía Oficinas de registro SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

6. 2.1 La realidad de Aduanas • Antecedentes. • Acuerdos de la OMC • La Sección 4: “Prescripciones Especiales Relacionadas con las Medidas de Frontera”, del Acuerdo sobre los ADPIC. • Limitación de la suspensión despacho aduanero. • Marca falsificada y lesiva del derecho de autor (51 ADPIC) • Caso Chileno, Ley 19.912, otorgó la facultad a los Tribunales en cualquier infracción de Propiedad Intelectual o Industrial.

7. 2.2 La realidad de Aduanas • Suspensión del Despacho Aduanero de Oficio versus Petición de Parte. • ADPIC exige ambos. • Los países tienen libertad para regular • Chile, optó por restringir a: mercancía de marca registrada falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. • Rol de los titulares de derechos. • Requisitos pueden facilitar entorpecer. • Particulares, muchos requisitos. • Oficio, exige la acción de los particulares.

8. 2.4 La realidad de Aduanas • Contenido del Despacho Aduanero. • ADPIC, facultativo: destinadas a la exportación desde su territorio. • Los países tienen libertad para regular a la importación a la exportación y a otras destinaciones aduaneras o estar limitados únicamente a la importación. • Chile, optó por ampliar. • Presunción de Infracción versus Suspensión del Despacho Aduanero • ADPIC. Suspensión admite procedimiento administrativo bajo debido proceso. • Existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual (51 ADPIC).

9. 2.4 La realidad de Aduanas • Caso Chileno: “efectuar la denuncia, en conformidad a la ley” • Tesis restrictiva. • Limitado a los tipos de la PI. • Propiedad Industrial, acción pública previa instancia particular. • Tesis amplia. • Infracción a las leyes penales en general • Código Tributario. • Código Penal. Art 190 Nombre o marca falsos. Art. 185 Falsificación de Marca. • Ordenanza de Aduanas. Contrabando. Art 168 Ordenanza. • Propio. Mercaderías Prohibidas • Impropio. Objetos de ilícito comercio.

10. 2.3 La realidad de Aduanas • “Sobre el particular cabe mencionar que la Ordenanza de Aduanas define a la importación como “la introducción legal de mercancías extranjeras para su uso o consumo en el país” y que exportación es “la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el exterior”. Por lo tanto, la prohibición de comercialización, implica necesariamente la prohibición de importación o exportación, pues prohibida la comercialización se impide la posibilidad de su tráfico legal. No resulta procedente aceptar a trámite una destinación aduanera que ampare mercancías cuyo tráfico la ley califica como delito. • En consonancia con las disposiciones de los artículos 46, 49 y 50 del ADPIC, se pueden conseguir efectos completamente distintos.

11. DPI 2.4 La realidad de Aduanas • Aduanas. Concurso de delitos. • Jurisprudencia: Procedimiento abreviado, condena a los autores, por delitos contra la propiedad intelectual, contrabando y comercio clandestino.

12. 2.5 La realidad de Aduanas • Carácter Comercial. • Art. 60 ADPIC: “Los Miembros podrán excluir… las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial…” • Art. 17, Ley 19.912: “las mercaderías que por su cantidad o volumen, no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros” • ADUANAS:

13. 2.6 La realidad de Aduanas • ADUANAS: “En ningún caso hace variar la naturaleza ilícita de estas mercancías ni puede implicar que eventualmente la Aduana pudiera entenderlas incluidas en el concepto de equipaje. Esta norma sólo implica que la mercancía de marca registrada falsificada o que infringe el derecho de autor, que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros, no serán objeto de los procedimientos especiales que se contemplan en la ley, esto es la suspensión del despacho, de oficio o a petición de parte, el ejercicio del derecho de inspección ni de los demás derechos establecidos en la Ley 19.912, pero en ningún caso dejan de tener un carácter ilícito, por lo que su importación o exportación se encuentran igualmente prohibidas.”

14. 2.7 La realidad de Aduanas • Ejercicio de las Acciones Penales. • Delitos de acción privada o mixta. • Delito de contrabando u otros. • Almacenaje y Destino de la Mercadería Infractora. • Normas especiales. • Uso de norma aduanera, la mercancía pirata, al ser de importación o exportación prohibida debe salir de los canales de distribución legales. No puede ser entregada a los infractores, ni puede ser objeto de subasta aduanera. • Art. 152 Ordenanza Aduanas. Acuerdo del Ministerio Público, donación.

15. CONCLUSIONES Audaces e innovadores en la aplicación de la integridad del sistema jurídico y no limitarse a buscar soluciones en la especialidad.

16. 3. Aporte del TDPI – Problemas • Falta o tardía constitución de registros. • Inoportuna información a los servicios de Aduanas. • Información oportuna y eficaz para procedimientos policiales. • Demora facilita el sobreseimiento. • Determinación del contenido de los derechos.

17. 4. Resolución oportuna y claridad de las resoluciones • Antecedentes en la “nube”. • Rápida resolución de los asuntos. • Contacto directo con Aduanas y actos institucionales. • Vínculos institucionales y acceso preferente. • Desarrollo de actividades de capacitación conjunta • Claridad en las resoluciones

18. Resolución oportuna

19. Resolución oportuna

20. Importancia de la claridad en las resoluciones. Ejemplos.

21. Marca Torres del Paine La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla; sin perjuicio que el registro de un término geográfico como marca comercial, no debe ni puede ser obstáculo para que terceros puedan seguir utilizándolo para indicar la real procedencia de un producto, para promocionarla o difundirla públicamente, siempre y cuando no lleve a error o confusión, respecto de la procedencia empresarial de los productos a distinguir.

25. PATENTE EUROPEA EP 0 842889 PRIORIDAD SE/3607 DE FECHA 03.10.1996.

26. DOC. DE PATENTE N° REGISTRO 30.253 FECHA REG 15.11.1977.

27. Tributación • EJEMPLOS DE INFRACCIÓN

28. Condena por uso malicioso de invento con solicitud de patente en Trámite. Registro N° 41.980, protege: “Formulación y procedimiento para aumentar la resistencia de las plantas a ciertos agentes patógenos, en especial hongos, por aplicación a las raíces de las plantas de una solución a base de quitosano (poli-D-glucosamina).

29. Condena por uso malicioso de invento con solicitud de patente en Trámite. Se alegó por la defensa: “Que las características de este quitosano eran distintas a las del quitosano del señor Villanueva, ya que tenía una desacetilación de alrededor de 80% con una viscosidad de los 400 centipois, libre de ceniza no mas de 0,2, con muy pocas proteínas no más de 0,3 y de acuerdo a la normativa se verificó la existencia de metales pesados.

30. Condena por uso malicioso de invento con solicitud de patente en Trámite. Perito Carola Barraza Moenne. Bioquímico. “Que la protección a la solicitud de patente está dada por el pliego de reivindicaciones, cuya cláusula principal explica el contenido esencial de la protección; después consta de varias cláusulas que indican especificaciones de la solicitud. Cada reivindicación tiene tres partes, la primera llamada preámbulo, la palabra caracterizado y la caracterización Explicó la perito, que el preámbulo dura hasta la palabra caracterizado y describe el campo de aplicación de la invención, aquí se explica a qué se refiere la invención no es lo que define la invención, lo que define la invención es lo escrito después de la palabra caracterizado que es lo fundamental de la reivindicación.

31. Condena por uso malicioso de invento con solicitud de patente en Trámite. Relató la profesional que en este caso la reivindicación uno de la patente dice que se protege una formulación que aumenta la resistencia de las plantas a agentes patógenos en especial hongos, esto define la utilidad que va a prestar la formulación que está escrita, después se definen tres condicionesAñadió que la primera característica es que la formulación comprende quitosano de una viscosidad entre 200 cps a 250 cps y con un grado de desacetilación de 70% + 5%; una solución de ácido débil al 1% al 10% v/v; y una cantidad efectiva del quitosano mencionado para tratamiento de raíces de plantas, que esté comprendida en el rango de 0,30 % a 0,75% p/v, en que el PH de dicha formulación quede comprendido entre 6,0 y 6,4; comparándola con la información contenida en el informe emitido por la U. de Chile, señaló que la viscosidad de “kitosan Plus” coincide con la descrita en la reivindicación primera antes referida, pero no se describe el grado de desacetilación, mismo que a su juicio es la condición que otorga la viscosidad, por lo tanto estas dos condiciones son siempre proporcionales, de modo tal, que para que una solución de quitosano tenga una determinada viscosidad debe tener siempre el mismo grado de desacetilación y aún cuando no esté descrito se asume que es el mismo, no podría ser distinto según su criterio.

32. CASO ISKIMIL V/S PLAVIX. Se condena a JAIME ALFONSO RAMÍREZ KATTAN, como autor del delito del artículo 52º letra b) de la Ley 19.039. Por cuanto, LABORATORIOS ROYAL PHARMA Y/O ALPHES CHEMIE S.A, comercializa y vende en el territorio nacional un producto farmacéutico denominado “ISKIMIL” que contiene CLOPIDOGREL HYDROGENOSULFATO FORMA CRISTALINA 2, cuya forma cristalina mencionada de dicho compuesto se encuentra protegida por la patente de invención N° 42308.

33. CASO ISKIMIL V/S PLAVIX. II.- Se condena a JAIME ALFONSO RAMÍREZ KATTAN, al pago de una multa a beneficio fiscal de 100 unidades tributarias mensuales, valoradas a la fecha de su cancelación, en cuanto le ha cabido participación en calidad de autor del delito de infracción al artículo 52º letra b) de la Ley 19.039 en su versión anterior al 01 de diciembre de 2005, cometido en perjuicio de Laboratorios Sanofi-Aventis, en el mes de octubre del año 2005 en ésta ciudad y al pago de las costas de la causa.

34. CASO ISKIMIL V/S PLAVIX. En caso que el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de unidad tributaria mensual, sin que pueda ella nunca exceder de seis meses como lo dispone el artículo 49 del código Penal.

35. CASO ISKIMIL V/S PLAVIX. III.- Que, en cuanto a la incautación ordenada por el inciso final del artículo 52 de la ley 19.039 en su versión anterior al 01 de diciembre de 2005, se dará lugar a ella, sólo respecto de los medicamentos de nombre Iskimil serie 0327705, ya que ella fue la periciada, encontrándose en su formulación clopidogrel forma cristalina 2, siempre y cuando aún se encuentren disponibles en las farmacias y droguerías del país, lo que deberá hacerse a costa del condenado.

36. CASO ISKIMIL V/S PLAVIX. • Acordada la condena de que fuera objeto el acusado Ramírez Kattan, con el voto en contra del Magistrado Robert Orchard Alarcón, quien estuvo por: • Ausencia de condición de procesabilidad. • No se acreditó que se tratase del mismo producto. • Ausencia de dolo directo. Clopidrogel Forma Cristalina N° 1