Internet e Tutela del Marchio di Impresa Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale” Reggio

1. Internet e Tutela del Marchio di Impresa Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà Industriale” Reggio Emilia – Camera di Commercio 10 ottobre 2012

2. Sommario • Di che cosa parleremo… • La violazione del marchio nel web • Pratiche di concorrenza sleale nel web • Azioni per prevenire la contraffazione del marchio in rete • Azioni per reprimere la contraffazione del marchio in rete

3. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB

4. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Dominio di primo livello (Top Level Domain - TLD), (ccTLD) Cos’è un “nome a dominio” (“domain name”)? è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL(indirizzo di una pagina Internet) http://www.bugnion.it Dominio di terzo livello o sottodominio Dominio di secondo livello (Second Level Domain – SLD) Lettura da destra a sinistra Protocollo livello applicazione

5. Cos’è un “marchio” (di impresa)? è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB • Cos’è il “brand”? • è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico 5

6. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Abbiamo individuato almeno7violazioni di marchio realizzate in Internet e con Internet Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate? • Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza del prodotto)  effetto: confusione • Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di rinomanza / famoso)  conseguenza: vantaggio indebito (“traffic diversion”) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza

7. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB • 1)Presenza all’interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare nell’attività economica (…) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi)

8. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi)

9. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 3)Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di rinomanza, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica Es: apple-shoes.com Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanzase l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi(art. 22, co. 2 cpi)

10. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 4)Registrazione in malafededel dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting” o “domain grabbing”) • Scopo della registrazione: • impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente; • trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio • Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c., • art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede)

11. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 5) Uso del marchio altrui come meta-tag nell’ambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google) • I motori di ricerca utilizzano per l’indicizzazione dei siti: • il nome del sito • il titolo della pagina • i metatag description e keywords • il testo della pagina • frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina • i link • la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. “google bombing”)

12. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Cosa sono i meta-tag? I meta-tag sono “etichette nascoste” (tag ovvero “marcatori”) all’interno del codice HTML, che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web Scopo: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati “spiders”

13. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB L’uso del marchio del concorrente come meta-tag raramente ha lo scopo di creare confusione con l’attività del sito del terzo (confusione che comunque si verifica nella fase “pre-vendita”) Lo scopo principale è di sviare traffico internet dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio aumentando così il numero di accessi al proprio sito e il valore del sito

14. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB concorrenza sleale(art. 2598 n. 3 c.c.) L’uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)

15. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 6) Uso del marchio altrui come Internet keyword nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords di Google Tale servizio (a pagamento) consente, mediante la scelta di parole chiave (key-words), di far apparire il proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta che, con il motore di ricerca, si ricerca quella/e key-words

16. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB .. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWords

17. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB concorrenza sleale(art. 2598 n. 3 c.c.) L’uso del marchio altrui come key-word può assumere rilievo sotto un duplice profilo contraffazione di marchio (art. 20, co. 1, lett. b e c cpi)

18. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009 il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis” per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis” compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt È stata riconosciuta sia la contraffazione di marchio(ex art 20 cpi) che la concorrenza sleale(ex art 2598 n. 3 c.c.)

19. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09) Utilizzo di “Interflora” come keyword per pubblicizzare il proprio annuncio relativo a vendita e consegna di fiori a domicilio Vendita e consegna di fiori a domicilio

20. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2) Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del “key-word advertising” quando tale uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Viola la funzione di indicazione di origine quando la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo) oppure, al contrario, da un terzo.

21. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3) Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del marchio. Viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

22. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (4) Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da parte di un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).

23. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (5) Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine generico.

24. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB Il caso Interflora vs Marks & Spencer (6) Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.

25. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB 7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui .. nel testo della pagina web .. nelle didascalie di immagini .. come link .. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion) Scopo: “traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico Internet

26. LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB • Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio (“gripe site”, es: ABCsucks.com) Uso illecito? Contemperamento di opposti interessi Libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero (diritto costituzionalmente garantito) Tutela del marchio e della sua reputazione (interesse privatistico)

27. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB 27

28. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Linking: Collegamento ipertestuale che consente di passare da un sito ad un altro In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con la home page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna confusione. Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una pagina interna del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura di una nuova finestra del browser)

29. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB FRAMING Attraverso tale sistema, l'utente che si collega ad un dato sito e su di esso utilizza un link, verrà collegato ad una pagina di un altro sito, ma detta pagina verrà visualizzata all'interno della cornice (frame) del primo sito: pertanto gli avvisi pubblicitari posti su questo continueranno a circondare la pagina agganciata ed ogni pagina successiva che gli utenti intenderanno visualizzare

30. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) in quanto induce gli utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento parassitario dell'attività altrui

31. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Il Typosquatting(in inglese, “typo”: refuso tipografico e “squatting”, occupazione abusiva) è la registrazione di un nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma contenente un refuso. Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del traffico internet dirottato) Contraffazione di marchio e concorrenza sleale

32. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro. Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni pubblicitarie offerte per quel sito

33. PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB Page-jacking il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di leggere le autentiche pagine web. concorrenza sleale confusoria; possibile violazione del diritto d’autore

34. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE 34

35. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che opera all’estero dovrebbe preoccuparsi di registrare i domini: • dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti, • dei paesi dove è prossima una espansione, • dei paesi dove dispone di un distributore, • dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg).

36. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE • Registrazione dei domini frutto di “mistyping” (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: roccobaroco.com) • Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (es, a fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial e imperial-fashion).

37. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Internet e social network Registrazione dello “user name” aziendale per l’account in Facebook (es: www.facebook.com/furla) e Twitter (es: @furla) ecc… per le proprie pagine personali, paragonabili a veri e propri siti Internet.

38. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch) • Scopo: venire a conoscenza dei domini identici / simili registrati da terzi • Sorveglianza annuale (rinnovabile) • Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gTLD che ccTLD • Ricerca di identità e di similitudine • Report mensili 38

39. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza domini (domain watch) 39

40. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La sorveglianza del marchio nel web (web watch) Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del proprio marchio nella rete Internet quali: uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo generico o descrittivo), brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti offensivi all’interno di blogs o social networks), uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione), marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale commerciale).

41. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Limitato a: news blogs video discussioni libri Frequenza: occasionale o setimanale IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or, “”)

42. AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA “BUGNION”, TIPO DI RISULTATO: TUTTO

43. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO IN RETE

44. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers 44 44

45. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers Il Programma VeRO di eBay eBay mette a disposizione un programma denominato VeRO mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può segnalare a eBay un’inserzione che viola un proprio diritto, es. di marchio di impresa. eBay si impegna a rimuovere tempestivamente l’inserzione 45

46. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Utilizzo degli strumenti messi a disposizione dagli Internet Service Providers 46

47. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE Recupero dei domini registrati da terzi • Ricerca approfondita sul titolare del dominio • Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente ottenere una prova di malafede) • Negoziazioni per il trasferimento del dominio • Lettera di diffida • Procedura di riassegnazione 47

48. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Non è un procedimento giudiziario, bensì amministrativo ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider per il .com Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per arrivare alla decisione) e costi (circa dai 3.000 ai 6.000 euro) Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né tantomeno un risarcimento danni

49. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP): • il nome a dominio contestato identico o simile al marchio anteriore del ricorrente; • il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato; • la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede. Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla diregistrazione abusiva 49

50. AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE La Procedura di Riassegnazione Diritti o legittimi interessi dell’assegnatario del dominio • Il resistente deve provare: • che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi. • di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. • che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clienteladel ricorrente o di violarne il marchio registrato. 50