DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Reggio Emilia, 31 maggio 2012

1. DEPOSITO DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Reggio Emilia, 31 maggio 2012

2. I segni distintivi TIPOLOGIE DI DOMANDE DI BREVETTO 1) Domande nazionali a. in Italia b. all’estero 2) Domande designanti una pluralità di stati a. Convenzione sul brevetto europeo (EPC) b. Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT) c. Altre convenzioni internazionali (EAPO, ARIPO, OAPI) 1

3. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI SITUAZIONE FINO AL 2008 Brevetti italiani concessi senza ricerca di anteriorità e senza esame di merito La validità di un brevetto italiano veniva testata davanti al giudice nel caso in cui il brevetto italiano fosse azionato giudizialmente 2

4. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI CAMBIAMENTI INTRODOTTI NEL 2008 La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008 Viene effettuata dall’Ufficio Brevetti Europeo per conto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Si effettua soltanto per le domande di brevetto che non rivendicano la priorità di una domanda precedente 3

5. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI RICERCA DI ANTERIORITA’ - TEMPI Entro 5 mesi dalla data di deposito: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia la domanda di brevetto all’Ufficio Brevetti Europeo per la ricerca Entro 9 mesi dalla data di deposito: l’Ufficio Brevetti Europeo completa la ricerca 4

6. I segni distintivi ESEMPIO DI RAPPORTO DI RICERCA 5

7. I segni distintivi ESEMPIO DI OPINIONE SCRITTA SULLA BREVETTABILITA’ ALLEGATA AL RAPPORTO DI RICERCA 6

8. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI – ESAME (1) Unitamente al rapporto di ricerca, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette una comunicazione di avvio della procedura di esame, invitando il richiedente – entro un termine prefissato – a rispondere ad eventuali obiezioni sollevate nell’opinione scritta sulla brevettabilità. La risposta può contenere: - modifiche delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni - argomentazioni a supporto della brevettabilità dell’invenzione rivendicata 7

9. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI – ESAME (2) Eventuali modifiche apportate in corso di esame non possono introdurre materia che si estenda oltre il contenuto della domanda di brevetto come originariamente depositata. La stesura di una domanda di brevetto è un’operazione estremamente critica perché condiziona pesantemente i successivi margini di modifica. E’ consigliabile affidare la stesura di una domanda di brevetto ad un consulente abilitato. 8

10. I segni distintivi BREVETTI ITALIANI – ESAME (3) Trascorso il termine per la risposta, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a: - concedere il brevetto, oppure - rifiutare la domanda di brevetto Possibilità di appello davanti alla Commissione dei Ricorsi 9

11. I segni distintivi LA PRIORITA’ Chiunque abbia regolarmente depositato, in un paese membro della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, o il suo avente causa, gode di un diritto di priorità per effettuare il deposito negli altri paesi (Art. 4 CUP) 10

12. I segni distintivi CONDIZIONI PER UNA VALIDA RIVENDICAZIONE DI PRIORITA’ La seconda domanda deve essere depositata entro 12 mesi dalla prima domanda La seconda domanda deve riguardare la medesima invenzione a cui si riferisce la prima domanda La seconda domanda deve essere depositata a nome del medesimo richiedente della prima domanda, o del suo avente causa 11

13. I segni distintivi EFFETTI DELLA PRIORITA’ Ai fini di determinare lo stato della tecnica opponibile alla seconda domanda, la data di priorità (cioè la data di deposito della prima domanda) viene considerata come data di deposito della seconda domanda 12

14. I segni distintivi EFFETTI DELLA PRIORITA’ – ESEMPIO priorità 23.05.2011 10.01.2012 18.05.2012 IT1 DE2 DE1 Invenzione A Invenzione A Invenzione A Richiedente XYZ Richiedente BCD Richiedente XYZ Chi ottiene il brevetto in Germania? XYZ Perché? Lo stato della tecnica da tenere in considerazione per valutare se DE1 può essere concesso comprende tutto quello che è stato reso accessibile al pubblico prima del 23.05.2011. DE2 è stata depositata il 10.01.2012. Quindi DE2 non è parte dello stato della tecnica opponibile a DE1 13

15. I segni distintivi EFFETTI DELLA PRIORITA’ Oggi ho depositato una domanda di brevetto italiano relativa ad una nuova confezione alimentare. Adesso posso pubblicizzare / commercializzare la mia confezione? Si. Le divulgazioni avvenute dopo il deposito della domanda di brevetto italiano non sono opponibili alla domanda di brevetto italiano, né ad eventuali domande di brevetto estero che ne rivendichino la priorità 14

16. I segni distintivi BREVETTO ITALIANO – I VANTAGGI (1) I vantaggi del deposito di una domanda di brevetto italiano sono principalmente legati alla ricerca di anteriorità: La ricerca è effettuata dall’Ufficio Brevetti Europeo ed ha una qualità paragonabile a quelle svolte per le domande di brevetto europeo o internazionale I risultati della ricerca sono normalmente disponibili prima della scadenza del termine di priorità Il rapporto di ricerca costituisce un utile strumento per valutare l’opportunità di proteggere l’invenzione all’estero 15

17. I segni distintivi BREVETTO ITALIANO – I VANTAGGI (2) Altri vantaggi: Costo iniziale relativamente basso (la tassa di ricerca è pagata dallo stato italiano; la traduzione in inglese è necessaria solo per le rivendicazioni) Possibilità di ottenere il rimborso della tassa di ricerca in caso di deposito di successive domande di brevetto europeo o internazionale 16

18. I segni distintivi BREVETTO EUROPEO Convenzione sul Brevetto Europeo: 38 contractingstates 2 extensionstates (aggiornato al 31.05.2012) 17

19. I segni distintivi Deposito Ricerca Entro 18 mesi dalla data di deposito (o di priorità) Pubblicazione BREVETTO EUROPEO: LA PROCEDURA (1) Entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca Richiesta esame Esame 18

20. I segni distintivi Esame Rifiuto Concessione Eventuale appello Entro 3 mesi dalla concessione Entro 9 mesi dalla concessione BREVETTO EUROPEO: LA PROCEDURA (2) Eventuale opposizione Convalide Fascio di brevetti nazionali Eventuale appello 19

21. I segni distintivi BREVETTO EUROPEO – I VANTAGGI Un unico deposito, un’unica ricerca e un unico esame per tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo Riduzione dei costi L’Ufficio Brevetti Europeo ha una lunga esperienza e un’affidabilità riconosciuta a livello mondiale Un brevetto europeo concesso è generalmente un brevetto forte 20

22. I segni distintivi DOMANDE DI BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT) 145 contractingstates (al 31.05.2012) 21

23. I segni distintivi PCT – LA PROCEDURA 22

24. I segni distintivi PCT – I VANTAGGI (1) Copertura territoriale molto ampia nel periodo di 30 mesi dalla data di priorità (o di deposito se nessuna priorità è rivendicata) Utile nel caso in cui si necessiti di tempo per comprendere quali mercati sono interessati all’invenzione Possibilità di ritardare fino a 30 mesi dalla data di priorità (o di deposito se nessuna priorità è rivendicata) l’ingresso nelle fasi nazionali / regionali I costi per l’ingresso nelle fasi nazionali / regionali sono posticipati ad un momento in cui si ha maggiore consapevolezza di quanto l’invenzione sia meritevole di investimenti 23

25. I segni distintivi PCT – I VANTAGGI (2) Semplificazione delle formalità di deposito (un unico deposito iniziale, un’unica copia autentica del documento di priorità, etc.) Possibilità di richiedere l’esame preliminare internazionale per «mettere in ordine» la domanda prima dell’ingresso nelle fasi nazionali / regionali Un esame preliminare internazionale concluso positivamente accelera la concessione del brevetto da parte dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) e di altri Uffici Brevetti che tendono a seguire le decisioni dell’EPO (es. India, Israele, Messico, Canada) Presso alcuni Uffici Brevetti (es. USA) gli effetti di un esame preliminare internazionale concluso positivamente sono meno evidenti - 24

26. I segni distintivi DOMANDE NAZIONALI ESTERE (1) Art. 198 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione…. 25

27. I segni distintivi DOMANDE NAZIONALI ESTERE (2) Art. 198 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l’ammenda non inferiore a 77.47 euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno. 26

28. I segni distintivi UNA POSSIBILE STRATEGIA DI DEPOSITO Depositare inizialmente una domanda di brevetto italiano Attendere il rapporto di ricerca Esaminare attentamente i documenti anteriori citati nel rapporto di ricerca per valutare le probabilità di ottenere un valido brevetto Se i documenti anteriori citati lasciano spazio all’ottenimento di un brevetto, depositare domande di brevetto estero rivendicando la priorità della domanda di brevetto italiano 27

29. I segni distintivi STRATEGIE PER I DEPOSITI ALL’ESTERO Se non è chiaro quali paesi potrebbero essere di interesse: depositare una domanda di brevetto internazionale (PCT) per guadagnare tempo Se non ci sono dubbi sui paesi di interesse: depositare domande di brevetto nazionali e/o una domanda di brevetto europeo per ridurre i costi rispetto al deposito PCT 28

30. I segni distintivi COME SCEGLIERE I PAESI ESTERI? Approccio basato sul mercato paesi in cui si pensa che il prodotto brevettato possa essere commercializzato Approccio basato sui concorrenti paesi in cui i concorrenti principali hanno la sede e/o stabilimenti produttivi Approccio basato sulla localizzazione del titolare paesi in cui il titolare del brevetto ha filiali, stabilimenti produttivi, sedi estere Altri tipi di approccio (es. mercato automobilistico) 29

31. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1 Ho depositato una domanda di brevetto italiano in data 01.09.2011 Oggi scopro che un mio concorrente italiano ha iniziato a commercializzare in Italia un prodotto uguale a quello che forma oggetto della mia domanda di brevetto Come posso agire? Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare attentamente il rapporto di ricerca per determinare in quale forma il brevetto può realisticamente essere concesso e per verificare che il mio concorrente sia contraffattore delle rivendicazioni presumibilmente concedibili 30

32. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1 Occorre notificare la domanda di brevetto (ancora segreta) al presunto contraffattore a mezzo di ufficiale giudiziario Dopo la notifica, è possibile richiedere provvedimenti cautelari nei confronti del presunto contraffattore o avviare contro di lui un giudizio di merito Le richieste avanzate dal titolare di una domanda di brevetto nell’atto introduttivo del giudizio di merito non potranno essere accolte se non interverrà la concessione del brevetto nel corso di tale giudizio 31

33. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 1 Art. 53 Codice della Proprietà Industriale (CPI) I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, … l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica. 32

34. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2 Ho depositato una domanda di brevetto europeo in data 01.09.2011, senza rivendicare la priorità di precedenti domande Oggi scopro che un mio concorrente italiano ha commercializzato in Italia un prodotto uguale a quello che forma oggetto della mia domanda di brevetto europeo Come posso agire? Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare attentamente il rapporto di ricerca per determinare in quale forma il brevetto può realisticamente essere concesso e per verificare che il mio concorrente sia contraffattore delle rivendicazioni presumibilmente concedibili 33

35. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2 Occorre richiedere la pubblicazione anticipata della domanda di brevetto europeo Dopo la pubblicazione, occorre depositare in Italia una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni pubblicate Successivamente è possibile richiedere provvedimenti cautelari nei confronti del presunto contraffattore italiano o avviare contro di lui un giudizio di merito Le richieste avanzate dal titolare di una domanda di brevetto nell’atto introduttivo del giudizio di merito non potranno essere accolte se non interverrà la concessione del brevetto nel corso di tale giudizio 34

36. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2 Art. 93(1) Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) L’Ufficio Brevetti Europeo pubblica la domanda d brevetto europeo il prima possibile a. dopo la scadenza di un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, se rivendicata, oppure b. prima della scadenza di tale periodo su richiesta del richiedente. Art. 67(1) CBE Dalla data della sua pubblicazione, una domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente la protezione prevista dall’Art. 64, negli stati contraenti designati. 35

37. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 2 Art. 54 CPI La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’Art. 67(1) CBE, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata. 36

38. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3 Ho depositato una domanda di brevetto italiano in data 01.09.2011 Oggi scopro che un mio concorrente ha iniziato a commercializzare in un paese europeo diverso dall’Italia un prodotto uguale a quello che forma oggetto della mia domanda di brevetto Come posso agire? Se il rapporto di ricerca è già disponibile, analizzare attentamente il rapporto di ricerca per determinare se la mia invenzione è realisticamente proteggibile ed in quale forma 37

39. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3 Depositare una domanda di brevetto europeo e/o nazionale nel paese in cui agisce il concorrente, rivendicando la priorità della domanda di brevetto italiano Accelerare per quanto possibile la concessione del brevetto europeo e/o nazionale (PACE, colloqui diretti con l’esaminatore, risposte sollecite) Richiedere eventualmente la pubblicazione anticipata della domanda di brevetto europeo Espletare eventuali formalità richieste dalla legislazione nazionale del paese del concorrente per rendere efficace la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo pubblicata 38

40. I segni distintivi COME IL COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI INFLUENZA LA STRATEGIA – Esempio 3 Adottare eventuali azioni permesse dalla legislazione del paese in questione (lettere di diffida, richiesta di provvedimenti cautelari, instaurazione del giudizio di merito) Attenzione: alcuni paesi non prevedono la possibilità di azionare giudizialmente una domanda di brevetto contro un contraffattore prima della concessione del brevetto. E’ normalmente prevista una compensazione ragionevole a favore del titolare del brevetto, a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di brevetto. 39

41. Grazie per l’attenzione Chiara COLO’ colo@bugnion.it