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Internacionalización de signos distintivos

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (1891). Derecho internacional. Internacionalización de signos distintivos. Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994).

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Internacionalización de signos distintivos

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Presentation Transcript

  1. Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (1891) Derecho internacional Internacionalización de signos distintivos Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) Primera directiva 89/104/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (1989) Derecho europeo Reglamento 40/94 de marca comunitaria (1994)

  2. Sistema de Madrid de protección internacional de marcas La marca internacional: Arreglo de Madrid (1891) para el registro internacional de marcas. Protocolo del arreglo de 27 de junio de 1989.

  3. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas ¿Qué es una marca internacional? • Recordemos que existe un derechos de prioridad en signos distintivos de 6 meses • Esto obliga a extender la marca país por país • El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, administrado por la OMPI, brinda una forma de protección de las marcas en varios países mediante la presentación de una solicitud única. Marca Internacional

  4. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas • Se rige por: • Arreglo de Madrid (1891) • Protocolo de Madrid (1989) • Administración • Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/madrid/es/

  5. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas ¿En qué consiste? • Posibilidad de proteger una marca en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) • Presentación en la OEPM o en la OAMI • El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una marca efectuado en cada uno de los países designados. • Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina. • Simplifica en gran medida la gestión posterior de la marca • Con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro. • También facilita la designación posterior de otros países.

  6. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Ventajas del Sistema de Madrid • Simple, rápido, mucho más económico • Registro simplificado en un país con la posibilidad de varias designaciones (82 países) • Procedimiento único • Idioma único • Administración simplificada del portafolio de marcas • Todas las renovaciones, cesiones, licencias o modificaciones se hacen en un solo sitio con un procedimiento único • Sólo se necesita un representante ante la OMPI • Todos los trámites se hacen en un solo idioma

  7. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Principios básicos del Sistema de Madrid • Sistema único • Necesidad de solicitud básica y registro básico • Solicitud internacional (oficina de origen,idioma, designaciones, tasas en FS) • Posibilidad de rechazo ampliado mediante el Protocolo de Madrid a 18 meses • Posibilidad de designaciones posteriores • Registro de modificaciones en una intervención • Dependencia del registro o solicitud básica (5 años) en el Arreglo

  8. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Coste mínimo de la marca internacional • Tasa básica • 653 Francos Suizos (404 €) • Tasa complementaria • 73 Francos Suizos por cada país designado (45 €) • Tasa suplementaria • 73 Francos Suizos por cada clase después de la tercera (45 €) • Otras tasas correspondientes a distintos países • La OEPM cobra 40’62€ de tasa de solicitud • Vea la calculadora de tasas, para precios concretos en http://www.wipo.int/madrid/es/fees/

  9. (Incluyendo CE) Sólo Arreglo 10Sólo Protocolo 24Arreglo y Protocolo 46 Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Países miembros del Sistema de Madrid

  10. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas ¿Cómo se solicita una marca internacional? • Legitimidad • Españoles • Residentes • O que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España. • Requisitos • Disponer de un registro de base • Países del Protocolo Solicitud de marca • Países del Arreglo Marca concedida • Triple Identidad • Idéntico titular • Idéntico distintivo • Idénticos productos o servicios • Presentarlo en la OEPM • Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a través de la OEPM qué es quien debe acreditar estos extremos. • Pagar una tasa nacional (40’62 €) • La solicitud de una marca internacional conlleva una tasa nacional con independencia de las tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional.

  11. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Procedimiento de registro Examen formal en la OEPM Se comprueba que la solicitud internacional coincide con el registro de base Se remite la solicitud a la OMPI Examen formal en la OMPI Examen formal de la solicitud Publicación de la marca en la gaceta de Marcas Internacionales Evaluación en los países designados Se hace la evaluación conforme a la legislación nacional de cada país

  12. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Ejemplos de marcas internacionales Ref.: 727356 Clase 09 Appareils et instruments scientifiques Clase 36 Services financiers, Clase 38 Services de télécommunications Ref.: 723687 Clase 09 Scientific, Clase 36 Financial services Clase 38 Telecommunication services. Ref.: 938294 Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Ref.: 746274 Clase 07 Machines et machines-outils, instruments agricoles. Clase 39 Transport, distribution et entreposage de machines, machines-outils et instruments agricoles

  13. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas ¿Cómo buscar marcas internacionales? http://www.wipo.int/ipdl/es

  14. Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas Búsqueda de marcas internacionales con efecto en España http://www.oepm.es

  15. La marca comunitaria

  16. En Europa coexisten tres sistemas: • Tres sistemas simultáneamente de proteger las marcas • Marca Nacional • Marca Internacional (Arreglo de Madrid y/o Protocolo de Madrid) • Marca Comunitaria • Se pueden combinar todos ellos

  17. La OAMI • La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) administra la marca comunitaria y los dibujos y modelos comunitarios

  18. ¿Qué es la marca comunitaria (MC)? • Una Marca Comunitaria es un signo que identifica y distingue productos y servicios; es válida en el conjunto del territorio de la Unión Europea y se registra en la OAMI conforme a las condiciones especificadas en el Reglamento de la Marca Comunitaria.

  19. Los derechos conferidos por la marca • Monopolio de uso del derecho de marca • Derecho a prohibir la imitación y la reproducción • Derecho a oponerse al registro de una marca comunitaria o nacional idéntica o similar si existe riesgo de confusión • Derecho de ceder la marca o de conceder licencias para la totalidad o parte de los productos y servicios, en la totalidad o en una parte del territorio comunitario

  20. Límites de estos derechos (Art. 9 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • El derecho de marca no permite que su titular pueda oponerse a que los terceros puedan utilizar en el tráfico económico: • su nombre y su dirección, • indicaciones relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico, la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éstos, • la utilización de la marca registrada cuando sea este uso necesario para indicar el destino de un producto o servicio en particular, como accesorios o recambios. • Agotamiento del derecho (Art. 10 RMC)

  21. Prohibiciones • Motivos dictaminados en el interés de los consumidores: Prohibición de los signos ilícitos (engañosos o contrarios al orden público) • Motivos dictaminados para garantizar la libre competencia: El rechazo de los signos no distintivos, descriptivos o genéricos

  22. Características de la marca comunitaria • un único centro administrativo: la OAMI • una única solicitud y sistema jurídico • un único idioma de solicitud • un único expediente a gestionar • un único sistema de tasas

  23. Legitimidad • Accesible para todos • Toda persona física o jurídica, de cualquier país del mundo puede solicitar una marca. • Existe obligación de representación para todos solicitantes de fuera de la UE. Dicho representante puede ser: • un abogado • un representante reconocido ante la OAMI

  24. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Solicitud de una marca comunitaria (Art. 26 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Documentos para obtener una fecha de solicitud • Una petición de registro de una marca comunitaria. • Las indicaciones que permitan identificar al solicitante. • La lista de productos o servicios para los que se solicita el registro. • La reproducción de la marca. • Otros requisitos • Reivindicación de prioridad por haber realizado una presentación nacional regular en un país miembro del CUP o de la OMC • Prioridad por exposición en una feria internacional oficial u oficialmente reconocida • Pago de tasas

  25. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Idioma de presentación (Art. 115 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Primera lengua: cualquier lengua oficial de la Unión Europea • Segunda lengua: elegir una de las cinco lenguas de la OAMI, entre español, alemán, inglés, francés o italiano. • El segundo idioma será utilizado como idioma de procedimiento en los casos de oposición, caducidad y nulidad • Recordar el caso de los herederos de la Sra. Kik contra la OAMI (C-361/02 P) que avala esta forma de gestionar la oficina

  26. Idiomas UE OAMI • Alemán • Inglés • Español • Francés • Italiano • Alemán • Inglés • Danés • Castellano • Estonio • Finés • Francés • Griego • Húngaro • Italiano • Letón • Lituano • Maltés • Neerlandés • Polaco • Portugués • Eslovaco • Esloveno • Sueco • Checo

  27. Tema 22: Marca comunitaria (III) Régimen lingüístico de la OAMI (Art. 115 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Idiomas oficiales de la OAMI • Español • Italiano • Inglés • Francés • Alemán • Régimen de lenguas: • Solicitud: • En cualquier idioma oficial de la Unión Europea • Oposición, nulidad y caducidad • En uno de los idiomas oficiales de la OAMI • La traducción se hace a expensas de la OAMI • Publicación de las solicitudes e inscripciones • En todos los idiomas oficiales de la Unión Europea Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de fecha 12 de julio de 2001 ha desestimado el recurso planteado por la Sra. Christina Kik

  28. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Lugares de presentación (Art. 25 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Ante la OAMI • Presentación por Fax (+34 965 131 344) • No será necesaria la confirmación posterior del fax por vía postal. • En el caso de envíos de documentos en color, será suficiente que se envíe el documento por fax y se presente el original en color en un plazo de un mes a partir de la fecha de envío del fax. • E-filing: Presentación electrónica • Por correo normal (no es necesario sobre abierto puesto que no se trata de un registro español) Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, España • Por un servicio de mensajería • Mediante entrega directa, horario de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 • Ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. • Si se transmite en menos de 2 meses, la solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina. • En caso contrario se considera la fecha de presentación la de llegada a la OAMI Ver las directrices de la OAMI Ver Regla 80 REMC

  29. Solicitud recibida Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Asignación de una fecha de presentación Introducción Marcas Patentes Internacional • Si es correcto, se asignación de fecha de presentación • Si cumple con los requisitos establecidos en el Art. 26 del RMC: • a) una instancia para el registro de marca comunitaria; • b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante; • c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro; • d) la reproducción de la marca. • Si se ha pagado la tasa en el plazo de 1 mes

  30. Solicitud recibida Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Examen de requisitos formales • Representante • Prioridad de registro anterior • Prioridad de exposición • Reivindicación de antigüedad mediante declaración expresa • Marcas colectivas • Declaración expresa • Reglamento • Idiomas • Primera lengua oficial UE • Segunda lengua: EN, FR, DE, ES o IT • Lista de productos y servicios • Legitimación • Tasas Las irregularidades se subsanan en un plazo de 2 meses

  31. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Examen de fondo (Regla 11 REMC) Solicitud recibida • Prohibiciones absolutas (Art. 7 RMC) • ¿Puede constituir una marca válida? Art. 4 RMC • Signos que pueden ser representados gráficamente • El examen lo realiza la OAMI • Plazo para retirar o modificar la solicitud o para presentar sus observaciones • Rechazada total o parcialmente Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  32. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Búsqueda de anterioridades(Art. 39 RMC) Solicitud recibida • La OAMI hace una búsqueda de anterioridades en marcas comunitarias • Informa a los titulares en el momento de publicar la marca • Las búsquedas nacionales son opcionales a partir del 10 de marzo de 2008 • Se pagará una tasa (opcional) en la solicitud si se desea mantener la búsqueda nacional • Los resultados se entregan 2 meses después de la solicitud • Los resultados de la búsqueda nacional se transmiten solamente al solicitante Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  33. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Publicación de la solicitud(Art. 40 RMC) Solicitud recibida • Se publica en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias. • Efectos • Expediente público para que lo consulte quien desee • Protección provisional a partir de la publicación • Plazo para oposiciones • Plazo para observaciones Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  34. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Ejemplo de publicación Publicación de la marca “Murcia BioRegión” en el Boletín de Marcas Comunitarias

  35. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Observaciones(Art. 41 RMC) Solicitud recibida • Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes,productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores • Observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7 de prohibiciones absolutas. • No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina. • Las observaciones se notificarán al solicitante, que podrá tomar posición. Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  36. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Presentación de una oposición(Art. 42 RMC) Solicitud recibida • Legitimación • Titulares de derechos anteriores • Licenciatarios de derechos anteriores • Derechos anteriores (Art. 8 RMC) • Marca comunitaria • Marca nacional • Marca internacional • Marca renombrada • Signos distintivos no registrados (“identificadores comerciales”) • que estén siendo utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local • y que confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior • Plazo • 3 meses después de la publicación • Tasa: 350 euros Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  37. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Período de reflexión (cooling-off)(Regla 19 REMC) Solicitud recibida • Definición: • Es un período de tiempo del que las partes disponen para negociar un acuerdo privado. • Duración: • 2 meses, prorrogables hasta un máximo de 24 meses • Ventajas • Ahorro de tasas por no iniciarse la fase contradictoria • La OAMI devuelve la tasa de oposición si el acuerdo consiste en una limitación de los productos o servicios Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado Ver R. 19 REMC

  38. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Fase contradictoria de las oposiciones(Art. 43 RMC) Solicitud recibida • Alegaciones del solicitante en seis meses. • Requerir al oponente una prueba de uso (contestación en un plazo máximo de 2 meses) • Limitar la marca • El oponente contesta a las alegaciones del solicitante (2 meses) • La División de Oposición de la OAMI emite resolución rechazando la oposición o estimándola. • Las decisiones son recurribles ante las Salas de Recurso de la OAMI Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  39. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Registro de una marca comunitaria(Art. 45 RMC) Solicitud recibida • La OAMI, una vez satisfecha por el solicitante la tasa correspondiente, inscribe la marca en el registro de marcas comunitarias. • La tasa debe ser abonada en el plazo de dos meses a partir de la invitación hecha por la Oficina. • El registro de la marca comunitaria se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias • La OAMI remite al titular un certificado de registro de la marca en cuestión. Examen Fecha de presentación Clasificación Examen de requisitos formales Solicitud denegada Examen de motivos absolutos Solicitud aceptada Solicitud publicada Oposición Pendiente de registro Registro Publicado

  40. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Duración de una marca comunitaria (Art. 46 RMC) Introducción Patentes • La marca comunitaria tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. • El registro puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años. Ver Art. 46 RMC

  41. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Renovación de una marca comunitaria (Art. 47 RMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Legitimación • Titular • Cualquier persona expresamente autorizada por el titular • Notificación (Regla 29 REMC) • La OAMI notifica 6 meses antes de la fecha de expiración que la expiración del registro está próxima. • Se notifica a: • Titulares • Y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria, incluidas las licencias Ver R 29 REMC Ver Art. 47 RMC

  42. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Plazo de renovación Introducción Marcas Patentes Internacional • Díes ad quem • Seis meses antes, que expiraran el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. • Tasa • Tasa base de renovación • En el caso de que la marca comunitaria cubra más de tres clases, también deberá pagar una tasa por cada clase de productos o de servicios que exceda de tres para los que solicita la renovación. • Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro sólo se renovará para los productos o los servicios de que se trate • Demora • Seis meses adicionales • Hay que pagar un recargo del 25% en los seis meses siguientes

  43. Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria Contenido de la solicitud de renovación (Regla 30 REMC) Introducción Marcas Patentes Internacional • Nombre y dirección del solicitante y, si éste es un tercero autorizado, su nombre, dirección y la prueba de dicha autorización. • Número del registro • La indicación de los productos o servicios para los que se solicita la renovación. • Se puede indicar mediante una casilla que se renueva para todos • Se puede solicitar la renovación simultáneamente de varias marcas comunitarias. • Tasa de renovación (2008): • 1.500 euros de tasa de base • 1.350 euros la tasa de renovación electrónica • 400 euros por cada clase adicional (más de tres) Ver formulario de renovación Ver notas explicativas del formulario de renovación

  44. Presentación electrónica • Verificación en línea • Más simple • Acuse de recibo másrápido

  45. Estadísticas

  46. CTM-ONLINE Servicio de consulta de marcas comunitarias • Servicio gratuito • Acceso en línea: www.oami.europa.eu Entrada directa al buscador de marcas

  47. Resumen final y conclusiones

  48. Recapitulación Signos susceptibles de ser marcas • Carácter distintivo • Signos que distinguen los productos o servicios de una empresa de los de otras • Signos que se puedan representar • Signos que se puedan representar gráficamente, en particular, las palabras, incluidos los nombres propios, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto y de su envase

  49. Recapitulación Tipos de marcas Denominativa FIAT Figurativa Mixta Tridimensional

  50. Recapitulación Algunos conceptos relacionados • Nombres comerciales • Denominaciones sociales • Nombres de dominio • Denominaciones de origen • Denominaciones de calidad • Marcas colectivas • Marcas de garantía • Clasificación de Niza

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