Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl

1. Znaki towarowe leków, kosmetyków, produktów spożywczych w orzecznictwie sądów krajowych i wspólnotowych Dr Mariusz Kondrat KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa mariusz@kondrat.pl

2. Program • Specyfika produktów leczniczych, kosmetyków, produktów spożywczych • Nazwy leków – uwarunkowania prawa farmaceutycznego • Kryterium przeciętnego odbiorcy • Uwarunkowania sektorowe • Produkty podobne: suplementy diety – leki; leki – kosmetyki • Przykładowe postępowania przed sądami krajowymi lub wspólnotowymi

3. Nazwy leków – uwarunkowania PWP, prawa farmaceutycznego, orzecznictwo

4. Nazwy leków Znaki towarowe leków to także: • Hasła reklamowe • Wzory opakowań • Postacie graficzne • Symbole Ma to znaczenie w takich sprawach jak reklama przypominająca leków, import równoległy

5. Co może być znakiem towarowym leków? Znaki słowne: fantazyjne wyrazy np. Viagra, Aspirin, Levitra istniejące słowa np. Dr Kac imiona, nazwiska np. Dr. Bittner, Dr. Sumi słowa z niewłaściwą pisownią np. Ulgamax onomatopeje np. Plusssz slogany np. „Goździkowa daje radę”, „Goździkowa przypomina: na ból głowy – Etopiryna”

6. Co może być znakiem towarowym leków? Znaki słowno-graficzne: rysunki logo szata graficzna opakowania • CERAVIX • GlaxoSmithKline • RENNIE • Bayer

7. Co może być znakiem towarowym leków? Znaki słowno-graficzne: kolory

8. Co może być znakiem towarowym leków? Znaki słowno-graficzne: kombinacje kolorów

9. Co może być znakiem towarowym leków? Znaki przestrzenne: kształt produktu: np. tabletek kształt opakowania: np. blistry, inhalatory (Glaxo)

10. Co może być znakiem towarowym leków? Zapach: zapach wanilii (brak reprezentacji graficznej) m.in. dla plastrów firmy The Aromacology Patch Co. Ltd. OHIM: odmowa graficzna reprezentacja specjalnego zapachu: nuta trawiastej zieleni, cytrus (bergamot, cytryna), róż kwiatowy (zapach pomarańczy, hiacyntu), piżmo m.in. dla żywności dietetycznej do celów leczniczych firmy Maître Yann KERLAU agissant au nom et pour compte de IPF OHIM: odmowa

11. Co może być znakiem towarowym leków? Dźwięk np. Hisamitsu http://pl.youtube.com/watch?v=-fFhYBRuzrw np. Hexal AG: mówiony tekst "Arzneimittel ihres Vertrauens: HEXAL"

12. Co może być znakiem towarowym leków? Smak smak pomarańczy dla leków przeciwdepresyjnych firmy N.V. Organon OHIM: odmowa sztuczny smak truskawek produktów leczniczych Firmy Eli Lilly and Co. OHIM: odmowa Hologramy

13. Co może być znakiem towarowym leków? Ruchome obrazy np. sekwencja trzech obrazów dla produktów farmaceutycznych firmy Bayer np. ruch ust „Aquafresh” m.in. Dla gumy do żucia o właściwościach leczniczych firmy Beecham Group

14. Co może być znakiem towarowym leków? Inne: np. twarz człowieka „ulepszony Dorian Yates” dla suplementów żywności do celów leczniczych OHIM: odmowa

15. Nazwy leków z perspektywy prawa farmaceutycznego

16. Nazwy • Art. 2 pkt 14 PF • nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu odpowiedzialnego;

17. Nazwa leku • Możliwe typy nazw leków: • Nazwa własna (niestwarzająca pomyłki) • INN plus znak towarowy (nazwa podmiotu) • Nazwa naukowa plus znak towarowy (nazwa podmiotu)

18. Nazwy leków • Komunikat Prezesa URPL z 12 marca 2008 r. • W sprawie nadawania oraz zmiany nazwy produktu leczniczego • Zawiera restrykcyjne postanowienia (nazwa musi różnić się co najmniej 3 literami, nie może mieć sekwencji 2 tych samych liter) • Nazwa nie powinna zawierać wybiórczo wskazań • Wiele postanowień ma charakter uznaniowy

19. Nazwy leków

20. Nazwy leków

21. Nazwy leków

22. Ustawa PF Art. 21a ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne dopuszczalność zmian nazwy leków w imporcie równoległym Podmiot uprawniony do importu równoległego może wprowadzać produkt importowany równolegle do obrotu pod nazwą: 1) stosowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) stosowaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z którego produkt leczniczy jest sprowadzany, albo 3) powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem towarowym lub nazwą podmiotu uprawnionego do importu równoległego.

23. ETS • C-348/04 Boehringer z 26 kwietnia 2007 r. • Import równoległy leków i przepakowanie • Wyczerpanie praw ze znaków towarowych • Przepakowanie i zmiana nazwy w imporcie równoległym leków

24. ETS Warunki przepakowania w imporcie równoległym • Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w brzmieniu zmienionym porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. winien być interpretowany w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że: • zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; • zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania; • na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałożenia nowej etykiety, jak również nazwa wytwórcy produktu; • wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złe jakości lub nieschludna, a także • podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego produktu.

25. Postępowania przed sądami krajowymi i wspólnotowymi

26. SPI VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN • Hasło reklamowe: Ze źródła doskonałości • Wyrok SPI T‑28/06 z 6 listopada 2007 •  „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów; mieszanki tych napojów” należące do klasy 32; • „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)” należące do klasy 33. 

27. SPI • Sąd jest zdania, że koncepcyjna zawartość zgłoszonego znaku towarowego stanowi dostatecznie bezpośrednie i konkretne odniesienie do właściwości towarów wymienionych w zgłoszeniu, to jest napojów alkoholowych i bezalkoholowych” • W istocie slogan odwołuje się wyraźnie do czystości i doskonałości substancji podstawowych napojów, a w szczególności do użytej wody, a przecież czystość i doskonałość substancji podstawowych ma szczególne znaczenie w przypadku towarów z klas 32 i 33. Jeśli chodzi o wody mineralne, doskonałe pochodzenie użytej wody źródlanej ma decydujące znaczenie dla jakości napoju, zarówno pod względem smaku, jak i walorów zdrowotnych • Odmowa

28. SPI TWIST & POUR • Sprawa T‑190/05 The Sherwin‑Williams Company z 12 czerwca 2007 • klasa 21: Pojemniki plastikowe z uchwytem, sprzedawane jako element procesu składowania i przelewania farby płynnej • Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, że wyrażenie to rozpatrywane w swym całokształcie oznacza „twist and pour”, czyli „odkręcić i wylać” lub „odkręć i wylej”. (powinno być wlać) • Odmowa

29. T‑270/06 (12/11/1008) Lego Sporny kształt ma charakter funkcjonalny Jednakże należy stwierdzić, że analiza ta zawiera również wszystkie elementy widoczne na graficznym wyobrażeniu przedstawionym powyżej w pkt 2, a każdy z nich, zdaniem Wielkiej Izby Odwoławczej, spełnia szczególne funkcje techniczne, a mianowicie, zgodnie z brzmieniem pkt 54 zaskarżonej decyzji: wysokość i średnica głównych bolców w zakresie sczepiania klocków ze sobą, ich liczba w zakresie wielofunkcyjności łączenia, a ich rozmieszczenie w zakresie konfiguracji łączenia; boki w zakresie zestawiania z bokami innych klocków, aby zbudować ścianę; ogólny kształt klocka konstrukcyjnego, a wreszcie jego rozmiar, umożliwiające, by dziecko trzymało je w ręce. Należy również stwierdzić, że żadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie pozwala podważyć prawidłowości ustalenia, że właściwości te są zasadniczymi właściwościami spornego kształtu Odmowa

30. Przeciętny odbiorca Wyrok z dnia 2 października 2007 r. Sąd Najwyższy II CSK 289/07 • Oceniając, czy reklama może wprowadzać w błąd należy odwołać się do modelu przeciętnego odbiorcy reklamy - konsumenta reklamowanych artykułów lub usług. Chodzi więc nie o ogólny model przeciętnego konsumenta, lecz o model przeciętnego konsumenta reklamowanych towarów, w tym przypadku przeciętnego konsumenta leków, do którego kierowane były gazetki reklamowe pozwanej spółki komandytowej. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w powołanym przez Sąd Okręgowy orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02 (niepubl.), również w Polsce co do zasady, należy obecnie przyjąć powszechnie stosowany w Unii Europejskiej model przeciętnego konsumenta jako osoby należycie poinformowanej, uważnej, ostrożnej i rozsądnie krytycznej. Wzorzec ten nie może być jednak definiowany w oderwaniu od konkretnych warunków ustalonych w sprawie oraz od realiów związanych z odbiorcą określonych produktów, do którego kierowana jest reklama (porównaj wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00, OSNC z 2003 r., nr 5, poz. 73). Nie można zatem pomijać, że konsumentami leków są osoby chore, często o zmniejszonej z tego powodu zdolności postrzegania oraz rozsądnej i krytycznej oceny, podobnie jak osoby starsze, stanowiące także znaczną grupę konsumentów leków. Są to z reguły osoby bardziej podatne na sugestię i mniej krytyczne. Do nich kierowana jest reklama leków i przy ocenie możliwości wprowadzenia w błąd, cechy tej grupy odbiorców należy wziąć pod uwagę jako model przeciętnego odbiorcy.

31. Nazwy leków – ocena podobieństwa • Podobne nazwy – generyku i oryginalnego Remicade v. Humicade • Hu – od human… Oropram v. Seropram • uznane podobieństwo • Oro – podawany ustnie Tempovate v. Emovate • OHIM uznaje podobieństwo

32. Nazwy leków – ocena podobieństwa Elementy brane pod uwagę: • To czy leki są wydawane bez recepty • Tendencja konsumentów do samoleczenia • Mały wyraźne pismo lekarzy…

33. ETS TRAVATAN a TRIVASTAN • SprawaAlcon z 26 kwietnia 2007 C‑412/05 • Oznaczenie TRAVATAN dla „oftalmicznych preparatów farmaceutycznych” (klasa 5) • Biofarma złożyła sprzeciw w oparciu o znak TRIVASTAN • W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że znaki towarowe są podobne na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz że występuje pewne podobieństwo towarów, odmówił on rejestracji w charakterze znaku towarowego zgłoszonego oznaczenia słownego TRAVATAN ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, obejmującego prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem, we Włoszech. • SPI: oba oznaczenia składają się ze słów mających tę samą długość fonetyczną, ten sam początek (»tr«), tę samą końcówkę (sylabę »tan«), prawie identyczne środkowe głoski (»va« i »vas«) umieszczone w tym samym porządku, jako że większość fonemów jest identyczna i pojawia się w tym samym porządku. Należy wskazać, że istnienie tak licznej ilości wspólnych elementów nie pozwala włoskiemu konsumentowi na wyraźne dostrzeżenie małych odrębności tych oznaczeń, co stwarza możliwość wywołania u niego pewnego poczucia dezorientacji”.

34. ETS •  W pkt 63 zaskarżonego wyroku Sąd ocenił podobieństwo wizualne pomiędzy oboma oznaczeniami w sposób ogólny, nie precyzując, w jakim zakresie ocena ta dotyczy konsumentów końcowych, a w jakim specjalistów z dziedziny ochrony zdrowia, przez dokonanie, w zależności od potrzeby, podziału lub rozróżnienia oceny w zależności od określonej części właściwego kręgu odbiorców. • Konkluzja: ocena powinna być dokonywana zarówno przez konsumentów końcowych jak i specjalistów z dziedziny • W tych okolicznościach, w pkt 75, 76 i 80 tego wyroku Sąd uznał, że biorąc pod uwagę znaczne podobieństwo towarów oraz wizualne i fonetyczne podobieństwo oznaczeń, zachodzi w odniesieniu do nich niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, gdyż odbiorcy mogliby uznać, iż dane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W konsekwencji Sąd oddalił drugi zarzut skarżącej, a tym samym oddalił skargę w całości.

35. SPI PRAZOL v. PREZAL • Sprawa AventisT‑95/07 z 21/10/2008 • Izba Odwoławcza: wyraźne różnice fonetyczne • SPI: Podobieństwo znaków przeważa nad ich różnicami. Małe różnice

36. COLOR EDITION • COLOR EDITION dla kosmetyków • SPI - 8 lipca 2008 - T‑160/07 • Sprawa Lancômev. OHIM • Wydział unieważnień odmówił, Druga Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i unieważniła • Lancome próbuje uchylić decyzję unieważniającą

37. COLOR EDITION • „znak towarowy złożony z elementów, z których każdy opisuje właściwości towaru lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację, sam w sobie także opisuje właściwości tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba że istnieje dostrzegalna różnica między zgłoszonym znakiem towarowym a zwykłą sumą znaczeń tworzących go elementów. Oznacza to, że z uwagi na nietypowe dla tych towarów lub usług połączenie objęty wnioskiem znak towarowy wywiera wrażenie, które jest dostatecznie dalekie od wrażenia będącego wynikiem zestawienia wskazówek dostarczanych przez tworzące go elementy (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

38. COLOR EDITION • W tym względzie należy zauważyć, że angielski termin „color” oznacza kolor lub odcień i jest często używany w branży kosmetycznej dla określenia przeznaczenia lub właściwości towarów. Słowo „edition” odsyła nie tylko do świata literatury lub prasy, lecz oznacza również, jak zauważyła Izba Odwoławcza, gamę towarów w jednej lub wielu wersjach lub formach. Tak samo jak termin „color” jest ono również stosowane w branży kosmetycznej. • 48      Należy zatem uznać, że znak COLOR EDITION jest złożony wyłącznie ze wskazówek, które mogą służyć do określenia niektórych właściwości rozpatrywanych towarów. Jak zauważyła Izba Odwoławcza, znak ten wyraża przekaz, który zostanie natychmiast i w sposób bezpośredni zrozumiany przez zainteresowanych odbiorców, a mianowicie odniesienie do gamy produktów kosmetycznych lub kosmetyków kolorowych w różnych odcieniach.

39. COLOR EDITION • Poza tym należy zauważyć, że skojarzenie słów „color” i „edition” nie jest, z punktu widzenia zasad leksyki języka angielskiego, zestawieniem niecodziennym, tylko potocznym. Objęty wnioskiem znak towarowy nie wywołuje zatem u docelowych odbiorców wrażenia na tyle odbiegającego od wrażenia wywieranego przez zwykłe zestawienie tworzących go elementów słownych, aby zmienić ich znaczenie lub zakres. Z tego względu należy uznać, podobnie jak to uczyniła Izba Odwoławcza, że dla zrozumienia tego przekazu nie jest potrzebny żaden wysiłek intelektualny i że zwykłe zestawienie analizowanych słów nie zmienia opisowego charakteru poszczególnych elementów znaku. • Jednocześnie OHIM zarejestrował znaki słowne w klasie 3: EXTREME, L’EXTREME

40. SPI Ocena całościowa • SPI z 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen • Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

41. NSA Ocena całościowa oznaczeń • Sporny znak towarowy musi być oceniany, przy rozpatrywaniu jego podobieństwa ze znakiem wcześniej zarejestrowanym, jako całość, w związku z czym brak jest podstaw do porównywania podobieństwa tylko jednego słowa składającego się na ten znak. (…) W przypadku kolizji dwóch zarejestrowanych znaków słownych, z których jeden jest znakiem jedno- a drugi znakiem wielowyrazowym, nie może być podstawą żądania stwierdzenia nieważności prawa ochronnego z rejestracji znaku z gorszym pierwszeństwem wyłącznie podobieństwo znaczeniowe jednego słowa składającego się na znak wielowyrazowy, jeżeli pozostałe wyrazy użyte w tym znaku nadają mu wystarczającą zdolność odróżniającą w zwykłych warunkach obrotu handlowego. wyrok NSA z dnia 26 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II GSK 105/06

42. Ocena podobieństwa • by wyłączyć podobieństwo (…) w znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery. (…) [I tak na przykład] MAGNAT i MAGNUM według tego należą do słów średniej długości, gdyż zawierają 6 liter, z czego dwie są różne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej. wyrok WSA w W-wie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie sygn. akt VI Sa/Wa 1343/05

43. Ryzyko wprowadzenia w błąd Znaczenie kanałów dystrybucji i ceny • Celem ochrony znaku towarowego jest zapobieganie sytuacji, w której to konsument mógłby odnieść mylne wrażenie, co do pochodzenia towarów (od określonego przedsiębiorcy). [Na przykład] w przypadku, gdyby okulary pozwanego dystrybuowane były w salonach optycznych i miały ceny mieszczące się w tym samym przedziale wartości, co ceny okularów oryginalnych, ryzyko wprowadzenia w błąd byłoby większe. Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII , Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 9 października 2006 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 2/06

44. Ryzyko wprowadzenia w błąd • „im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający znaku” Wyrok SO w W-wie Wydz. XXII , Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie sygn. akt XXII GWzt 5/06

45. Ryzyko wprowadzenia w błąd • Im bardziej znany znak, tym mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd??? • Sąd tej tezy nie werbalizuje, ale wydaje się być akceptowana w świetle cytowanego fragmentu • I uzasadniona, bo trudniej pomylimy oznaczenie X ze znakiem Microsoft, niż ze znakiem Macrosoft, choć może łatwiej z nim skojarzymy • Ryzyko skojarzenia a ryzyko pomyłki

46. Ryzyko wprowadzenia w błąd • Szybciej skojarzymy dane oznaczenie z oznaczeniem „silnym”, ale wolniej (trudniej) zostaniemy przez nie wprowadzeni w błąd • Oznaczenia silne przyciągają skojarzenia, ale są na tyle silne, że odpychają ryzyko pomyłki • Chronione są jednak przed naruszeniem renomy/reputacji – ale to inna podstawa prawna

47. Ryzyko wprowadzenia w błąd • Renomowana marka producenta dodana do znaku którym opatrzony jest produkt zwiększa jego odróżnialność • Mniejsze ryzyko wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy niż w przypadku braku silnego znaku • Wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia

48. Ryzyko wprowadzenia w błąd • III CSK 299/06 wyrok SN 2006.12.15 • OSNC 2007/11/172 • Ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zależy w szczególności od stopnia znajomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróżniającej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w których oznakowane towary są sprzedawane.

49. Dziękuję za uwagę ! Mariusz Kondrat mariusz@kondrat.pl