EPÜ 2000 Konsequenzen für die Praxis VPP Herbst-Fachtagung 26 . Oktober 2007

1. EPÜ 2000Konsequenzen für die PraxisVPP Herbst-Fachtagung 26. Oktober 2007 Gert Kolle Hauptdirektor a.D. Internationale Rechtsangelegenheiten & Patentrecht, EPA gkolle@web.de

2. EPÜ 2000 Grundlagen • Revisionskonferenz November 2000 • Vorbereitung, Verlauf, Ergebnissehttp://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html • EPÜ 2000 • tritt am 13. Dezember 2007 (Stichtag) in Kraft • ist bisher von27 Staaten ratifiziertAT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, RO, SE, SI, SK + NO (1.1.2008) • fehlen noch6:CY, DE, FR, IT, PT, TR • Wer zu spät kommt, scheidet aus EPÜ aus! ► Art. 172(4) VPP261007GK

3. EPÜ 2000 Neue Instrumente► Webseite EPO, ABl 2007Sonderausgabe 1, Blaues Buch • EPÜ 2000 • Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 (2006)Neue Nummern! • Gebührenordnung zum EPÜ 2000 (2006) • Prüfungsrichtlinien (Dezember 2007 auf Webseite) • Sonstige Texte zB ► Beschlüsse des Präsidenten, Mitteilungen des EPA (ABl 2007 Sonderausgabe 3) ► Leitfaden für Anmelder, Formblätter • Neue Instrumente gelten erst ab Stichtag► EPA-Mitteilung zur Übergangsphase EPÜ 1973/2000, ABl 10/2007 und Webseite VPP261007GK

4. EPÜ 2000 Ziele der Revision • Behutsame Modernisierungdes europäischen Patentsystems • Flexibilisierung undDeregulierung ► Überführung von Einzelheiten in die EPÜ-AO • Anpassungan TRIPS und PLT 2000 • Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer • Straffung der Verfahren, Bewältigung der steigenden Arbeitslastdes EPA VPP261007GK

5. EPÜ 2000 Das Wesentliche auf einen Blick • Institutionelle Bestimmungen • Befugnis des VR zur Änderung des EPÜ • Verankerung von BEST • Neue Verfahren • Zentrales Beschränkungs- und Widerrufsverfahren • Überprüfung von BK-Entscheidungen durch GBK • Patentierbarkeit • Anpassung an TRIPS • EP Anmeldung als älteres Recht für alle Staaten • Besserer Schutz für medizinische Indikationen VPP261007GK

6. EPÜ 2000 Das Wesentliche auf einen Blick • Erteilungsverfahren • Neue Regeln für den Anmeldetag (PLT 2000) • Straffung des Erteilungs- und Einspruchsverfahrens • Verbesserte Rechtsbehelfe (Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung) • Das EP nach Erteilung • Stärkung des Schutzbereichs • Harmonisierung des nationalen Nichtigkeitsverfahrens • Redaktionelle Überarbeitungdes EPÜ ►Synopsis EPÜ 1973/2000, ABl 2007Sonderausgaben 4 und 5 VPP261007GK

7. EPÜ 2000 Institutionelle Bestimmungen • Verankerung von BEST im EPÜ • Vorläufig anwendbar seit November 2000 • Eingangsstelle und Recherchenabteilungen nicht mehr örtlich an Den Haag gebunden • Zuständigkeit von Eingangsstelle und Prüfungsabteilungen • Grundlage für erweiterten Recherchenbericht • BEST heute > 90% • Verfahren nach EPÜ (EESR) und PCT (WO-ISA) korrespondieren Art. 16 - 18 R 10 R 62 (ex R 44a) VPP261007GK

8. EPÜ 2000 Patentierbarkeit • Patentierbar Erfindungenauf allen Gebieten der Technik • Ausnahmenkatalog in Art. 52(2) unverändert • Computerprogramme! • Medizinische Verfahren jetzt ►Art. 53c) • Vorschlag für Streichung von Art. 52(4) erfolglos • EP Anmeldung neuheitsschädlichfür jedespätere EP Anmeldung ►Art. 54(4) gestrichen • gilt nur für Anmeldungen ab dem Stichtag • alle Vertragsstaaten gelten als benannt►Art. 79(1) • ist aber schon heute häufig der Fall ► R 23a EPÜ 1973! Art. 52(1) VPP261007GK

9. EPÜ 2000 Patentierbarkeit • Zweckgebundener Stoffschutz für zweite und weitere medizinischeIndikation "Ebensowenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört." • gilt auch für Anmeldungen vor dem Stichtag, wenn über Patenterteilung noch nicht entschieden ist • Schweizerische Anspruchsform nicht mehr notwendig ("Verwendung von Stoff X zur Herstellung eines Arzneimittels für therapeutische Anwendung Z") • ggf. doppelte Abhängigkeit • Beispiele Art. 54(5)neu VPP261007GK

10. Protection of compounds for medical use VPP261007GK

11. EPÜ 2000 Beschränkungs- und WiderrufsverfahrenArt 105a-105c, R 90-96 • Gilt auch für vor dem Stichtag erteilte/geänderte Patente • Grundlage ist EPwie erteilt oder im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren geändert • Auf Antrag des Patentinhabersjederzeit • mehrere/verschiedene Inhaber müssen zustimmen • Gebühr • Beschränkung €1000 - Widerruf € 450 • Vorrang des Einspruchsverfahrens • Beschränkung nur durch Änderung der Ansprüche VPP261007GK

12. EPÜ 2000 Beschränkungs- und WiderrufsverfahrenArt 105a-105c, R 90-96 • Prüfungsabteilungprüft • Beschränkung ►keinaliud, keine "Klarstellung"! • Art 84, 123(2) und (3) • keinePrüfung des beschränkten Patents auf Patentierbarkeit! • Beschränkungsverfahren • Entscheidung über Beschränkung/Widerruf wirkt • ex tunc • für alle im EP benannten Staaten • Auswirkung auf nationale Verfahren VPP261007GK

13. EPÜ 2000Überprüfung von BK-Entscheidungen Art 112a, R 104-110 VerfO GBK ABl. 2007,303 • Gilt nur für Entscheidungen ab dem Stichtag! • Auf Antrag einer durch BK-Entscheidung beschwertenPartei • Gründe • Falsche Besetzung einer BK (Art 24) • Schwerwiegender Verfahrensmangel, zB Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art 113) • Feststellung einer Straftat, die Entscheidung beeinflusst haben könnte VPP261007GK

14. EPÜ 2000 Überprüfung von BK-Entscheidungen • Zulässigkeit • Frist: 2 Monate ab Zustellung der BK-Entscheidung/rechtskräftiger Feststellung der Straftat • Gebühr: € 2.500 • Begründung des Antrags, Tatsachen und Beweismittel • Rüge des Mangels im Beschwerdeverfahren - sofern möglich - und Zurückweisung durch BK! • Vorprüfung • GBK(3 Mitglieder)verwirft einstimmig offensichtlich unzulässige oder unbegründete Anträge • Sachentscheidung • GBK (5 Mitglieder) entscheidet über Begründetheit • Ist Antrag begründet, wird Verfahren vor der BK wieder eröffnet VPP261007GK

15. EPÜ 2000Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 • Neues Recht gilt nur für Anmeldungen ab Stichtag • EP-Anmeldung in jederSprache möglich Art 14(2) • Erfordernisse für AT • Hinweis, dass EP beantragt wird • Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders oder Kontaktaufnahme ermöglichen • Beschreibungoder Bezugnahme auf frühere Anmeldung • Ansprüche für AT nicht zwingend erforderlich - aber natürlich für das weitere Verfahren (Recherche, Veröffentlichung, Prüfung) ► Art 123(2)beachten! VPP261007GK

16. EPÜ 2000Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 • Bezugnahme auf früher eingereichte Anmeldung • AT und Aktenzeichen dieser Anmeldung + Patentamt, bei dem sie eingereicht wurde • Bezugnahme ersetzt Beschreibung und Zeichnungen, kann sich auch auf Ansprüche erstrecken ►R 57c) • Beglaubigte Abschrift und ggf Übersetzung der früheren Anmeldung nachzureichen • Frist: 2 Monate ab Anmeldung beim EPA +2 Monate Nachfrist nach Aufforderung des EPA • Rechtsfolgen bei Säumnis unterschiedlich ► R 55, 57a), 58 • KeineWeiterbehandlung, nur Wiedereinsetzung bei Fristversäumnis! VPP261007GK

17. EPÜ 2000Anmeldetag (AT) Art 80, R 40 • Beschreibungsteile oder Zeichnungen fehlen • EPA fordert zur Nachreichung binnen 2 Monaten auf, sofern Fehlen bei Eingangsprüfung festgestellt wird (keine Ansprüche aus Unterlassung !) • Bei Nachreichung wird AT neufestgesetzt, es sei denn • Anmeldung beansprucht Priorität • fehlende Teile/Zeichnungen sindvollständig in Prioritätsanmeldungenthalten • Anmelder beantragt dies und reicht Abschrift und ggf. Übersetzung der früheren Anmeldung ein • Einzelheiten in R 56 VPP261007GK

18. EPÜ 2000 PrioritätsrechtArt 87, 88, R 52, 53 • Prioritätsbegründend • Anmeldung in WTO-Mitglied, das nicht PVÜ angehört ►zB Taiwan • Wiedereinsetzung in Prioritätsfristmöglich • Prioritätserklärung • kann binnen 16 Monaten nach frühestem Prioritätstag nachgeholt oder berichtigt werden • Übersetzung des Prioritätsbelegs • nur nach Aufforderung des EPA, wenn Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs für Patentierbarkeit relevant VPP261007GK

19. EPÜ 2000Weiterbehandlung (WB) Art 121, R 135 • Standard-Rechtsbehelffür Anmelder bei Rechtsverlust nach Versäumnis gesetzlicher oder vom EPA bestimmter Fristen • Frist: 2 Monate nach Mitteilung über Rechtsverlust • Zahlung der WB-Gebühr (= Antrag) und Nachholung der versäumten Handlung • WB-Gebühr • bei verspäteter Gebührenzahlung 50% der Gebühr • sonst € 210 • WB nach neuem Recht gilt für alle Fälle, in denen WB-Frist am Stichtag noch nicht abgelaufen ist VPP261007GK

20. EPÜ 2000 Weiterbehandlung (WB) Art 121, R 135 • Von WB ausgeschlossensind Fristen für • Prioritätserklärung • Beschwerde • Antrag auf Überprüfung durch die GBK • Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung • Fristen im Zusammenhang mit Eingangs- und Formalprüfung • Antrag auf beschwerdefähige Entscheidung • Zahlung von Jahresgebühren • Mitteilung der Hinterlegungsnummer von Biomaterial VPP261007GK

21. EPÜ 2000Wiedereinsetzung (WE) Art 122, R 136 • WE nun auch möglich in Prioritätsfrist • 2 Monate nach Ablauf der Prioritätsfrist • 2 Monate auch für WE in Frist für Überprüfungsantrag nach Art 112a(4) • WE-Gebühr€ 550 • VonWE ausgeschlossensind • alle Fristen, für die WBbeantragt werden kann • Frist für Wiedereinsetzung • WE nach neuem Recht gilt für alle Fälle, in denen WE-Frist am Stichtag noch nicht abgelaufen ist VPP261007GK

22. EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren • Definition von "Schriftform", "Unterschrift" • Teilanmeldung • ist in Verfahrenssprache einzureichen • Bezugnahme auf Stammanmeldung möglich • Einspruch - Umsetzung der Grundsätze aus G10/91 • vom Einsprechenden geltend gemachte Gründe müssen geprüft werden • andere können geprüft werden R 1, 2(2) R 36(2) R 81(1) VPP261007GK

23. EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren • EPA kann vom Anmelder Auskunftüber Stand der Technik verlangen, der in anderen Patentverfahren berücksichtigt wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung ist. • Art 124 EPÜ 1973: Angabe des Staates und des Aktenzeichens einer korrespondierenden Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann verlangt werden • Unterlässt es der Anmelder, auf eine solche Aufforderung rechtzeitig zu antworten, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen. Art. 124, R 141 VPP261007GK

24. EPÜ 2000 Sonstige Änderungen im Verfahren • Zeugnisverweigerungsrechtdes Vertreters (attorney-client privilege) "Wird ein zugelassener Vertreter in ebendieser Eigenschaft zurate gezogen, so sind in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt alle diesbezüglichen Mitteilungen zwischen dem Vertreter und seinem Mandanten oder Dritten, die unter Artikel 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern*fallen, auf Dauer von der Offenlegung befreit, sofern der Mandant darauf nicht ausdrücklich verzichtet." *Berufsgeheimnis - Der zugelassene Vertreter ist zur Verschwiegenheit über Geheimnisse verpflichtet, die ihm bei Ausübung des Berufs anvertraut worden sind, sofern er von dieser Verpflichtung nicht befreit wird. Bristol Myers Squibb v. Rhone Poulenc Rorer (Southern District of New York, 19 April 1999) VPP261007GK

25. EPÜ 2000 Das EP nach Erteilung • Schutzbereich Art 69(1)"Der Schutzbereichdes europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch (den Inhalt der) diePatentansprüchebestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen." • Auslegungsprotokoll zu Art 69 „Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalenteder in den Patentansprüchen genannten Elemente sind." • Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente • Keine Definition von Äquivalenten • Kein "prosecution history estoppel" Art. 2 “Äquivalente” VPP261007GK

26. EPÜ 2000 Das EP nach Erteilung • Nationales NichtigkeitsverfahrenArt 138(2,3) • Teilnichtigkeitdes EP wird durch Beschränkung der Ansprüche ausgesprochen • Patentinhaber ist befugt, das EP nur beschränktzu verteidigen • Die sobeschränkte Fassung des EP ist dem Verfahren zugrunde zu legen • Gilt auch für am Stichtag bereits erteilte Patente VPP261007GK

27. European Patent Office Danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit dem EPÜ 2000