Simon Dack

1. De Handhavingsrichtlijn - één Europa?Hoe doet men het elders? Ervaringen met bewijsbeslag en ex parte verboden in Frankrijk en Engeland Simon Dack

2. Doel van de Handhavingsrichtlijn • Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 • Doel: handhaving van IE-rechten harmoniseren teneinde inbreuken op IE-rechten in het algemeen en grootschalige namaak (counterfeit) en piraterij in het bijzonder effectiever te kunnen bestrijden • NL: Artt. 1019a – 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Zeist

3. Handhavingsrichtlijn • art. 6: bewijsmaterial • art. 7: maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal • art. 8: recht op informatie (herkomst, distributiekanalen) • art. 9: voorlopige en conservatoire maatregelen • … • art. 14: redelijke en evenredige kosten Zeist

4. Implementatie in NL • 1019 Rv: Toepassingsgebied • 1019a: Bijzondere exhibitieplicht (843a Rv) • 1019b: Voorlopige maatregelen bewijsbescherming • 1019c: Conservatoir bewijsbeslag • 1019d: Beschrijving en monsterneming van goederen • 1019e: Kort geding ex parte • 1019f: Getuigenverhoor (hele inbreukketen i.p.v. herkomst) • 1019g: Vergoeding schade t.g.v. voorlopige maatregel • 1019h: Volledige proceskostenveroordeling • 1019i: Instellen eis in hoofdzaak = art. 260 Rv (oud) Zeist

5. Frankrijk • Handhavingsrichtlijn nog niet geïmplementeerd • Kleine wetswijzigingen in de pijplijn: implementatie vóór eind 2008. • Volgens de wetgever hoeft er zeer weinig te worden veranderd omdat saisie-descriptive en saisie-contrefaçon al bestaan (en omdat de Richtlijn hierop gebaseerd zou zijn…). Zeist

6. Frankrijk - saisies • Code de le Propriété Intellectuelle • auteursrecht: L.332-1 • octrooien: L. 615-5 • merken: L. 716.7 • Geven het rechtaan een rechthouder om binnen te vallen met een deurwaarder. Rechter heeft zeer weinig tot géén bevoegdheid om verzoek af te wijzen (wel om breedte van het verzoek aan te passen). • Niet nodig om aan te tonen dat er sprake is van inbreuk: doel is vaak het vergaren van bewijs. Zeist

7. Frankrijk – het verkrijgen van verlof • Ex parte verzoek op de dag vóór (of de dag van) de zitting • Korte zitting (10-15 minuten) voor een Président van een Tribunal de Grande Instance. • Verzoekster dient prima facie aan te tonen dat het waarschijnlijk is dat tijdens de saisie relevant bewijsmateriaal boven water zal komen. Zeist

8. Frankrijk – het verkrijgen van verlof • In de praktijk: kopie octrooi / merk; uittreksel uit handelsregister; korte uitleg waarom het waarschijnlijk is dat relevant bewijsmateriaal zal worden gevonden. • Het verlof wordt opgesteld door de advocaten van de eisende partij – er is geen standaardformulier. • De eisende partij dient binnen 15 dagen een bodemprocedure aanhangig te maken. Zeist

9. Frankrijk - executie • Het gebod wordt geëxecuteerd door een deurwaarder samen met een expert (een octrooigemachtigde) en waar nodig de politie. • Een heel soms de rechter. • De eisende partij mag niet aanwezig zijn. • De advocaten van de eisende partij zijn meestal niet aanwezig. Zeist

10. Frankrijk - executie • Deurwaarder geeft beslagene gelegenheid om advocaat te bellen. Het is niet mogelijk om contact op te nemen met de rechter. • Kopieën van relevante stukken worden ter plekke gemaakt, of de stukken worden door de deurwaarder verwijderd voor het maken van kopieën. Zeist

11. Frankrijk - waarborgen • Documenten kunnen privileged of anderszins vertrouwelijk zijn. Documenten die vertrouwelijk zijn worden door de deurwaarder in een gesloten envelop gedaan. • Het Tribunal zal vervolgens een expert (een octrooigemachtigde of een (technische) hoogleraar) vragen om een selectie te maken van documenten die nodig zijn om inbreuk vast te stellen. De andere documenten worden teruggegeven. Zeist

12. Frankrijk - waarborgen • Documenten die privileged zijn worden door de deurwaarder uitgesloten van het onderzoek. • Self-regulation door de balie en deurwaarders speelt een belangrijke rol. • Het is mogelijk om onbeperkt gebruik te maken van niet-vertrouwelijk bewijsmateriaal in buitenlandse procedures. Zeist

13. Frankrijk - cijfers • Bijna alle IE-zaken in Frankrijk beginnen met één of meerdere saisies. • Conservatieve inschatting: ≈ 600 per jaar in Parijs / 1000 per jaar in heel Frankrijk. • (Cf. provisionele verboden: bijna nooit uitgesproken.) Met dank aan Sabine Agé, Véron & Associés Zeist

14. Engeland • Oorspronkelijke basis: “equitable jurisdiction of the Court”: Mareva, Anton Piller Orders. Nu (sinds 2001): Part 25 CPR: search and seize orders • Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd in Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006. (Gaat m.n. om factoren die een rol spelen bij de berekening van schadevergoeding en om rechten van een exclusieve licentienemer). • GB was al Richtlijnconform wat bewijsbeslag en conservatoir beslag betreft. Zeist

15. Universal Thermosensors v Hibben [1992] 3 All ER 237 • Executie van een APO ‘s ochtends vroeg, vrouw alleen thuis.Court of Appeal (Sir Donald Nicholls V-C): • “[This] must never be allowed to occur again. A woman should not be subjected to the alarm of being confronted without warning by a solitary strange man, with no recognisable means of identification, waving some unfamiliar papers and claiming an entitlement to enter her house and, what is more, telling her she is not allowed to get in touch with anyone (except a lawyer) about what is happening” • Cf ook “nuclear weapons of civil procedure” (Bank Mellat v. Nikpour, 1985, at 92 per Donaldson LJ.). • Court of Appeal stelt in Universal Thermosensors een lijst van waarborgen op die acht jaar later de basis zullen vormen voor Part 25 CPR. Zeist

16. Engeland – het verkrijgen van verlof • Ex parte verzoek; korte zitting (half uur) voor een High Court rechter van de Chancery Division. • Verzoekster moet aantonen: • Zeer sterke zaak • Reëel risico van onherstelbare schade indien geen search & sieze order • Reële vrees voor verduistering van bewijsmateriaal indien geen gebod. Zeist

17. Engeland – het verkrijgen van verlof • In de praktijk nu onmogelijk om ex parte gebod / verbod te krijgen tegen een fatsoenlijke / achtenswaardige partij: rechter gaat ervan uit dan relevant materiaal later in het kader van disclosure op tafel zal komen. • Het moet dus om een piraat / boef gaan. • Voor een ex parte verbod moet er sprake zijn van onherstelbare schade en de onmogelijkheid om (tijdig) de andere partij te horen. Zeist

18. Engeland – het verkrijgen van verlof • Er is een standaardformulier voor het verbod / gebod. • Zie Practice Direction op: http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/practice_directions/pd_part25.htm • Dit formulier legt uit in begrijpelijke taal wat de rechten en verplichtingen zijn van de beslagene. Zeist

19. Engeland - executie • Slechts op werkdagen tijdens werkuren. • Altijd een “supervising solicitor”. • SS mag tot twee uur aanhouden (om beslagene kans te geven om een advocaat te bellen c.q. contact op te nemen met de Rechter). • Ten minste één vrouw aanwezig in search team indien waarschijnlijk is dat een vrouw (alleen) aanwezig zal zijn bij de beslagene. Zeist

20. Engeland - executie • Advocaten van beslagleggende partij gaan mee. Partij zelf mag normaal gesproken niet mee. • Politieagenten mogen niet mee. • “Return date” binnen 7 dagen. • Rapport van SS binnen 48 uur aan eisende partij die een kopie moet zenden aan rechter en wederpartij. Zeist

21. Engeland - waarborgen • Documenten die privileged of vertrouwelijk zijn worden bekeken door de SS. • Twee mogelijkheden: • SS beslist dat deze documenten inderdaad niet hoeven te worden meegenomen: documenten opgenomen in lijst en teruggegeven aan beslagene; of • SS denkt - of beslagene zegt - dat docs vertrouwlijk / privileged zijn: kopieën mee, maar niet aan beslaglegger gegeven voordat Rechter heeft beslist. Zeist

22. Engeland - waarborgen • Discussies rond vertrouwelijkheid vinden achter gesloten deuren plaats in rechtszaal in een “confidentiality club”. • Gevonden stukken (en andere stukken die in het kader van disclosure boven water komen) mogen niet worden gebruikt in buitenlandse procedures. Zeist

23. Engeland - cijfers • Sinds Thermosensors en de CPR moeilijk om verlof te krijgen. • Wellicht één per week, bijna altijd in piraterij- / counterfeit-zaken. • (NB: algemene disclosure-verplichting in Engeland) Zeist

24. Samenvatting: entente cordiale maar geen overeenstemming Zeist

25. En Nederland? Zeist