Points de désaccord entre les jurisprudences nationale et communautaire

1. Points de désaccord entre les jurisprudences nationale et communautaire Nathalie Hadjadj-Cazier Avocat Associé, DS Avocats 7 décembre 2006 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

2. Marques défensives et obligation d’usage La Problématique • L’existence, au nom d’un même titulaire, de plusieurs marques similaires Choix stratégique du déposant ou héritage d’un passé ? • Seule une des marques déposées est exploitée • Risque pour les marques non exploitées ? PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

3. L’article L 714-5 du CPI n’envisage pas la présence de marques similaires • Seul « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » est assimilé à un usage à titre de marque • L’article 15§2 a) du Règlement 40/94 considère comme usage de la marque communautaire son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » Mais, le règlement ne prévoit pas le cas de dépôts multiples d’un signe similaire PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

4. 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale Le principe : «l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière» • Space / Espace – Cass. 17 juillet 1984 • Napoléon / N.Napoléon / N. Napoléon et Cie – Cass. 15 janvier 1985 • Représentation d’un damier – TGI 27 novembre 1988 • Lotus / Au Lotus – Cass.ass.plén. 16 juillet 1992 • Rancho / Rancho Fiesta / El Rancho – CA Paris 22 janvier 1999 PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

5. 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Un cas isolé : l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 janvier 2000 - Poême / Poeme – SNC Lancôme c/ SARL Papous «La déchéance étant une sanction, les conditions de son application, doivent être interprétées restrictivement» L’exploitation d’une marque est assimilée à l’exploitation de l’autre marque déposée sous une forme légèrement modifiée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

6. 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Le 14 mars 2006, par trois arrêts, la Cour de Cassation prend position en faveur des marques de défense (Loufrani c/ Pier Import ; Playboy c/ Laporte et Trader Classified ; Media c/ Centrale Directe) • Trois affaires où la Cour d’Appel avait prononcé la déchéance de la marque litigieuse sans prendre en compte l’exploitation de la marque voisine exploitée PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

7. 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

8. 2. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence nationale (suite) Attendu de principe • L’article L 714-5, alinéas 1 et 2b du CPI « exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque première enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée » Vers une approche pragmatique ? «La variation du graphisme, de la calligraphie et de la couleur du signe enregistré est minime et n’a eu pour objet que de moderniser la marque en l’adaptant au goût de la clientèle » PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

9. 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire L’arrêt Bainbridge du 23 février 2006 - TPICE • Le titulaire de marques italiennes similaires avait échoué dans son opposition à l’encontre d’un dépôt communautaire Bainbridge à défaut d’avoir établi l’usage de ses marques (Bridge, The Bridge, Old Bridge, Over The Bridge, Footbridge, The Bridge Basket The Bridge Waypaker) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

10. 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) Marque communautaire Marques italiennes PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

11. 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) • La loi italienne admet la validité des marques défensives qui ont pour finalité d’élargir la portée de protection d’une marque antérieure sans être soumise à l’obligation d’usage • Pour le TPICE, le concept de marque défensive est inconnu du régime de protection de la marque communautaire PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

12. 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) Le Tribunal précise que l’article 15§2 (Rgt 40/94) permet «au titulaire d’une marque d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés» (Point 50). Mais, le titulaire ne peut «se soustraire à l’obligation qui lui incombe de faire usage de cette marque en invoquant à son bénéfice l’utilisation d’une marque similaire faisant l’objet d’un enregistrement distinct». PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

13. 3. Eléments de réponse apportés par la jurisprudence communautaire (suite) • La prise en compte des enregistrements dits «défensifs» n’est pas compatible avec le régime de protection de la marque communautaire. • Attention au choix des marques antérieures dans le cadre d’une opposition. PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

14. Incertitudes sur les prérogatives du titulaire Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code • L’article 5§1 et 3 dresse le contenu des actes interdits au tiers non autorisé qui fait usage de la marque enregistrée dans la vie des affaires Sont notamment visés : • L’apposition du signe • L’importation ou l’exportation des produits sous le signe PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

15. Divergence de rédaction entre les textes communautaires et le Code (suite) • Les articles L 716-9 et L 716-10 sanctionnent le fait «d’importer sous tout régime douanier, d’exporter … des marchandises présentées sous une marque contrefaite» Aucune référence à l’usage dans la vie des affaires • Le considérant 9 de la Directive qualifie de «fondamental» le fait que « les marques enregistrées jouissent … de la même protection dans la législation de tous les Etats membres» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

16. L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 • Les faits : la société Lancôme, titulaire de la marque Nutri-Riche, se voit reprocher par le titulaire de la marque Nutri-Rich, le conditionnement, la détention et l’exportation de produits en vue de leur commercialisation dans un pays tiers PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

17. L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 (suite) • La Cour procède à une interprétation restrictive de la notion d’usage dans la vie des affaires • cette notion renvoie à l’univers économique • suppose l’existence d’un lien avec un client • et ne peut s’entendre de la circulation de marchandises entre filiales appartenant au même groupe dans un but de gestion et d’organisation interne PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

18. L’arrêt Nutri-Rich de la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 2005 (suite) • La Cour considère que «le fait de conditionner des produits jamais offerts en France à la vente sous la marque litigieuse détenus uniquement en vue de leur expédition vers une filiale pour être mis licitement sur le marché d’un pays tiers, ne peut être considéré comme un usage dans la vie des affaires » et «n’est donc pas susceptible de porter atteinte à l’objet spécifique du droit des marques» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

19. L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) • Les faits : Montex fabrique des jeans et exporte différentes pièces de Pologne, y compris les signes distinctifs au moyen du scellement douanier – les produits, destinés à être commercialisés en Irlande, transitent par l’Allemagne Diesel fait retenir par les douanes allemandes la livraison de 5076 pantalons Réclamation de Montex PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

20. L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) Condamnation de Montex en première et deuxième instance Pourvoi devant le Bundesgerichtshof qui surseoit à statuer et pose notamment la question : «la marque enregistrée donne-t-elle à son titulaire le droit d’interdire le transit de marchandises sur lesquelles figure le signe ?» PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

21. L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) • L’Analyse de l’Avocat Général • Le régime douanier du transit externe • Concerne les marchandises qui proviennent de pays tiers et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté • Toutes les mesures de contrôles ainsi que le versement de droits et taxes sont différés jusqu’au lieu de destination • Mise sous scellés des marchandises PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

22. L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05)– L’analyse de l’Avocat Général (suite) • Le transit implique-t-il un usage dans la vie des affaires et donc une violation de la marque ? • Seuls les actes de commercialisation des marchandises sont de nature à porter atteinte aux droits du titulaire dans l’Etat de transit (Rioglass et Transremar) • Soupçons/Indices de voir les marchandises commercialisées • les scellés • le caractère légal ou non de la fabrication dans le pays d’origine • circonstances révélant l’existence d’un risque réel et effectif de fraude (Polo/Lauren et Rolex) PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

23. L’arrêt Montex du 9 novembre 2006 (Aff. C-281/05) (suite) • La Cour considère que : • Le transit externe, en raison du fait qu’il n’implique aucune commercialisation des marchandises concernées, ne constitue pas un usage de la marque • Le titulaire d’une marque ne peut interdire le transit que lorsque ces produits font l’objet d’un acte d’un tiers et qui implique nécessairement leur mise dans le commerce PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES

24. Vous remerciant pour votre attention PARIS LYON BRUXELLES BARCELONE MILAN PEKIN SHANGHAI CANTON SEOUL HO CHI MINH VILLE HANOI SINGAPOUR BUENOS AIRES