Dessins et modèles communautaires: la preuve de la divulgation

1. Dessins et modèles communautaires: la preuve de la divulgation José J. IZQUIERDO PERIS – Juriste, Département dessins et modèles (OHMI) APRAM – Une année de pratique de la marque et du modèle communautaire – Paris, 13.12.07

2. Plan de la présentation 1) La notion de « divulgation » dans le règlement nº 6/2002 (« RDMC ») 2) La divulgation et la recevabilité de la demande en nullité 3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.2) La règle 3.3) Les exceptions 3.4) La période de grâce

3. (1) La notion de la divulgationdans le règlement 6/2002

4. (1) La notion de la divulgationdans le règlement 6/2002

5. (1) La notion de la divulgationdans le règlement 6/2002 La notion de « divulgation » ex article 7 RDMC: (Cfr. article 6 Directive 98/71/CE & article L511-6 Code PI) - notion liée nécessairement à la nouveauté et au caràctere individuel - détermine les actes valables pour établir l’existence d’un dessin ou modèle antérieur par rapport au dessin ou modèle postérieur contesté - n’a pas encore fait l’objet d’une jurisprudence des instances judiciaires CE - constitue un élément de preuve à la charge du demandeur en nullité d’un dessin ou modèle

6. (2) La divulgation et la recevabilitéde la demande en nullité Article 28(1) (b) (v) REDMC Section 4(7) des directives relatives à la procédure en nullité: - indication et reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré - documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs

7. (2) La divulgation et la recevabilitéde la demande en nullité Manque des indications requises : - cause d’irrecevabilité de la demande en nullité (article 30(1) REDMC) - possibilité de remédier à cette irrégularité dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification - si remédiée: demande recevable (article 31(1) REDMC) - au cas contraire, la demande est rejetée pour cause d’irrégularité; le demandeur en est informé

8. (2) La divulgation et la recevabilitéde la demande en nullité Attention: « …ce document ne peut être pris en compte pour l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel sans une indication du demandeur précisant, parmi les nombreux dessins ou modèles figurant dans le catalogue, lequel doit être considéré comme étant le dessin ou modèle antérieur. D2 n’est pas pris en compte à titre de preuve. » Cas nº ICD 000002228 - 000320809-0001

9. (2) La divulgation et la recevabilitéde la demande en nullité Article 29(3) REDMC Section 4(7) des directives relatives à la procédure en nullité: - preuves à l’appui de la demande pas déposées dans la langue de procédure: devoir de déposer une traduction dans un délai de deux mois - manque de traduction: la division considère les preuves nulles et non avenues

10. (2) La divulgation et la recevabilitéde la demande en nullité Attention: « Even though the textual elements of D1 are not translated into the language of the proceedings, the publication date of the publication is indicated in Arabic numerals and with INID code 44 as well as provided in the text of the arguments in the Application. Furthermore, the views do not need translations. Therefore, D1 is evidence that the prior design has been made available to the public» Cas nº ICD 000002905 - 000265616-0001

11. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.2) La règle: article 7(1) 3.2.1) charge de la preuve 3.2.2) lieu de la divulgation 3.2.3) temps de la divulgation 3.2.4) actes de divulgation 3.3) Les exceptions: 3.3.1) « connaissance des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté » 3.3.2) « divulgation à un tiers sous des conditions de secret » 3.4) La période de grâce

12. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.1.1) définition de l’article 3(a) RDMC - pas exigé qu’il soit protégé en tant que « d&m » - pas exigé qu’il soit pour le même type de produits 3.1.2) forme de la preuve: 3.1.2.1) acceptable: - reproduction d’un « dessin ou modèle » - reproduction d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel est appliqué 3.1.2.2) non acceptable: - la preuve en espèce (e.g. un exemplaire du produit) - une description d’un dessin ou modèle, d’un brevet

13. Acceptable Dessin ou modèle enregistré Produit « Designpatent » “Dessin ou modèle” (même si déposée en tant que marque)

14. Acceptable Produit - voiture Dessin ou modèle enregistré pour jouet, déclaré nul(Cas nº ICD 000000842 - 000037593-0001)

15. Non-acceptable Description d’un brevet (article 54(2) CBE: « L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.”)

16. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.1.3) moyens de la preuve (art. 65 RDMC): 3.1.3.1) acceptable: - production de documents - expertise - déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’Etat dans lequel elles sont faites 3.1.3.2) redoutable: - audition des parties et témoins - demande de renseignements

17. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.1) charge de la preuve: « le demandeur doit indiquer les faits, preuves et observations à l’appui du motif sur lequel sa demande se fonde » (directives) 3.2.2) lieu de la divulgation: il n’est pas exigé que la divulgation ait lieu dans la Communauté (cfr. Article 11(1) RDMC) (09/11/07, aff. R 103/2007-3, 000169818-0001)

18. Acceptable Japon USA Chine

19. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.3) temps de la divulgation: - DMCE: avant sa date de présentation/priorité - DMCNE: avant la date à laquelle le DMCNE a été divulgué au public pour la première fois - un jour avant suffit - la date précise, est-elle necéssaire? - catalogue de la saison 2001 (09/11/07, aff. R 1401/2006-3, 1402/2006-3, 1404/2006-3) - catalogue de la saison 2004-2005 (09/11/07, aff. R 1403/2006-3)

20. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4) actes de divulgation: liste ouverte, avec trois exemples: 3.2.4.1) publication à la suite de l’enregistrement ou autrement 3.2.4.2) exposition 3.2.4.3) utilisation dans le commerce 3.2.4.4) clause générale: « rendu public de toute autre manière »

21. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.1) publication à la suite de l’enregistrement ou autrement 3.2.4.1.1) Type d’enregistrement/autrement: - Enregistrement d’un dessin/modèle/ marque/droit d’auteur, etc. - Dépôt d’un dessin/modèle/marque/droit d’auteur, etc. - Dépôt d’un dessin/modèle dans un « registre privé »?

22. Acceptable Dessin ou modèle enregistré “Dessin ou modèle” (même si déposée en tant que marque)

23. Acceptable Enregistrement “US copyiright”Cas nº ICD 1451 - 000132139-0017

24. Sufficient? “Designpublisher has set itself the goal of presenting new designs on the Internet cheaply, effectively and well-organized and thus of satisfying the "disclosure" requirement.” http://www.designpublisher.de/english/home.html

25. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.1) publication à la suite de l’enregistrement ou autrement 3.2.4.1.2) Autorité registrale: Dans l’UE: - OHMI - Autorité nationale Hors de la UE: - OMPI - Japon - China, Hong Kong, Taiwan - USA

26. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.1) publication à la suite de l’enregistrement ou autrement 3.2.4.1.3) Notion de « publication »: - Bulletin de l’autorité registrale Papier Eléctronique - Exhibition après l’enregistrement? - Moyens de preuve: copie du bulletin copie du certificat d’enregistrement mentionnant la date de publication (éventuellement avec l’usage d’un code INID) extrait de base de données affidavit? Problème d’images

27. Certificat

28. Certificat 8/10/07aff. R 1337/2006-3 - 000163290-0001

29. Certificat 09/11/07aff. R 103/2007-3 - 000169818-0001

30. Certificat

31. Certificat

32. Extrait de base de données

33. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.2) exposition - « une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d’enseignement pour le public, faisant l’inventaire des moyens dont dispose l’homme pour satisfaire les besoins d’une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir » (art. 1.1 convention concernant les expositions internationales, Paris, 22.11.28) - Calendrier des foires et salons en Europe: http://www.ccip.fr/foireuro/foirsom.htm - aucune limitation géographique (cfr. expositions aux effets du droit de priorité d’exposition, art. 44) - mais, attention aux « limitations » dérivées de l’exception de « connaissance raisonnable » - concours de « design »?

34. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.3) utilisation dans le commerce 3.2.4.3.1) « utilisation » (cfr. art. 19(1) RDMC): fabrication X Soleau offre √ mise sur le marché √ attention: “le transit intracommunautaire consiste à transporter des marchandises d'un État membre à un autre en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres et n'implique aucune utilisation de l'apparence du modèle ou dessin protégé” (CJCE, C-23/99, Commission c. Rep. Française, 26.09.00, pièces détachées)

35. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.3) utilisation dans le commerce 3.2.4.3.1) « utilisation » importation √ exportation √ utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel est appliqué ? stockage à ces mêmes fins X

36. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.3) utilisation dans le commerce 3.2.4.3.2) « dans le commerce » « dans la vie des affaires” = « activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé” (CJCE, C‑17/06, Céline, 11.09.07, citant « Arsenal » et « Adam Opel ») acte accompli à titre privé et à des fins non commerciales X acte accompli à des fins expérimentales X

37. Dessin + bulletin de livraison = Offre

38. Catalogue = offre (09/11/07 aff. R 1403/2006-3, 000378757-0011)

39. Catalogue + facture = offre + vente 18/07/07 aff. R 1482/2006-3, 000313 655-0003

40. Catalogue + facture de création = offre

41. (3) Éléments à prouver 3.2) La règle: 3.2.4.4) clause générale: « rendu public de toute autre manière » - publication dans une revue/journal - assignation devant un tribunal ? - lettre de mise en demeure ? - Internet Internet Archive – Wayback machine http://www.archive.org/index.php Cfr. OEB, aff. T-1134/06, 16/01/07 –  "In order to establish that an internet disclosure is state of the art under Article 54(2) EPC, the same questions must be answered as with prior use or prior oral disclosure, namely: When, What and Under which circumstances this disclosure has been made available to the public"

42. Archive d’internet FAQS: “Not every date for every site archived is 100% complete. When you are surfing an incomplete archived site the Wayback Machine will grab the closest available date to the one you are in for the links that are missing. In the event that we do not have the link archived at all, the Wayback Machine will look for the link on the live web and grab it if available. Pay attention to the date code embedded in the archived url.”

43. Acte notariale sur Internet

44. Acte notariale sur Internet

45. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.3) Les exceptions: 3.3.1) « connaissance des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté »: - exception à la règle: « EN: « except… », FR: « sauf si… », ES: « salvo… » - à la charge du titulaire du dessin & modèle contesté « Lo que dice la norma es que la publicación, incluso fuera de la Comunidad, produce en regla general la consecuencia que el modelo se considere divulgado; pero esta consecuencia no se produce si se demuestra que no era razonable que los círculos especializados de la Comunidad llegaran a enterarse de la publicación » (09/11/07, aff. R 103/2007-3, 000169818-0001)

46. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.3) Les exceptions: 3.3.2) « divulgation à un tiers sous des conditions de secret » - exception ou fictio legis ou présomption iuris et de iure? - divulgation à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret Intranet: « ese acceso restringido a la Intranet para personas autorizadas que no ostentan la condición de cliente se trata de una divulgación inocua porque se ha hecho a terceros en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad » (11/04/06, AP Alicante, Auto nº 36/06)

47. (3) Éléments à prouver 3.1) Objet de la preuve: « dessin ou modèle » 3.4) La période de grâce - divulgation oui, mais non applicable - sujets: créateur, ayant droit, tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par eux - divulgation dans la période de 12 moins avant date de dépôt/priorité - uniquement applicable aux DMCE - charge de la preuve: titulaire - conduite abusive? - 18/09/07, aff. R 1482/2006-3, 000313655-0003

48. MERCI

49. Information:  (+ 34) 965 139 100 (standard téléphonique)  (+ 34) 965 139 400 (hotline e-business)  (+ 34) 965 131 344 (fax principal)  information@oami.europa.eu  e-businesshelp@oami.europa.eu  Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante SPAIN