Aktualne kierunki orzecznictwa w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych

1. Aktualne kierunki orzecznictwa w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych Beata Piwowarska

2. SYSTEM OCHRONY - gwarancje unijne lub krajowe ochrony udzielonych praw wyłącznych - system instytucjonalny – skuteczność i sprawność działania - trafność rozstrzygnięć - egzekwowalność wyroków - postępowanie przed sądem powszechnym - sąd patentowy - swoboda czy dowolność organu orzekającego - instynktowny sposób rozstrzygania sporów - czas trwania postępowań oczekiwania na odpowiedź na pytanie prejudycjalne

3. FUNKCJE ZNAKU TOWAROWEGO ochrona znaku towarowego w jego funkcji:wskazania pochodzenia towaru lub usługi, ich jakości, komunikacyjnej, reklamowej, inwestycyjnej ocena dla: - stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego - stwierdzenia istnienia szczególnych okoliczności uzasadniających odstąpienie od zakazów lub nadużycia prawa (art. 5 KC) - uzasadnienia dla terytorialnego ograniczenia sankcji zakazowych • wskazanie przez powoda, której z funkcji znak nie może pełnić / nienależycie ją pełni • zarzut pozwanego, że pomimo spełnienia przesłanek naruszenia, jego działanie nie ma wpływu na prawidłowe pełnienie przez znak funkcji • nadużycie prawa do znaku towarowego / udzielanie mu nadmiernej ochrony

4. NARUSZENIE FUNKCJI ZNAKU TOWAROWEGO wyrok TSUE z 22.09.2011 r. C-482/09 BudějovickýBudvar wyłączne prawo z art. 5.1a dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów, tzn. zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje: - gwarantowania konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi, - gwarantowania jakości tego towaru lub usługi, - komunikacyjną, - inwestycyjną, - reklamową. wyroki ETS z 18.06.2009 r. C-487/07 L’Oréal i in., z 23.03.2010 r. od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google/

5. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM wyrok TS UE z 22.09.2011 r. C-482/09 BudějovickýBudvar • tolerowanie w rozumieniu art. 9.1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. jest pojęciem prawa Unii • nie można uznać, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego tolerował długotrwałe i utrwalone używanie w dobrej wierze przez osobę trzecią identycznego znaku, o którym wiedział od dawna, jeżeli był pozbawiony wszelkiej możliwości sprzeciwienia się tej sytuacji. • Rejestracja wcześniejszego znaku nie stanowi warunku koniecznego do rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania. Przesłankami koniecznymi są: - rejestracja późniejszego znaku towarowego w państwie członkowskim, - zgłoszenie tego znaku do rejestracji w dobrej wierze, - używanie późniejszego znaku w państwie, w którym znak został zarejestrowany, - wiedza właściciela wcześniejszego znaku o rejestracji późniejszego oraz o jego używaniu • opinia rzecznika generalnego VericyTrstenjak przedstawiona w dniu 3.02.2011 r.

6. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM cd. • nieuczciwa konkurencja, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24.05.2007 r. V ACa 328/07 Na ocenę działania jako naruszającego dobre obyczaje nie pozostaje obojętne zachowanie funkcjonujących na rynku przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, reagując w odpowiedni sposób i w odpowiednim, stosunkowo szybkim czasie na zachowania konkurentów dopuszczają lub nie do utrwalenia się pewnego wzorca postępowania. Inna zatem musi być ocena danego zachowania, aktu, w momencie, gdy doszło do niego i spotkało się ono z reakcją konkurenta tj. w tym przypadku, w momencie wprowadzenia na rynek towarów w zbliżonym opakowaniu, a inna obecnie, gdy przez wiele lat przedsiębiorca tolerował zachowanie konkurenta. • art. 54 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. • wyrok SWZTiWP z 21.12.2011 r. XXIIGWzt 16/11

7. ZASADA PIERWSZEŃSTWA • wyrok TS UE z 21.02.2013 r. w sprawie C-561/11 FederationCynologiqueInternationale Art. 9.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawo wyłączne właściciela wspólnotowego znaku towarowego do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie oznaczeń identycznych z jego znakiem lub do niego podobnych obejmuje właściciela późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, bez konieczności uprzedniego unieważnienia jego znaku. • wyrok TS UE z 16.02.2012 r. w sprawie C-488/10 CelayaEmparanza y GaldosInternacional SA Wykładni art. 19 .1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 należy dokonywać w ten sposób, że w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, uprawnienie do zakazania jego używania przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, w tym również na osobę będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Nie zależy to od zamiaru ani zachowania osoby trzeciej. • wyrok SN z 23.10.2008 r. VCSK 109/08 VELUX / OKPOL Jeśli korzystanie z zarejestrowanego znaku towarowego prowadzi do naruszenia uprawnień do znaku zarejestrowanego wcześniej, to naruszyciel powinien zaprzestać realizowania formalnie przysługujących mu uprawnień, gdyż nie podlegają one materialno-prawnej ochronie. W razie dalszego posługiwania się takim znakiem, właściciel znaku zarejestrowanego wcześniej może dochodzić roszczeń wobec naruszyciela bez konieczności uprzedniego unieważnienia rejestracji jego prawa do znaku.

8. WYKAZ TOWARÓW I USŁUG wyrok TSUE z 19.06.2012 r. C-307/10 IP Translator • dyrektywa nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne • zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy w celu wskazania towarów lub usług musi sprecyzować, czy zgłoszenie obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z nich, a jeśli nie wszystkie, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług dotyczy to zgłoszenie • na potrzeby zgłoszenia / unieważnienia / ochrony przed naruszeniami • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. wymaga, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę znaku towarowego, były wskazane w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i uczestnikom obrotu gospodarczego, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez ten znak

9. RZECZYWISTE UŻYWANIE CTM WE WSPÓLNOCIE wyrok TSUE z 19.12.2012 r. C-149/11 LENO MERKEN • art.15.1 rozporządzenia CTM - oceny wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego we Wspólnocie należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich • CTM jest „rzeczywiście używany”, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku UE dla oznaczonych nim towarów lub usług • do sądu należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione w konkretnej sprawie, przy uwzględnieniu istotnych okoliczności faktycznych, jak w szczególności: cechy rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, częstotliwość i regularność tego używania • wyroki ETS z 11.03.2003 r. C-40/01 Ansul, z 11.05.2006 r. C-416/04 Sunrider • opinia rzecznika generalnego EleanorSharpston przedstawiona 5.07.2012 r. • odmiennie niż znaki krajowe i renoma CTM /wyrok ETS z 6.10.2010 r. C-301/07 PAGO/ • na potrzeby zgłoszenia / unieważnienia / ochrony przed naruszeniami

10. TERYTORIUM UŻYWANIA CTM • we Wspólnocie, a zatem nie w innych krajach poza UE • w obrocie gospodarczym, w sposób jawny (uzewnętrzniony) • w wymiarze umożliwiającym wykreowanie i zachowanie rynku towarów lub usług /klientów/ • terytorium jest tylko jednym ze wskaźników • nie zawsze wystarczy utrzymywanie informacji o towarach i usługach na stronie internetowej • ocena normatywna – twierdzenia / zarzuty / dowody – art. 6 k.c. • pozew wzajemny o wygaszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego • konwersja zgłoszenia na krajowe – art. 112.2 rozporządzenia CTM • zarzut w sprawie o naruszenie • stwierdzenie braku naruszenia na określonym terytorium • ograniczenie terytorialne zakazu:

11. ZAKRES TERYTORIALNY ZAKAZU NARUSZANIA CTM wyrok TSUE z 12.04.2012 r. C-235/09 DHL EXPRESS • art. 98.1 rozporządzenia CTM - zakaz kontynuowania naruszeń lub stwarzania groźby naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego orzeczony przez sąd właściwy w sprawach CTM rozciąga się co do zasady na całość terytorium Unii • zasada wynikająca z jednolitego charakteru CTM i ujednolicenia rynku wewnętrznego • ograniczenie terytorialne zakazu : na żądanie powoda lub na zarzut pozwanego, że jego działanie nie wpływa negatywnie na funkcje CTM • brak praktycznego znaczenia – w pozwach nie wskazuje się terytorium zakazu, ew. omyłkowo • pozwanego obciąża dowód negatywny nieszkodzenia funkcjom CTM /nie do przeprowadzenia/ może to wynikać z terytorialnego ograniczenia naruszenia stypizowanego w art. 9.1b rozporządzenia – brak ryzyka konfuzji – podobieństwa znaków na płaszczyźnie fonetycznej i/lub koncepcyjnej

12. NIEUŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO wyrok Sądu Najwyższego z 17.02.2005 r. ICK 626/04 • Każda z postaci używania znaku towarowego (art. 154 PWP) dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. Niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296.2 pkt 2 PWP. • ochrona w funkcji oznaczenia pochodzenia • ocena istnienia ryzyka konfuzji konkretnego znaku towarowego, osadzona w okolicznościach sprawy, uwzględniająca siłę znaku towarowego wynikającą z jego pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej

13. RZECZYWISTE UŻYWANIE CTM W ODMIENNEJ POSTACI wyrok TS UE z 25.10.2012 r. C-553/11 PROTIPLUS • art. 10.2a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG nie stoi na przeszkodzie, by właściciel zarejestrowanego znaku towarowego mógł do celów wykazania jego używania powoływać się na używanie znaku w postaci różniącej się od zarejestrowanej, pod warunkiem że różnice między nimi nie zmieniają charakteru odróżniającego znaku, niezależnie od tego, że odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy • art. 10.2a wyłącza taką wykładnię przepisu krajowego, wg której nie znajduje on zastosowania do „obronnego” znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego znaku zarejestrowanego w postaci, w jakiej jest używany różnice w elementach bez wpływu na zdolność odróżniającą znaku dalsze pytania prejudycjalne – dotychczas bez odpowiedzi: • C-252/12 znak słowny i graficzny używane łącznie jako logo w jednym kolorze • C-12/12 znak stanowiący część złożonego znaku towarowego, używany wyłącznie jako złożony

14. Wyrok SO w Warszawie z 28.02.2011 r. sygn. akt XX GC 499/10

15. RODZINA ZNAKÓW TOWAROWYCH • brak podstawy prawnej – konstrukcja doktrynalna • wzmocnienie ochrony znaków należących do rodziny • seria znaków towarowych łączonych elementem wspólnym • charakter dystynktywny elementu wspólnego • wyższe ryzyko konfuzji rozumiane jako możliwość uznania przez konsumentów, że kwestionowane oznaczenie należy do rodziny znaków towarowych • wyroki ETS z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 IlPonteFinanziaria, z 24.03.2011 r. C-552/09 TiMiKINDERjoghurt

16. Wyrok SWZTiWP z 17.08.2010 r. sygn. akt XXII GWzt 11/10 seria znaków towarowych łączonych elementem wspólnym VEL ?

17. Wyrok SWZTiWP z 24.11.2011 r. sygn. akt XXII GWzt 17/11

18. RENOMOWANY ZNAK TOWAROWY wyrok ETS z 14.09.1999 r. C-375/97 General Motors Elementem renomy znaku, jest jego szeroka znajomość przez relewantnych odbiorców na określonym terytorium (niekoniecznie powszechna znajomość w rozumieniu art. 6bis Konwencji paryskiej). Sąd musi wziąć pod uwagę wszystkie istotne elementy stanu faktycznego, głównie: - udział znaku towarowego w rynku, - intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku, - wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z jego promocją. Na budowanie renomy mają wpływ : - rodzaj towaru, uzyskany poziom sprzedaży, popularność wśród konsumentów, - obecność na rynku, - zakres i poziom działań handlowych, sponsoringowych i promocyjnych, - rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania wydarzeń przyciągających dużo widzów, w trakcie których używano znaku

19. RENOMA • potoczne pojęcie renomy wiązane jest z bardzo dobrą opinią o kimś (np. przedsiębiorcy) lub o czymś (np. produkcie) • utrwalone w świadomości kupującego wyobrażenie o walorach towaru i jego oczekiwanych cechach • wskaźnik wartości niematerialnych – luksusu, piękna, młodości, witalności • towary prestiżowe, ekskluzywne • renoma nie jest definiowana w języku prawnym ani prawniczym • renomowany znak towarowy nie musi być renomowany, musi być znany - wyroki ETS z 9.03.2001 r. C-292/00 Davidoff, z 2.09.2010 r. C-254/09 CK Calvin Klein, z 24.03.2011 r. C-552/09 Kinder, wyroki SPI z 13.12.2004 r. T‑8/03 Emilio Pucci, z 25.05.2005 r. T‑67/04 SPA‑Finders , z 6.02.2007 r. T-477/04 TDK, - terytorium używania - wyrok ETS z 6.10.2010 r. C-301/07 PAGO

20. RENOMA PO POLSKU • wyrok Sądu Najwyższego z 10.02.2011 r. IVCSK 393/10 Renomowanym znakiem towarowym (art. 296.2 pkt 3 PWP) jest znak znany znacznej części odbiorców towarów i usług nim oznaczonych, mający dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17.12.2008 r. I ACa 988/08 Szeroki zakres ochrony przydany znakom renomowanym nakazuje zastrzec to miano jedynie dla powszechnie znanych znaków charakteryzujących się prestiżem, tj. kojarzonych z towarem o wyjątkowych walorach - głównie o wysokiej jakości - oraz, co szczególnie ważne, znaków o tak ugruntowanej i silnej pozycji, że przykuwają uwagę i przyciągają niezależnie od tego, dla jakich towarów zostają użyte. • wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 3.10.2007 r. I ACa 767/07 Znaki renomowane cechują się silniejszą zdolnością odróżniającą, wypływającą z pozytywnych informacji i wyobrażeń o wysokiej jakości i prestiżu przekazywanych przez taki znak potencjal-nym klientom, ułatwiając zbyt towarów z tym znakiem. Jednocześnie znak taki mając wymierną wartość rynkową stanowi znaczący, a niekiedy dominujący składnik majątkowy przedsiębiorstwa.

21. OCHRONA RENOMOWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO wyrok ETS z 27.11.2008 r. C-252/07 Intel art. 4 ust. 4a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG: istnienie związku między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a znakiem późniejszym i używanie późniejszego znaku powodujące lub mogące powodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działające lub mogące działać na ich szkodę, winno być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczna z istnieniem między nimi takiego związku. Okoliczność, że : • wcześniejszy znak towarowy dla określonych towarów i usług cieszy się dużą renomą i • te towary i usługi nie są podobne do towarów i usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak, i • wcześniejszy znak jest niepowtarzalny w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług, i • późniejszy znak przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, nie wystarczy, aby dowieść, że używanie późniejszego znaku powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź też działa lub może działać na jego szkodę. Przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania znaku późniejszego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

22. RENOMOWANY ZNAK TOWAROWY wyrok ETS z 18.06.2009 r. C-487/07 L’Oréal • art. 5.2 dyrektywy Rady 89/104/EWG: stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy i właściciela znaku • czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku, jeżeli ta osoba próbuje w ten sposób działać w cieniu znaku renomowanego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. • art. 5.1a: właściciel jest uprawniony do zakazania używania znaku przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia wszystkich warunków z art. 3a ust. 1, oznaczenia identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych, nawet jeśli używanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku. • art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55: reklamujący w sposób wyraźny lub domyślnie przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” (art. 3a ust. 1h). Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości tego znaku towarowego (art. 3a ust. 1g dyrektywy).

23. RENOMOWANY ZNAK TOWAROWY cd. • wyrok TS UE z 10.05.2012 r. C-100/11 BOTOX / botolist, botocyl przeniesienie tezy o renomie CTM z wyroku sądów unijnych – związanie sądu krajowego w sprawie o naruszenie toczącej się pomiędzy innymi stronami • sprawa C-65/12 RED BULL / BULL DOG pytanie prejudycjalne: Czy art. 5 ust. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że o uzasadnionej przyczynie w rozumieniu tego przepisu można mówić również wtedy, gdy oznaczenie identyczne ze znakiem cieszącym się renomą lub do niego podobne było używane w dobrej wierze przez daną osobę trzecią lub dane osoby trzecie przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku? – opinia rzecznika generalnego JulianeKokott przedstawiona 21.03.2013 r. - należy wziąć pod uwagę na korzyść osoby trzeciej okoliczność, że używała ona swego oznaczenia w dobrej wierze dla innych towarów i usług, zanim renomowany znak towarowy został zgłoszony i uzyskał renomę UDOWODNIENIE / UPRAWDOPODOBNIENIE / TWIERDZENIE STRONY / OCENA NORMATYWNA • ciężar udowodnienia istotnych przyczyn używania oznaczenia spoczywa na pozwanym • renoma znaku na obszarze naruszenia - wyrok SWZTiWP z 21.12.2011 r. XXIIGWzt 16/11

24. WYKONANIE ZAKAZU NARUSZANIA CTM wyrok TSUE z 12.04.2012 r. C-235/09 DHL EXPRESS środek przymusu orzeczony przez sąd na podstawie własnego prawa krajowego dla zapewnienia przestrzegania wydanego zakazu wywołuje skutki w innych państwach, na które rozciąga się zakaz, pod warunkiem spełnienia przesłanek rozdziału III rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych - jeżeli prawo krajowe innego państwa nie przewiduje żadnego środka analogicznego do orzeczonego, cel, jakiemu służy taki środek, winien zostać osiągnięty poprzez odwołanie się do właściwych przepisów prawa krajowego, które w porównywalny sposób zapewnią przestrzeganie orzeczonego zakazu. • art. 1050(1) i art. 1051(1) k.p.c. i art. 756(2) k.p.c. - suma przymusowa

25. JURYSDYKCJA - naruszenie wyrok TS UE z 19.04.2012 r. C-523/10 Wintersteiger AG • art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że spór, którego przedmiotem jest naruszenie znaku towarowego zarejestrowanego w jednym państwie członkowskim przez fakt używania, przez reklamodawcę, słowa kluczowego identycznego z tym znakiem towarowym w witrynie internetowej wyszukiwarki operującej pod domeną krajową najwyższego poziomu innego państwa członkowskiego może być wytoczony przed sądami państwa członkowskiego, w którym znak towarowy jest zarejestrowany, bądź przed sądami państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę reklamodawca.

26. JURYSDYKCJA - ustalenie wyrok TS UE z 25.10.2012 r. C-133/11 Folien Fischer AG i Fofitec AG vsRitramaSpA • art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa zmierzające do stwierdzenia braku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego lub czynu podobnego do czynu niedozwolonego jest objęte zakresem stosowania tego przepisu. • art. 5 pkt 3 - Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę.

27. UNIEWAŻNIENIE ZNAKU TOWAROWEGO • popularna forma obrony pozwanego w sprawie o naruszenie wspólnotowego znaku towarowego • równoczesne postępowanie w OHIM w sprawie o unieważnienie / wygaszenie prawa do znaku • istnienie szczególnych powodów prowadzenia postępowania • czas oczekiwania na rozstrzygnięcie OHIM • zabezpieczenie roszczeń • korzyści i wady

28. UNIEWAŻNIENIE • względne podstawy unieważnienia z art. 8, • na wniosek – OHIM lub pozew wzajemny w sprawie o naruszenie, • ze względu na wcześniejsze prawo do firmy/nazwiska, wizerunku, prawo autorskie, własności przemysłowej, • zgoda uprawnionego wyłącza dopuszczalność unieważnienia, • ne bis in idem – art. 53, • przyzwolenie na używanie – nieprzerwanie 5 lat – art. 54 chyba, że nie wiedział, albo zgłoszenie w złej wierze

29. BEZWZGLĘDNE PRZYCZYNY ODMOWY REJESTRACJI art. 7e rozporządzenia CTM - Nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z kształtu : - wynikającego z charakteru samych towarów; - towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; - zwiększającego znacznie wartość towaru wyrok SUE z 6.10.2011 r. T-508/08 Bang&Olufsen

30. Wyrok SWZTiWP z 6.02.2012 r. sygn. akt XXII GWzt 22/11

31. BEZWZGLĘDNE PRZYCZYNY ODMOWY REJESTRACJI Art. 7 . 1. Nie są rejestrowane znaki towarowe, które : a. nie spełniają wymagań art. 4; b. pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (pierwotna lub wtórna zdolność odróżniająca); c. składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania: rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług

32. WYCZERPANIE PRAWA • art. 13.1. CTM nie uprawnia właściciela do zakazania używania znaku dla towarów wprowadzonych do obrotu na terytorium Wspólnoty pod nim przez właściciela lub za jego zgodą. • wyjątek: jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu. wyrok TSUE z 3.06.2010 r. C-127/09 Coty • art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 i art. 7 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG - wyczerpanie praw ma miejsce tylko wtedy, gdy z oceny sądu można wywieść, że właściciel udzielił – w sposób wyraźny lub dorozumiany – zgody na wprowadzenie do obrotu towarów ze znakiem we Wspólnocie Europejskiej lub w EOG • gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem udostępniane są – bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży – „testery perfum”, aby potencjalni klienci mogli je wypróbować, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych pośrednikom, fakt, że testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami „tester” i „nieprzeznaczone do sprzedaży” sprzeciwia się - w braku dowodów przeciwnych - stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela na ich wprowadzenie do obrotu

33. WYCZERPANIE PRAWA • wyroki ETS z 30.11.2004 r. C-16/03 Peak Holding, z 15.10.2009 r. C-324/08 Makro • wyroki ETS z 23.04.2009 r. C-59/08 Copad(uzasadnione powody sprzeciwienia się – naruszenie renomy znaku, ryzyko konfuzji konsumenckiej), z 8.07.2010 r. C-558/08 Portkabin wyrok TSUE z 14.07.2011 r. C-46/10 PROTIPLUS • Art.. 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. nie pozwalają posiadaczowi wyłącznej licencji na używanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, na sprzeciwianie się temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem niepochodzącym od tego posiadacza, chyba że może on się powołać na słuszny powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104. • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.05.2009 r. I ACa 97/09:Przedsiębiorca będący sprzedawcą gazu propan-butan lub pochodnych mieszanek z propanem i wykonawcą usługi polegającej na wypełnieniu opakowania (butli) kupującego/zamawiającego opatrzonej cudzym znakiem towarowym nie wprowadza do obrotu tego opakowania, co oznacza, że nie używa w obrocie bezprawnie tego znaku w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 154 pkt 1 PWP.

34. AMBUSH MARKETING • oficjalny sponsoring imprez sportowych za wyłączność utożsamiania znaku towarowego z imprezą • marketing podstępny w celu przekonania konsumentów, że jest się oficjalnym sponsorem, bez wspierania imprezy i jej uczestników • brak unormowań szczególnych • art. 14 UZNK - posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami • art. 16 UZNK– reklama • art. 3 UZNK • ochrona znaków towarowych • udzielenie zabezpieczeń • zwrot nienależnych korzyści promocyjnych • rejestracja nazw domen internetowych

35. ZDATNOŚĆ ARBITRAŻOWA • art. 96 rozporz. CTM nie przesądza o utracie zdatności arbitrażowej przez spór o naruszenie praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych. Taki skutek nie wynika także z przepisów prawa krajowego (zdolność ugodowa wg art. 1157 k.p.c.) Prawo z rejestracji ma charakter majątkowy, a spór o jego naruszenie strony mogą – wedle własnej decyzji - rozstrzygnąć, zawierając ugodę, zarówno pozasądową jak i sądową. Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1.04.2011 r. I ACa 1087/10 Zarejestrowanie domeny internetowej, w której nazwie użyto cudzego zarejestrowanego znaku towarowego, przez osobę trzecią prowadzącą działalność usługową przy użyciu towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, nie musi prowadzić do naruszenia praw ochronnych uprawnionego lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

36. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ • dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli art. 10511 § 1. sąd, na wniosek wierzyciela, może zamiast zagrożenia grzywną, po wysłuchaniu stron, zagrozić dłużnikowi nakazaniem zapłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej czynności, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych. • dłużnik ma obowiązek zaniechać czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela art. 10511 § 1. sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew temu obowiązkowi, może zamiast nałożenia grzywny nakazać mu zapłatę wierzycielowi określonej sumy pieniężnej za dokonane naruszenie i zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde kolejne naruszenie obowiązku, zgodnie z jego treścią, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych. • art. 10501 i art.10511 k.p.c. stosowane odpowiednio w postępowaniu zabezpieczającym - art. 7562

37. NIEROZWIĄZANE PROBLEMY • przedawnienie roszczeń – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r. IACa 1081/11 • odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi hostingowe • naruszenie prawa do znaku towarowego w Internecie • przedmiot ochrony adekwatny do rodzaju prawa wyłącznego • rozstrzyganie przez sądy sporów o naruszenie praw do znaków towarowych i reguł uczciwej konkurencji: wg reguł procesowych, przez przejęcie twierdzeń jednej ze stron za własne, instynktownie – wg własnej znajomości rzeczy i upodobań

38. NIEROZWIĄZANE PROBLEMY • opinia rzecznika generalnego Paola Mengozziego przedstawiona 21.03.2013 r. C‑657/11 Rejestracja nazwy domeny nie stanowi reklamy w rozumieniu art. 2 dyrektywy 84/450/EWG z 10.09.1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd oraz w art. 2 dyrektywy 2006/114/WE z 12.12.2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej. • Użycie nazwy domeny i  metatagów w kodzie źródłowym strony internetowej może stanowić reklamę w rozumieniu tych dyrektyw. Do sądu należy zbadanie, czy w danym przypadku spełnione są przesłanki określone w definicji reklamy sformułowanej w tych dyrektywach”.

39. Dziękuję za uwagę