Gestion de la propriété intellectuelle : brevets et licences

1. Gestion de la propriété intellectuelle : brevets et licences par Isabelle RAUSIN, Ir avec l’aimable collaboration de collègues ULg et ULB Workshop Rabat 2005

2. Qui êtes vous? • Université • Professeur • Doctorant • Service de valorisation de la recherche • Projet brevet/spin-off en cours • Entreprises • Ministère Workshop Rabat 2005

3. 1. Les précautions préalables • Confidentialité/MTA • Cahier de laboratoire • ... • 2. Le processus de valorisation proprement dit • Evaluer (SWOT), protéger, chercher un partenaire, négocier, licence et options (term sheet), suivi Workshop Rabat 2005

4. Partie 1 Les précautions préalables Workshop Rabat 2005

5. La confidentialité - questions • 1. J’ai intérêt à parler de mon invention lors d’une conférence afin d’évaluer l’intérêt de déposer un brevet VRAI-FAUX • 2. Je peux parler de mon invention avec mes amis, mes connaissances avant de déposer mon brevet VRAI-FAUX • 3. Si je signe un accord de confidentialité que me propose un industriel, je suis couvert par rapport à mon invention VRAI-FAUX • 4. Si je parle avec un industriel sous couvert d’un accord de confidentialité que m’a transmis mon service juridique, je peux tout lui dire VRAI-FAUX Workshop Rabat 2005

6. La confidentialité - questions (suite) • 5. J’ai déposé mon brevet, donc je peux parler librement de mon invention avec qui je veux VRAI-FAUX • 6. Si je reçois des informations confidentielles, je ne peux pas les partager avec tous mes collègues VRAI-FAUX • 7. On doit éviter de photocopier des informations confidentielles VRAI-FAUX Workshop Rabat 2005

7. Les précautions préalables: 1. La confidentialité Workshop Rabat 2005

8. Les précautions préalables: 1. La confidentialité • Préserver la confidentialitéest essentiel! • Pourquoi ? • On ne peut vendre ce qui est public • On ne peut breveter ce qui est public • Comment ? • Accords de confidentialité  • ! Description de l’information confidentielle transmise ! • Ne pas tout divulguer  • A un nombre restreint de personnes Workshop Rabat 2005

9. Les précautions préalables: 1. La confidentialité • Attention aux divulgations ! • Réunion avec des industriels  • Défense et publication de thèses ou de mémoire  • Conférences, congrès, expositions (présentations orales, posters, abstracts, proceedings, etc.)  • Publications scientifiques  • Echantillons envoyés à des entreprises, des consommateurs, des collègues, etc.  • Démonstrations du produit ou du procédé (foire commerciale) • Dépôt d’une séquence (ADN, …) dans une banque de données Workshop Rabat 2005

10. Les précautions préalables: 2. Les MTAs • Utiliser des MTA (Material Transfer Agreements) : • accord visant à éviter une utilisation non souhaitée de matériel biologique sans l’accord de son propriétaire • mise à disposition du matériel biologique à un partenaire potentiel (tests, etc.)  • échange entre laboratoires universitaires Workshop Rabat 2005

11. Le cahier de laboratoire - questions • 1. Il peut être constitué de feuilles volantes VRAI - FAUX • 2. Je dois y écrire à l’encre effaçable VRAI - FAUX • 3. Je peux y utiliser du correcteur VRAI - FAUX • 4. Je peux en arracher des pages VRAI - FAUX • 5. Je peux écrire en passant des lignes VRAI - FAUX • 6. Je peux y faire des modifications et ajouts sans formalisme particulier VRAI - FAUX Workshop Rabat 2005

12. Le cahier de laboratoire - Questions (suite) • 7. Toutes les pages doivent être paraphées par l’utilisateur VRAI - FAUX • 8. Il doit être contresigné (+ date) régulièrement par le responsable du laboratoire VRAI - FAUX • 9. Je dois y formuler toute nouvelle hypothèse de travail VRAI - FAUX • 10. Je dois y consigner les références des méthodes et appareillages utilisés VRAI - FAUX Workshop Rabat 2005

13. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Veiller à la bonne tenue des cahiers de laboratoire • Pourquoi? • Garantit la traçabilité des résultats de recherche • Evite les pertes d’informations • Permet de capitaliser le savoir-faire du laboratoire et faciliter la transmission des connaissances en interne et/ou faciliter le transfert de technologie Workshop Rabat 2005

14. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Preuve en cas de litige (cf. US : first to invent vs Europe et reste du monde : first to file) : • contient idées, suggestions, données • date • authentification par témoin sous confidentialité • Adaptation aux exigences de la recherche internationale • Professionnalisation des pratiques liées à la recherche Workshop Rabat 2005

15. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Pratiquement : c’est un élément d’excellence et de professionnalisme sur le plan de la recherche scientifique internationale = la mémoire du labo • Juridiquement : c’est un élément-clé d’une politique de valorisation et de protection des résultats de la recherche = un moyen de preuve Workshop Rabat 2005

16. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Le cahier de laboratoire : que doit-on y consigner ? • Titre ou référence de l’expérience en cours et date de réalisation (jj/mm/aa) • Description précise des manipulations, au fur et à mesure de leur réalisation, mêmes si elles n’ont pas abouti • Faits et observation marquants • Relevés de mesures (données brutes + calibration et étalonnages spécifiques), éventuellement en annexe du cahier • Copie des données stockées électroniquement, avec localisation du format électronique et identification des fichiers Workshop Rabat 2005

17. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Le cahier de laboratoire : que doit-on y consigner (suite) ? • Toute nouvelle hypothèse de travail formulée clairement • Liens entre les différentes phases d’une même expérimentation • Commentaires sur les résultats obtenus • Critiques des résultats, idées de manipulations pour améliorer et compléter les résultats • Nom et provenance et/ou n° de référence des produits utilisés • Références des méthodes et appareillages utilisés Workshop Rabat 2005

18. Le cahier de laboratoire (conseils pratiques) • Numéroter le cahier • Toutes les pages sont paraphées par l’utilisateur + signature et date du responsable de laboratoire • Utiliser une encre indélébile • Ne pas arracher de pages • Ecrire sans passer de lignes • Conserver dans un classeur les documents ne pouvant être insérés, les référencer et les parapher • Signaler, dater et signer toute modification ou ajout • Définir clairement toute modification ou ajout • Dater, coller les résultats sous forme de photos, données informatiques, graphiques ... Signer à cheval sur les documents collés et la feuille du cahier de laboratoire Workshop Rabat 2005

19. Les précautions préalables: 3. Le cahier de laboratoire • Pour en savoir plus : http://www.interface.ulg.ac.be cliquer sur « Propriété intellectuelle à l’Ulg » puis sur « Dépôt de brevet et déclaration d’invention » puis sur le lien « cahier de laboratoire » Workshop Rabat 2005

20. Les précautions préalables4. Divers • Ne pas lancer une recherche sans avoir consulté les bases de données de brevets • Complémentaire à la littérature scientifique • Ne pas réinventer la roue • Liberté d’exploitation • Penser aux perspectives de valorisation dès le début des projets de recherche Workshop Rabat 2005

21. Qu’est-ce qu’un « bon produit »? • Du point de vue du laboratoire universitaire? • Du point de vue de l’industriel? Workshop Rabat 2005

22. Qu’est ce qu’un bon produit du point de vue du labo univ. ? • Des recherches menées dans mon labo • Brevetable • Supporté par des publications • Utilisé par mes pairs • Répond à mes besoins et à mes questions Workshop Rabat 2005

23. Qu’est-ce qu’un bon produit du point de vue de l’industriel? • Liberté d’exploitation • Techniquement réaliste et facilement transférable : type d’échantillon, de tampon, prêt à l’emploi, automatisable (pression), contrôle UI, stabilité vs cond transport, reproductibilité, type de support, approvisionnement • Répond à un besoin réel ou peut créer un besoin réel • Production à un coût raisonnable Workshop Rabat 2005

24. Acceptation par la cible • Rentre dans la stratégie de la société • Exclusivité • Non exclusivité : à la disposition de tous : dans la plupart des cas, pas d’utilisation (industriel ne prend pas le risque de développer  perdu) • Exclusivité : en général requis par l’industriel (limitation domaine) sauf dans certains cas ex : licences de logiciels, ...  Arguments pour négocier un juste retour pour la technologie Workshop Rabat 2005

25. Partie 2 Le processus de valorisation proprement dit Workshop Rabat 2005

26. Option de licence Recherche Recherche de partenaires Evaluation de la technologie Exploitation Négociation Evaluation de la valeur Protection Licence Suivi des contrats Unité de recherche Entreprise Interface & Gesval Confidentialité & propriété Evaluer la technologie Workshop Rabat 2005

27. Evaluer la technologie • Sur base du descriptif d’invention • La propriété intellectuelle • Propriété (contrats de recherche avec le ministère, avec une entreprise, accords inter-institutionnels, MTAs, accords de confidentialité) et identification des inventeurs • Etat de la technique (nouveauté, liberté d’exploitation)  • Divulgation (avant ou dans un avenir proche : publication, mémoire ou thèse, …) Workshop Rabat 2005

28. Evaluer la technologie • Le potentiel économique – évaluation qualitative • Qui pourrait être intéressé ? (utilisateur final, licenciés potentiels) • Quel est l’état du marché ? • Taille, marché en croissance?  • Technologies concurrentes ou alternatives, en quoi s’en démarque-t-on?  • Quels avantages commerciaux pour attirer un partenaire ? Workshop Rabat 2005

29. Evaluer la technologie • Existe-t-il des contraintes en matière de règle-mentation (AMM, GMP,…), agréments, certifications (ISO, contraintes environnementales) ? • Que faut-il faire dans l’immédiat pour les renforcer ? • Le brevet pourrait-il être exploité dans le cadre d’une société spin-off de l’université (existante ou à créer) ? Workshop Rabat 2005

30. Evaluer la technologie • Matrice SWOT : Strenghts Weaknesses (PRODUIT) Opportunities Threats (MARCHE) Workshop Rabat 2005

31. Option de licence Recherche Recherche de partenaires Evaluation de la technologie Exploitation Négociation Evaluation de la valeur Protection Licence Suivi des contrats Unité de recherche Entreprise Interface & Gesval Protéger Confidentialité & propriété Workshop Rabat 2005

32. Protéger • Si l’évaluation est positive : on peut protéger • Comment protéger ? • Brevet  • Dépôt de matériel biologique  • Certificat d’obtention végétale  • Secret  • Droit d’auteur (logiciels) • Dessin ou modèle industriel • etc. Workshop Rabat 2005

33. Valorisation -questions • Si je fais une invention, j’ai intérêt à la faire breveter VRAI-FAUX • J’ai développé une technologie. L’université n’en aurait jamais rien fait donc je ne lui dois rien VRAI-FAUX Workshop Rabat 2005

34. Protéger • Les choix sont fonction : • de la nature de la technologie • de son potentiel économique et technologique • de sa durée de vie (délais pour obtention du brevet) • des possibilités de rétro-ingéniérie • de l’existence de moyens de prouver la contrefaçondans le produit final (cf. brevets de procédé) • du contexte Workshop Rabat 2005

35. Protéger : le brevet • Pour obtenir un brevet, il faut que l’invention : • soit NOUVELLE • corresponde à une ACTIVITE INVENTIVE c.à.d. ne découle pas de façon évidente de l’état général des connaissances pour un homme de métier (état de la technique) • soit susceptible d’APPLICATION INDUSTRIELLE Workshop Rabat 2005

36. Protéger : le brevet • Rédaction d’un - ou plusieurs - brevet(s) : • Travail commun chercheur/mandataire interne  • Travail significatif : préparer une bonne demande de brevet prend, en moyenne, trois mois • Il peut être nécessaire de compléterles résultats pour étayer la demande de brevet (attention aux publications au cours de l’année de priorité) Workshop Rabat 2005

37. Protéger : le brevet • Déposer le brevet n’est que le début d’une longue procédure • La matière est très complexe : le recours au mandataire en brevets est souvent très utile Workshop Rabat 2005

38. Option de licence Recherche Recherche de partenaires Evaluation de la technologie Exploitation Négociation Evaluation de la valeur Protection Licence Suivi des contrats Unité de recherche Entreprise Interface & Gesval Chercher un partenaire Confidentialité & propriété Workshop Rabat 2005

39. Chercher des partenaires potentiels • Rédaction d’une fiche d’opportunité de licence • Titre • Mots-clés • Description • Applications potentielles • « The present technology is available for licensing » • Référence brevet • N° dossier • Contacts (pas inventeurs!) Workshop Rabat 2005

40. Chercher des partenaires potentiels • Diffusion de l’opportunité de licence : • Site web de l’université (info entreprises) • Publipostages ciblés, mailing fax + relance téléphonique • Contacts (précédents contrats, associations de biotechnologie : pôles : BioLiège, BBA, …) • Bases de données spécialisées  • Evènements, salons spécialisés, etc. Workshop Rabat 2005

41. Option de licence Recherche Recherche de partenaires Evaluation de la technologie Exploitation Négociation Evaluation de la valeur Protection Licence Suivi des contrats Unité de recherche Entreprise Interface & Gesval Choisir - évaluer - négocier Confidentialité & propriété Workshop Rabat 2005

42. Choisir un partenaire • Toutes les discussions se font sous couvert d’accords de confidentialité ! • Questions : • Le partenaire a-t-il réellement l’intention d’exploiter la technologie? • Quelles capacités a-t-il ? • Développer, investir, produire, commercialiser ? Où ? • Comment peut-il aider à accélérer le développement ? • Est-il fiable ? Workshop Rabat 2005

43. Choisir un partenaire • Est-ce le meilleur partenaire ? • On privilégie généralement : • Les relations durables  • Le développement économique régional : • Spin-offs  • Partenaires locaux  • Perspectives d’investissements dans la région • Les perspectives de collaborations futures Workshop Rabat 2005

44. Cas particulier : créer le partenaireLes spin-offs • Si : • On pense que le meilleur moyen de développer la technologie est de le faire soi-même • Un porteur est prêt à relever le défi… • Alors : • On envisage la création d’une spin-off, vecteur de la valorisation Workshop Rabat 2005

45. Cas particulier : créer le partenaireLes spin-offs • En pratique : • On identifie le porteur  • On cherche les partenaires nécessaires : • Industriels  • Financiers  • Commerciaux  • etc. Workshop Rabat 2005

46. Cas particulier : créer le partenaireLes spin-offs • Le porteur prépare un plan d’affaires complet : • L’équipe, l’organisation  • L’activité  • Le marché, la concurrence  • Les atouts, faiblesses, opportunités, menaces  • Le plan marketing  • Le plan financier • NB : Le processus est long et devrait démarrer dès la phase de recherche Workshop Rabat 2005

47. Evaluer la valeur de la technologie • Eléments à considérer : • Standards appliqués dans l’industrie ou la technologie concernée • Offre vs demande : matériel plus ou moins unique, méthodes alternatives permettant d’aboutir au même résultat? Réceptivité du preneur de licence potentiel Workshop Rabat 2005

48. Evaluer la valeur de la technologie • Quels sont les avantages découlant de l’utilisation de la technologie • Caractéristique d’un produit • Prix de revient d’un procédé • Bénéfice pour l’utilisateur final • … • Quelle valeur l’utilisateur final leur attribuerait-il ? • Quelle est la taille du marché potentiel ? Sa croissance ? L’intensité de la concurrence ? Workshop Rabat 2005

49. Evaluer la valeur de la technologie • Etendue de la protection intellectuelle : • Partielle ou totale • Période d’exclusivité • Forte ou non • Territoire • Champ d’application (« field of use ») : restreint ou étendu ? • Effort pour redévelopper la technologie avec l’état de la connaissance d’aujourd’hui Workshop Rabat 2005

50. Evaluer la valeur de la technologie • Temps requis jusqu’à la mise sur le marché ? • Quel est l’effort de développement complémentaire à réaliser pour rendre la technologie exploitable ? • Quels investissements pour le partenaire? • Ratio risques/bénéfices (points de vue technologique et économique) ? • Quel chemin jusqu’à la commercialisation (direct, sous-licences) • Obstacles légaux (enregistrement, etc.) ? • Quelle contribution complémentaire le partenaire attend-il de l’Université de Liège durant la période de développement? De lancement ? Workshop Rabat 2005