Le risque de confusion linguistique entre les marques de commerce.

1. Le risque de confusion linguistiqueentre les marques de commerce. Philippe Barbaud, linguiste professeur honoraire de l’Université du Québec à Montréal http://pages.infinit.net/pheb http://er.uqam.ca/nobel/r21354

2. Introduction: utilité du linguiste. Ampleur juridique du phénomène de la confusion entre marques de commerce. État des lieux de la jurisprudence à caractère linguistique. Une étude de cas. Itinéraire

3. Divers exemples: Droit conventionnel: Traités et titres de possession ou de cession des Indiens Squamish de Colombie britannique (2001); Droit criminel: Affaire des communiqués des Brigades rouges en Italie. Droit testamentaire: comparaison d’olographes; Droit commercial: marques de commerce; Droit civil: libelle diffamatoire; A quoi sert un linguiste dans une cour de justice?

4. Un enjeu parfois fabuleux en termes de contrôle de parts du marché; Un terrain propice aux litiges juridiques en regard du risque de confusion induit par une certaine ressemblance entre MC; Les marques de commerce (MC):

5. Cour supérieure du Québec: 166 décisions rendues entre 2001 et 2006 [mots clés: confusion ET marques de commerce] Exemple: ILLICO COMMUNICATION inc c. VIDÉOTRON ltée & QUEBECOR MEDIA inc. Ampleur du phénomène(1):

6. [100]       Le Tribunal est d'avis que le consommateur moyen, qui est confronté aux deux marques «ILLICO», ne peut raisonnablement les confondre.  Bien que l'on retrouve ici un des critères énoncés, soit le degré de ressemblance des noms commerciaux (art. 6 (5) d)), aucune impression générale de confusion ne se dégage de l'ensemble des éléments énumérés à La Loi et ce, à cause des types foncièrement différents de services offerts et de personnes visées. Extrait du jugement du 20-08-2004Danielle Richer, j.c.s.

7. Cour d’appel fédérale: 39 décisions rendues avec les mêmes mots clés entre 2000 et 2006. Cour fédérale de première instance: 232 décisions rendues avec les mêmes mots clés entre 2000 et 2006. Exemple: MOLSON CANADA c. ANHEUSER-BUSCH INC. Marques: Michelob Golden Draft c. Molson Golden Toronto (Ontario), le 5 novembre 2003 Par le juge John A. … O'Keefe Ampleur du phénomène (2) :

8. SONY CHOIX c. SONICHOIX RICKARD’S [RED, HONEY BROWN, PALE, GOLD, BREW HOUSE, WHITE…] c. PERNOD RICARD TRI-VI-SOL c. TRIOVIT [TRI-O-VIT] CHICKEN GRILL c. CHICKEN McGRILL Quelques disputes sur opposition à l’enregistrement de MC:

9. … (4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. Éléments d'appréciation(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. S.R., ch. T-10, art. 6. Loi sur les marques de commerceLoi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

10. 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants_: ... b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de cesmarchandises ou services; 12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not...(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin; Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale (suite)

11. Annonce d’une confrontation: Concept juridique de "justiciable": le consommateur moyen Concept linguistique de "locuteurnatif ": le francophone l’anglophone le bilingue Contexte: le Canada, pays bilingueanglais | français:

12. Le modus operandi du bureau du Registraire Méthode dite du «consommateur bilingue moyen» (‘the average bilingual consumer’) Cf. Pierre Fabre Médicament c. Smithkline Beecham Corporation (1993) Conclusion: primauté de l’avis émis par l’expert-linguiste bilingue

13. Jugement Joyal dans Boy Scouts of Canada C. Alfred Sternjakob & Co (1984). Jugement Strayer dans Scott Paper Co. C. Beghin-Say S.A. (1985) Égalité du français et de l’anglaiset prise en compte du bilinguisme

14. Le test du consommateur bilingue moyen est OK; Primauté quant au fond des différences phonétiques: la première syllabe joue un rôle décisif dans la reconnaissance auditive d'un mot; La même syllabe initiale à l'écrit ne se prononce pas de la même façon à l'oral en français et en anglais. Ordonnance du juge Pinard (2000 CF):

15. « Le français et l’anglais ont valeur égale au Canada » « (…) Dès lors qu’il y a risque de confusion dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du pays, une marque de commerce ne peut être enregistrée. » Le troisième volet du seul test applicable (i.e. le volet du consommateur bilingue moyen) n’est ni autonome ni requis par un cas exceptionnel. Jugement Décary [2001 CAF 13]:

16. Une étude cas: PAXIL c. IXEL Smithkline & Beecham Corp. c. Pierre Fabre Médicament Jugement final: 7 juin 2004.1ère demande d’enregistrement: 1993

17. Que fait le linguiste? • L’expert linguiste compare et se prononce sur: • Les lettres utilisées; • La prononciation des sons; • La prononciation des syllabes; • Le sens des syllabes, si justifié; • L’ordre respectif des mots; • Le sens communs des mots, si justifié; • L’idée évoquée ou la connotation des mots; • La référence des mots par rapport à la marchandise.

18. Six plans de travail (niveaux d’analyse): Peut-on objectiver le degré de confusion? • Le lexique; • La graphie; • La phonie; • La morphologie; • La syntaxe; • La sémantique lexicale et référentielle;

19. Mots existants-mots inventés (lexique): Comme paxil et ixel sont des mots inconnus = marques très distinctives → protection accrue de la marque préalable; Si mots connus = plus la généricité du mot est grande, plus la désignation est claire → moins elle est enregistrable. v.g.Chicken McGrill c. Chicken Grill [McDonald c. A&W] v.g. DELI SNACK [Neptune Corp c. PGC]

20. Phonographie: →2 syllabes ≠ 2 morphèmes; → 5 lettres c. 4 lettres / 3 identiques c. 2 différentes(voyelles a et e) / 1 consonne p; → Prédominance de la syllabe initiale consonnantique /pa-/c. syllabe initiale vocalique / i-/:aucun risque. « L’attaque » du mot est un facteur décisif; → Syllabes finales inaccentuées /-xil/ c. /-xel/: ressemblance partielle = risque accru; Lettres et sons:

21. Signification: nulle = risque moindre; Référence: identité des produits = antidépresseurs = risque accru; Antériorité = si souvenir vague ou imprécis = risque accru ; Connotation: scientifique = usage professionnel = risque moindre; Sens:

22. L’avis d’un linguiste AVANT de loger la demande d’enregistrement d’une marque de commerce et de procéder à la mise en marché du produit est de nature à éviter bien des ennuis juridiques inattendus, vu que… $$$ < $$$$$ Conclusion: