Contrefaçon sur internet: comment agir en droit comparé? Le point sur la stratégie possible et les décisions marquantes

1. Contrefaçon sur internet: comment agir en droit comparé? Le point sur la stratégie possible et les décisions marquantes en Allemagne Dr. Martin Köhler Réunion APRAM 12 Juin 2009, Paris

2. Contenu • Juridiction internationale des tribunauxallemands et droitapplicable • Responsabilitéspécifique à l‘internet: sitesd‘enchère en ligne • Contrefaçonspécifique à l‘internet: Adwords et métaéléments www.rokh-ip.com

3. I. Juridiction internationale des tribunauxallemands et droitapplicable www.rokh-ip.com

4. Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour la juridiction : Art. 5-3 Convention de Bruxelles • La juridiction des tribunaux allemands sera ouverte si (i) le lieu de l‘acte menant à la contrefaçon ou (ii) le lieu où se matérialise la contrefaçon se situe en Allemagne • BGH 13 Octobre 2004 Hotel Maritime « il est suffisant que le demandeur invoque une contrefaçon en Allemagne » • BGH 30 Mars 2006 Publicité pour produits pharmaceutiques «le contenu du site internet doit être destiné à produire des effets (également) en Allemagne» www.rokh-ip.com

5. Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour le droit applicable: principe de territorialité • L’application du droit allemand et la contrefaçon d’une marque selon le droit allemand supposent une relation suffisante des faits constituant la contrefaçon avec le marché allemand • BGH 13. Octobre 2004 Hotel Maritime « il n’est pas suffisant pour l’application du droit allemand qu’une offre de services par internet soit accessible également aux utilisateurs allemands, si l’impact économique sur le marché allemand est négligeable» => pas de contrefaçon d’une marque allemande par l’utilisation d’un signe sur le site d’un hôtel danois www.rokh-ip.com

6. Juridiction internationale des tribunaux allemands et droit applicable Règle de base pour le droit applicable: principe de territorialité • BGH 30 Mars 2006 Publicité pour produits pharmaceutiques « l’application du droit allemand n’est pas exclu par un disclaimer si ce disclaimer n’est pas pris au sérieux par le contrefacteur » => site en langue allemande et livraison en Allemagne seront suffisants pour une contrefaçon en droit allemand, même si le site indique d’une manière formelle que les produits ne seront pas vendus à des clients en Allemagne www.rokh-ip.com

7. II. Responsabilité spécifique à l‘internet: sites d‘enchère en ligne www.rokh-ip.com

8. Responsabilité spécifique à l‘internet - sites d‘enchère en ligne BGH 11.3.2004 Vente d‘enchère sur internet Consécration du principe de responsabilité du fait perturbateur • Le fait d’ouvrir un site de vente d’enchère en ligne ne suffit pas en soi pour que le propriétaire du site soit considéré comme auteur ou co-auteur d’une contrefaçon, si des produits contrefaits sont vendus par des tiers à travers le site. • Le propriétaire du site est responsable pour le fait perturbateur si des moyens de contrôle existent pour prévenir des contrefaçons. A partir du moment où le propriétaire du site est averti d’une contrefaçon claire, il lui appartient non seulement de bloquer l’offre contrefaisant mais également de prendre des mesures raisonnables pour prévenir des contrefaçons du même genre dans le futur. www.rokh-ip.com

9. Responsabilité spécifique à l‘internet - sites d‘enchère en ligne BGH 19.4.2007 Vente d‘enchère sur internet II Extension du principe de responsabilité du fait perturbateur à la contrefaçon d’une marque communautaire • art. 98 I du règlement sur la marque communautaire est complété par l’art.11(3) de la directive 2004/48, menant à l‘application du principe de la responsabilité du fait perturbateur à des contrefaçons de marque communautaire www.rokh-ip.com

10. Responsabilité spécifique à l‘internet - sites d‘enchère en ligne BGH 11 Mars 2009 Halzband Extension de la responsabilité à des adhérents du site • L’adhérent du site a des obligations de garde par rapport aux informations qui permettent l’accès à son compte. Dès lors qu’un tiers commet une contrefaçon en utilisant ces informations pour accéder au compte, l’adhérent engagera sa responsabilité si l’accès au compte repose sur une violation de ses obligations de garde. www.rokh-ip.com

11. Responsabilité spécifique à l‘internet - sites d‘enchère en ligne BGH 30 Avril 2008 Vente d‘enchère sur internet III Distribution de la charge de la preuve • Dès lors que le propriétaire de marque aura établi des indications qui permettent de conclure à une activité à titre commercial du vendeur de produits contrefaits (exemple: 25 feedbacks), il appartient au propriétaire du site d’apporter la preuve d’une activité non-commerciale. www.rokh-ip.com

12. III. Contrefaçon spécifique à l‘internet: Adwords et méta éléments www.rokh-ip.com

13. Contrefaçon spécifique à l‘internet – méta éléments • éléments HTML d‘une page internet contenant des méta-dates sur le document concerné • se trouvent dans l‘entête du document HTML et sont envoyés au navigateur web si la page internet est ouverte • visibles seulement dans le code source • Fonction: permettre une meilleure recherche dans le world-wide-web à partir d’un mot-clé => influence des méta éléments sur les résultats produits par les moteurs de recherche www.rokh-ip.com

14. Contrefaçon spécifique à l‘internet – méta éléments • Problème: un mot-clé protégé par une marque peut être utilisé pour manipuler les résultats produits par un moteur de recherche • Possibilité de faire apparaître un concurrent parmi les résultats d‘une recherche à partir d‘un mot-clé protégé, risque de mener les utilisateurs du moteur de recherche à des sites concurrents => Est-ce que l’utilisation d’un méta élément peut constituer une contrefaçon de marque, même si visible seulement dans le code source? www.rokh-ip.com

15. Contrefaçon spécifique à l‘internet – méta éléments BGH 18 Mai 2006 Impuls III • L‘utilisation de signes appartenant à des tiers dans un code source, en particulier comme méta élément, constitue une contrefaçon de marque. Une utilisation comme marque est possible même si le signe n‘est pas directement visible. • Constitue une contrefaçon de marque également l‘utilisation d‘un signe comme méta élément contenu seulement dans la partie non-visible d‘une page internet. L‘utilisation dans le langage machinal crée un risque de confusion comparable à l‘utilisation dans le langage normal. Cette aptitude à créer une confusion est suffisante (OLG München 6 Avril 2000 Hanseatic) www.rokh-ip.com

16. Contrefaçon spécifique à l‘internet – méta éléments BGH 8 Février 2007 Aidol • Une utilisation comme marque n‘est pas exclue par le fait qu‘un méta élément ne soit pas visible pour l‘utilisateur moyen de l‘internet et n‘apparaît pas comme mot-clé sur la page internet. Il est suffisant que le signe utilisé comme mot-clé est utilisé pour influencer le résultat d'une recherche et mène l‘utilisateur au site de celui qui se sert du méta élément. www.rokh-ip.com

17. Contrefaçon spécifique à l‘internet –Adwords • Adwords sont des publicités sur le site google qui apparaissent en complément du résultat proprement dit de la recherche • Le positionnement des adwords est séparé des résultats non-commerciaux, sans être visuellement mis en avant • Chaque acheteur de adwords peut indiquer plusieurs mots clés dont l‘insertion par un utilisateur du moteur de recherche déclenchera l‘affichage de la publicité liée comme adword. www.rokh-ip.com

18. Contrefaçon spécifique à l‘internet –Adwords Traitement parallèle aux méta éléments «L‘indication à Google d‘un mot clé protégé par une marque pour placer une publicité concernant des produits identiques constitue une utilisation de cette marque.» LG Köln Février 2007 « Une société de moteur de recherche est responsable pour des contrefaçons de marques effectuées par des tiers seulement si elle a connaissance de l‘illicéité et avait raisonnablement une possibilité technique de prévenir une telle contrefaçon » LG München 2 Décembre 2003 www.rokh-ip.com

19. Contrefaçon spécifique à l‘internet –Adwords BGH 22 Janvier 2009 Beta Layout différence par rapport aux méta éléments en cas de contrefaçon d’un nom d’entreprise (§ 15 II Code de Marques): risque de confusion? « Une contrefaçon n’est pas exclue par le fait que le mot clé n’est pas visible pour l’utilisateur» « A la différence des méta éléments, le résultat de l’utilisation d’un mot clé n’est pas l’affichage du site de celui qui utilise le mot clé parmi les résultats de la recherche. La publicité par adword apparaît plutôt d’une manière clairement séparée des résultats de recherche sous la rubrique « publicité ». Par conséquent il n’y a pas de risque de confusion. » www.rokh-ip.com

20. Contrefaçon spécifique à l‘internet –Adwords BGH 22 Janvier 2009 Bananabay différence par rapport aux méta éléments en cas de contrefaçon d’une marque (§ 14 II Nr. 1 Code de Marques)? utilisation comme marque? • Question à la CJCE: «Est-ce qu’il y a une utilisation comme marque selon l’art. 5 I 2 lit. a du règlement sur la marque communautaire par l’indication un mot-clé protégé par une marque à un moteur de recherche, avec le but de créer des liens avec le site d‘un tiers si le mot-clé est entré dans le moteur, ce lien apparaissant dans un espace séparé des résultats de recherche, en étant déclaré comme publicité et ne contenant pas la marque?» www.rokh-ip.com

21. Contrefaçon spécifique à l‘internet –Adwords BGH 22 Janvier 2009 Bananabay • utilisation comme marque + Atteinte à la force publicitaire d’une marque par le seul fait que le résultat d’une recherche sur internet est altérée par le mot-clé => effet d’une marque n’est pas limitée à l’identification de l’origine (CJCE 12 Juin 2008 Holdings/Hutchinson) • utilisation comme marque - Pas de risque de créer un lien avec le propriétaire de marque => l’identification de l’origine est la fonction principale de la marque (CJCE 25 Janvier 2007 Adam Opel/ Autec) www.rokh-ip.com

22. Merci pour votre attention! . Dr. Martin Köhler, D.E.S.S REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT Steinstraße 20 Tel. +49 (0)211 550 220 40212Düsseldorf Fax +49 (0)211 550 22 550 Martin.Koehler@rokh-ip.com www.rokh-ip.com www.rokh-ip.com