La Propiedad Intelectual y las Transferencias de Tecnología

1. La Propiedad Intelectual y las Transferencias de Tecnología Dra. Andrea Barrios Kübler UdelaR – Facultad de Química Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 29/05/08

2. Esquema • Conocimiento aplicado a la tecnología • Contratos tecnológicos. • Generalidades • Cesión de derechos • Licencia de derechos • Contrato de transferencia de Know how • Contrato de Asistencia técnica • Contrato de “engineering” • Contrato de confidencialidad

3. Conocimiento aplicado a la Tecnología • Resolución de problemas técnicos • Mejoramiento de procesos • Desarrollo de productos • Desarrollo de procesos alternativos • Nuevas aplicaciones de productos ya conocidos

4. Tecnología • “Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial” (Diccionario de la Real Academia Española) • Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología: • interna (generación propia) • externa (adquisición o comercialización)

5. Transferencia de Tecnología • Se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no, estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean correspondientes a los institutos de propiedad intelectual o al secreto industrial o empresarial. • Registro ante la DNPI (Art. 111 Ley 17.164)

6. Previsiones internacionales • Proyecto de Código de conducta para la transferencia de tecnología en el marco de Naciones Unidas. • Ley Modelo de OMPI sobre patentes de invención para países en vías de desarrollo. • Registro de contratos de transferencia de tecnología • Pautas para el control de los contratos.

7. Tecnología y Colaboración Universidad - Empresa • Proyectos I&D • Convenios marcos de colaboración • Contratos de desarrollo • Convenios de transferencia de tecnología • Contratos de asistencia técnica • Consorcios • Convenios de confidencialidad

8. Cláusulas más comunes • Comparescencia • Antecedentes • Objeto • Precio • Plazo • Obligaciones de las partes • Rescisión / cláusula penal • Propiedad Intelectual • Condiciones de comercialización del desarrollo • Comisión de seguimiento

9. Elección de las cláusulas de un contrato • Depende de la naturaleza jurídica del contrato • Contratos nominados e innominados • Depende de la determinación del objeto y de las obligaciones asumidas • Depende de la situación jurídica que se pretende proteger • TRATO VS. CONTRATO

10. Anexos • Suelen ser de diferentes tipos: • Anexo Técnico o Planes de trabajo • Inventario de los bienes a ser utilizados • Convenio de confidencialidad • Asistencia técnica

11. Tipos de contratos de transferencia de tecnología • Cesión de patentes • Licencia de patentes • Contrato de Know how • Contrato de Asistencia Técnica • Contrato de “Engineering” • Contrato de Confidencialidad

12. Cesión de Patentes • Es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos. • Implica un desplazamiento o cambio de titular de los derechos de la patente o de la solicitud de la misma a cambio de un precio. • Puede ser total o parcial • En cuanto a los derechos cedidos • En razón del territorio • Inscripción en el Registro (DNPI)

13. Regulación legal de la cesión de patentes • “Los derechos patrimoniales derivados de una patente o de una solicitud de patente pueden ser transferidos o cedidos por su titular o causahabientes, total o parcialmente, por sucesión o por acto entre vivos. Dichos actos surtirán efecto frente a terceros a partir de la inscripción en el registro correspondiente” (art. 36 Ley 17.164)

14. Regulación legal de la cesión de patentes - (cont.) • Autonomía de la voluntad • Responsabilidad del titular por el pago de las tasas de mantenimiento de las patentes. • En caso de pluralidad de personas, se establece el deber de expresar si son copropietarios, condóminos o socios.

15. Licencia de patentes • El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho de propiedad industrial confiere a un tercero el derecho de explotación. • Objeto: • Patente concedida • Derechos emergentes de una solicitud de patente • Es un contrato nominado (art. 50 Ley 17.164) • No es solemne • Inscripción en el Registro (DNPI) • Efecto: oponible frente a terceros

16. Regulación Legal de la Licencia • Principio general: Autonomía de las partes • Extensión – a todos los actos de explotación o comercialización del objeto de la patente durante toda la vigencia, en todo el territorio del país y respecto de todas las aplicaciones del objeto. • Prohibición de ceder o transferir la licencia • No exclusividad • Faculta al licenciatario a adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de la patente a falta de iniciativa del titular.

17. Regulación Legal de la Licencia(cont.) • Prohibiciones: • Establecer cláusulas que: • produzcan un efecto negativo en la competencia, • constituyan competencia desleal • impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente. • Condiciones: • Efectos perjudiciales en el comercio • Condiciones exclusivas de retrocesión • Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes • Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello no se derive de los derechos conferidos por la patente. • Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente hacia zonas de integración económica y comercial

18. Obligaciones principales comunes a ambos tipos de contratos • Obligación de entrega de la patente ya sea con la finalidad de cederla definitivamente o conceder su uso. • Obligación de pago del precio • Obligación de Garantía de la vigencia de los derechos conferidos por la patente?

19. Contrato de Transferencia de Know How • El know how es uno de los posibles contenidos de los contratos de transferencia de tecnología. No es una modalidad de contrato en sí mismo. • Naturaleza jurídica del contrato • Compraventa • Arrendamiento de servicios • Sociedad • Licencia • Sui generis

20. Particularidades del Know How • Contrato innominado • Autonomía de la voluntad • Elementos esenciales • Objeto: dar y hacer • Obligaciones básicas de las partes • Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa precontractual) • Cláusulas que complementan el cumplimiento de las prestaciones • Obligaciones de ejercicio • Obligaciones de trasmitir las mejoras del objeto • Limitaciones espaciales relativas a la venta de los productos • Obligación de compra de materias primas o repuestos al dador del know how. • Obligación posterior a la expiración del contrato como devolución de documentos y materiales, o prohibición de competencia por un plazo que se pacte

21. Contrato de Asistencia Técnica • Es la transmisión de conocimientos relativos a la aplicación práctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al receptor apoyo o cooperación para obtener determinados resultados prácticos.

22. Contrato de Engineering • Es un contrato que tiene por objeto que una parte proporcione a otra los datos y conocimientos necesarios para la fabricación de un equipo o instalación de una planta, y/o la puesta en práctica de tales conocimientos. • Es la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de una obra en concreto.

23. Pautas comunes a ambos tipos contractuales • Implican transferencia de conocimientos técnicos a cambio de un precio • Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de tecnología • Pueden tener a su vez contratos accesorios. Ej. Acuerdos de confidencialidad o transferencia de know how.

24. Por Ley Funcionarios Públicos Profesionales Trabajadores Sanciones: Código Penal Reparación por daños y perjuicios derivados de competencia desleal Por Contrato Determinación del objeto Determinación del plazo Determinación de condiciones precisas sobre la garantía del secreto. Confidencialidad

25. Bibliografía recomendada • Bugallo, Beatriz “Propiedad Intelectual” FCU 2006. • Correa, Carlos, “El nuevo escenario para la transferencia de tecnología: repercusiones en los países en desarrollo” en Comercio Exterior tomo 44 Num 9, 1994. • Chuliá, Vincent “Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos III”, Bosch 1998. • De Miguel, Pedro, “Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial” Civitas 1995. • Farina, Juan “Contratos comerciales modernos. Modalidades de contratación empresarial”, Astrea 1999. • Gómez Segade, José A. “Algunos aspectos de la licencia de know how” en Tecnología y Derecho, Marcial Pons 2001. • Lorenzetti, Ricardo “Redes Contractuales, Contratos Conexos y Responsabilidad” en Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 17 – 1998. • Massaguer, José “El contrato de licencia de know how”, Bosch 1989.